Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Экспертиза товарных знаков и Интернет

Е.П.БЕДАРЕВА – патентный поверенный (Санкт-Петербург),
Е.А.ДАНИЛИНА, И.А.НОСОВА – патентные поверенные (Москва)

Авторы статьи рассуждают о том, когда и при каких условиях возможно использование информации, полученной из Интернета, при экспертизе товарных знаков.

В последнее время замечена тенденция использовать при экспертизе товарных знаков сведения, обнаруженные в сети Интернет. В своей практике мы столкнулись с решениями об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака, вынесенными на основании того, что по сведениям, ставшим известными эксперту из Интернета, заявленное обозначение уже используется в отношении указанных в заявке товаров и услуг другим лицом, а также с решениями, вынесенными на основании определения смыслового значения обозначения, найденного экспертом среди информации, представленной в Интернете, что позволило эксперту сделать вывод о том, что обозначение является общепринятым термином.

При этом в качестве довода об известности обозначения экспертиза приводит данные из сети Интернет, зачастую сопровождая их неопределенным адресом, например, ссылаясь на www.yandex.ru (или еще интереснее: «см. Интернет»). То есть невозможность регистрации заявленного обозначения экспертиза обусловливает его известностью в связи с использованием другими субъектами рынка в виде размещения в сети Интернет, соотнося подобную известность с введением потребителя в заблуждение относительно товара (услуги) или его изготовителя.

Такой подход вызывает несколько вопросов, главный из которых – возможность распространения нормы о предшествующем использовании на другие случаи, кроме обусловленного Законом случая доказательства приобретения различительной способности в результате использования самим заявителем обозначения, изначально такой различительной способностью не обладавшего.

Следующий немаловажный вопрос – совпадение дат подачи заявки и обнаружения (и размещения) сведений в сети. Вообще, расширяя рамки проблемы: возможно ли в качестве средства доказывания в административном процессе Роспатента использовать всемирную виртуальную сеть, и насколько гарантировано в смысле достоверности такое использование?

Третий вопрос – выбор источника информации. Почему экспертиза ограничивается только информацией из Интернета, ведь можно пойти дальше и использовать средства массовой информации, отчеты НИР, фирменные справочники. Выбор в качестве источника информации сети Интернет можно объяснить только доступностью и простотой такого, не объяснимого с позиции законодательства поиска.

Достоверность и гарантированность информации, представленной в Интернете

Информация из Интернета наряду с оперативностью ее получения обладает одним неприятным свойством: она недолговечна, в отличие от информации на бумажных носителях, и не всегда достоверна. Нет никакой гарантии, что когда заявитель получит уведомление экспертизы с интернетовским адресом противопоставляемой информации, он сможет ее найти. Поэтому, с нашей точки зрения, недостаточно только ссылок экспертизы на имеющуюся информацию. Необходимо также присылать заявителю сведения о сертифицированном источнике (о регистрации интернет-издания, выходных данных сайта, указание области ответственности, аналогично тому, как это делается при обычных ссылках на традиционные ресурсы).

Заметим, что при экспертизе товарных знаков случались противопоставления экспертизой ссылки на найденную в Интернете информацию об использовании обозначения самим заявителем. (То есть найден сайт заявителя и не установлено, что сайт принадлежит ему. Как известно, такой довод только укрепляет позиции обозначения, но эта информация предлагалась как противопоставление заявленному обозначению). После получения запроса экспертизы в таком случае приходилось доказывать, что данный сайт принадлежит заявителю, и что экспертом противопоставлено использование обозначения самим заявителем. Конечно, эксперта понять можно: сайт не всегда содержит достаточно информации о своем владельце, но, тем не менее, такие случаи только подчеркивают порочность подобного подхода.

В патентоведческой литературе идет дискуссия о допустимости интернет-ссылок при экспертизе. Есть информация о начале использования интернет-источников в качестве сведений об уровне техники, например, в Японии. При этом не разъясняется, каким образом в данном случае удостоверяются сами сведения, их даты и ответственные лица. Представляется, что в качестве интернет-ссылки при экспертизе может быть использована только информация, имеющая постоянный адрес, дату и автора, что отражено в базе данных соответствующего сайта как средства массовой информации. Более того, для использования такого источника, как Интернет, при проведении экспертизы желательно приводить полное библиографическое описание электронного ресурса в соответствии с ГОСТ 7.82-2001. Несмотря на факультативность (в настоящее время) библиографических стандартов, в описываемых случаях, при попытке применения полного библиографического описания ресурса, сразу будет ясно, насколько официален и достоверен соответствующий сайт со всей своей информацией[1].

Известно, что в некоторых случаях при представлении информации из Интернета в качестве доказательства в суде требуется нотариально заверенная копия страницы из сети. Только тогда суд может принять такую информацию в качестве доказательства. Однако несмотря на преимущества использования такого традиционного средства доказывания, как нотариат, при патентной экспертизе и, в частности, экспертизе товарных знаков, важно наличие информации в сети с определенного времени, ее локализация в определенном секторе сети, доступность в любое время, начиная с определенного момента. Эти качества информации нотариальное свидетельствование не обеспечивает. И очень немногие сайты могут обеспечить такую достоверность и неизменность информации.

В соответствии с п. 14.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания[2] (далее – Правила) в решении об отказе в регистрации товарного знака эксперт обязан привести основанные на законе Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и Правилах мотивы отказа в регистрации знака. Иными словами, отказ должен быть мотивирован. Следовательно, выводы, сделанные экспертом, должны быть подкреплены доказательствами, подтверждены и объяснены доводами. Однако указание, что в Интернете обнаружена определенная информация, не может рассматриваться как доказательство наличия подобной информации в сети в определенное время и тем более не свидетельствует о достоверности представленной информации, проверкой которой экспертиза себя не утруждает.

Норма о предшествующем использовании обозначения и «новизна» товарного знака

Норму о предшествующем использовании обозначения эксперты патентного ведомства применяют не только к описательным, не обладающим различительной способностью знакам (для которых доказательством обретения различительной способности является использование этих обозначений заявителем). Теперь само использование в Интернете сходного обозначения, осуществленное не самим заявителем, уже считается противопоставлением для заявленного обозначения.

Работа со студентами РГИИС также подтверждает замеченную тенденцию. Во многих дипломных работах, посвященных праву в области товарных знаков, появляются главы с названием «Новизна товарного знака» (понятие, не свойственное сути отечественного права по товарным знакам) и пассажи о невозможности регистрации обозначений в случаях, если на рынке другими лицами, без регистрации и подачи заявки на регистрацию, уже используются подобные изображения. Идет весьма заметный процесс или ментальная попытка распространения норм прецедентного права на российскую правовую почву – предшествующее использование запрашивается теперь чуть ли не для каждого заявленного обозначения.

Однако в этом нет ничего удивительного, так как в классическом учебнике по интеллектуальной собственности А.П. Сергеева указано, что в российском законодательстве о товарных знаках закреплен принцип «относительной новизны условных обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков». И хотя далее уважаемый автор объясняет, что «сущность требования новизны означает, что обозначение, заявленное в качестве товарного знака, не должно быть тождественным или сходным с товарными знаками, уже зарегистрированными или заявленными на регистрацию в РФ или охраняемыми в РФ в силу международных соглашений»[3], такая позиция вносит сумятицу в умы как будущих и нынешних защитников интеллектуальной собственности, так и представителей ФИПС. Интересно, что одновременно с этим одному из авторов пришлось столкнуться с абсолютным пуризмом в отношении термина «новизна» применительно к товарному знаку. Так, в рецензии ФИПС на сборник докладов, издаваемых ИНИЦ, один из докладов был снят с публикации по причине упоминания новизны товарного знака со строгой мотивировкой об отсутствии критерия новизны в отечественном праве товарных знаков. И никакие ссылки на профессора А.П.Сергеева не помогли.

Требования отечественного законодательства о товарных знаках не включают условия охраноспособности «новизна» (такой критерий есть в патентном праве), которое фактически употребляет экспертиза в своих уведомлениях, снабженных ссылками на Интернет.

В России товарный знак не регистрируется только по основаниям, изложенным в ст. 6 и 7 Закона о товарных знаках. Указанные статьи не содержат нормы об отказе в регистрации знака, если он почему-либо известен публике (в том числе и из Интернета).

При экспертизе каких обозначений противопоставляются сведения из Интернета?

Зачастую описываемые нами уведомления приходят в случаях, когда, по мнению эксперта, обозначение не обладает достаточной различительной способностью. При этом в разряд подобных обозначений попадают практически любые слоганы, так как каждое словосочетание можно разделить на слова, а каждое слово русского языка, не являющееся неологизмом, представить как обыденное слово и отказать ему в различительной способности. Такая разбивка слогана на слова фактически устраняет присущую ему изначально ассоциативность и лишает возможности качественно нового уровня восприятия, регламентированного Правилами.

Отсутствие различительной способности п. 1 ст. 6 Закона трактуется следующим образом:
«Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
   вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
   являющихся общепринятыми символами и терминами;
   характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;
   представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором – пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования». Имеется в виду строго – использование заявителем.

По нашему мнению, вышеприведенную норму не следует применять расширительно и распространять на других, кроме заявителя, юридических и физических лиц. Заявляемое обозначение, чтобы быть квалифицированным в рамках данной нормы ст. 6 в качестве не обладающего различительной способностью, должно со всей очевидностью обладать соответствующими перечисленными в Законе признаками.

Так что нельзя согласиться с часто встречаемыми в запросах экспертизы доводами, во-первых, об отсутствии различительной способности обозначения, примененным, например, для слогана, искусственно разбитого на отдельные слова, и последующим выводом о необходимости привести доказательства его использования и, во-вторых, о присутствии обозначения в Интернете и следующим за этим выводом об отсутствии охраноспособности такого обозначения. (Зачастую оба довода применяются вместе при сомнениях экспертизы в различительной способности обозначения).

При этом от внимания экспертизы ускользает, что заявляемое обозначение, даже совпадающее с каким-нибудь рекламным обозначением других лиц, в том числе размещенным в Интернете, на законном основании может быть отклонено только по следующим причинам:
   если эти другие лица ранее зарегистрировали данное обозначение или подали на него заявку раньше, чем заявитель по данной заявке;
   если данное обозначение общеизвестно;
   если оно является принадлежащим другому лицу фирменным наименованием, промышленным образцом или наименованием места происхождения товара.

Товар и производитель: проблемы холдингов

Можно признать спорным также часто применяемый довод экспертизы, основанный на данных из Интернета о том, что заявляемое обозначение утрачивает свою различительную способность, так как товар, маркированный им, выпускается различными производителями.

Согласно п. 3.2.2 приложения № 2 к приказу Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26 «Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида»: «… под различными производителями имеются в виду не зависимые друг от друга производители, т.е. предприятия, не являющиеся по отношению друг к другу дочерними, зависимыми и т.п. предприятиями, не имеющие между собой организационно-хозяйственных связей и не связанные соответствующими соглашениями».

Предприятия, составляющие единый хозяйственный орган, так называемые холдинги, сами определяют свою политику по продвижению торговой марки на рынке и решают, какое из юридических лиц, входящих в холдинг, будет правообладателем свидетельства на товарный знак. После регистрации заявляемого обозначения возможна передача права по лицензионным договорам. Именно поэтому и регистрируют подобные многоструктурные субъекты рынка свои обозначения в качестве товарных знаков.

Введение потребителя в заблуждение – универсальное основание для отказа?

Очень часто в уведомлениях экспертизы информация из Интернета приводится и в случаях, когда экспертиза считает, что заявляемое обозначение «вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара». Для эксперта появление обозначения или информации о производстве товара на чьем-либо сайте считается достаточным для вывода о введении потребителя в заблуждение.

Таким образом, с легкой руки экспертизы происходит подмена вышеуказанного абсолютного основания для отказа в регистрации по п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках новым, не характерным для товарных знаков критерием «новизна», чем дискредитируется сам институт товарного знака.

Особенно такие ссылки характерны для фармацевтических товаров, которые продвигаются на рынке через разветвленную дилерскую сеть в Интернете, и когда в силу различных причин не совпадают данные о производителе продукции и сведения о заявителе обозначения. Такое несовпадение возможно, например, когда продукция производится по заказу заявителя обозначения, или заявители и производители продукции входят в единый холдинг. Как правило, информация о таких разночтениях содержится в приведенных самой экспертизой интернетовских данных, но у экспертов нет времени дочитывать до конца противопоставляемую ими же информацию. В таких случаях в ответах на уведомление экспертизы желательно представлять справки с подробным описанием, кто и по чьему заказу производит продукцию. Для лучшего восприятия экспертизой «доказательства невиновности» заявителя имеет смысл подписывать и скреплять подписи печатями всех упомянутых экспертизой юридических лиц, имеющих какое-либо законное отношение к производимой продукции.

Согласно п. 2.5 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя «относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности».

Однако потребитель потребителю рознь. В словаре С.И.Ожегова «потребитель» определен как «лицо или организация, потребляющие продукты чьего-нибудь производства». Поэтому у каждого товара и услуги есть свой потребитель, свой сегмент рынка, что хорошо известно маркетологам и специалистам по брендингу. Что собой представляет потребитель, пользующийся информацией из Интернета? Согласно статистике, только 8 млн. человек в России пользуются Интернетом, из них 80% приходится на возрастную группу до 35 лет, в которой преобладают мужчины (60 – 70 %) и те, кто имеет (или получает) высшее образование. Сопоставление этих цифр с общей численностью трудоспособного населения России также вызывает сомнение относительно доводов экспертизы о введении потребителя в заблуждение на основании информации из Интернета. Какого потребителя экспертиза имеет в виду? Вот в чем вопрос.

С другой стороны, известны случаи, когда, например, производится контрафактная продукция с названием, сходным до степени смешения или тождественным обозначению заявителя, и реклама о ней размещается в Интернете. Заявитель обозначения является добросовестным субъектом рынка, имеющим все необходимые документы и разрешения на производство продукции, маркируемой заявляемым обозначением. Насколько в таком случае корректно противопоставление информации, полученной из сети, о таком «контрафактном» производителе?

Бывают и другие случаи. Например, экспертиза противопоставила информацию о разработчике упаковки для продукции заявителя, который, выполняя для заявителя подрядные работы, одновременно на своем сайте разместил в качестве рекламы своей деятельности различные виды упаковок, в которых главным словесным элементом было заявляемое обозначение, принадлежащее по праву заявителю. Возможно, эксперты не всегда имеют возможность проанализировать противопоставляемую ими информацию, что зачастую приводит к неоправданной переписке и увеличению сроков проведения экспертизы по существу. Тем более осторожно следует относиться к сведениям из Интернета.

Эксперт при проведении экспертизы может и должен обращаться к дополнительной информации, в том числе и представленной в Интернете, для определения не известных ему понятий, используемых в обозначении. Однако из положений Закона, Правил, Рекомендаций не следует, что, проверяя, является заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение) или нет, эксперт должен также проверить, известно потребителю или нет об использовании заявленного обозначения кем-либо.

Плюсы и минусы использования Интернета при делопроизводстве по заявке на товарный знак

Информация из Интернета может использоваться самим заявителем для ответов на некоторые уведомления экспертизы. В случаях, когда заявитель по каким-либо причинам не желает обращаться в Палату по патентным спорам с заявлением об аннулировании мешающей ему регистрации, Интернет может дать информацию о владельце противопоставляемого знака и помочь отстоять свою точку зрения.

Например, при ответе на уведомление по (теперь уже зарегистрированному) товарному знаку «РА СВЕТ» был противопоставлен товарный знак «РА», принадлежащей фирме «ГРУНДИГ Акциенгезельшафт (DE)». Из Интернета была получена информация о том, что данная фирма объявлена банкротом. Неизвестно, какой из доводов принял эксперт: либо анализ о несходстве до степени смешения обозначений, приведенный в ответе на запрос экспертизы, либо информацию о банкротстве владельца товарного знака «РА», полученную из сети Интернет. Однако решение о регистрации было получено довольно быстро.

Безусловно, Интернет позволяет оперативно обнаружить полезную информацию, в том числе справочную. Но при этом следует учитывать, что информация, представленная в сети, во-первых, в большинстве случаев не может рассматриваться как гарантированно достоверная. Во-вторых, необходимо учитывать, что конкурирующая сторона может использовать сеть для создания сайтов, включающих обозначение, на которое уже подана заявка (информация о поданных заявках вполне доступна), с целью не допустить регистрацию обозначения на имя добросовестного заявителя.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использование при экспертизе товарных знаков информации из Интернета возможно только с целью выявления смыслового значения обозначения при условии, что патентным ведомством будут выработаны, утверждены и опубликованы методические рекомендации по проведению поиска, а главное – оценке релевантности и репрезентативности представленной в сети информации.


[1] Будаков Р.П., Данилина Е.А. Библиография электронных публикаций как средство их авторизации// Патенты и лицензии. 2003. № 12. С. 58.
[2] Патенты и лицензии. 2003. № 5. С. 32.
[3] Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М.: Теис, 1996. С. 553.