Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Оценка изобретательского уровня химических соединений

Лубяко Елена Николаевна

Е.Н.Лубяко - старший государственный патентный эксперт отдела технологии органических соединений ФИПС.

Как известно, заявки, содержащие так называемую формулу Маркуша, – одни из наиболее проблемных в области органической химии с точки зрения проведения патентной экспертизы, и их традиционно относят к категории сложных. Проблемы возникают прежде всего из-за возможности включения в общую формулу практически неограниченного числа соединений.

В 2003 г. в отделе технологии органических соединений была завершена научная работа, в ходе которой изучались подходы к рассмотрению таких заявок в Европейском патентном ведомстве и патентном ведомстве США, проведено их сравнение с отечественной практикой. В данной статье представлена часть результатов этой работы, относящаяся к оценке изобретательского уровня соединений, охарактеризованных при помощи формулы Маркуша.

Изобретательский уровень (или аналоги этого условия: изобретательская деятельность – ЕПВ и неочевидность – США) является самым субъективным условием патентоспособности и поэтому наиболее сложным с методологической точки зрения. К сожалению, в России со времени введения охраны химических веществ патентом сложилась ситуация, в которой изобретательский уровень химических соединений с установленной структурой практически не оценивается. Причинами являются как недостатки действующих нормативных документов, так и особенности химии как области техники.

В последние десятилетия наблюдалось бурное развитие таких отраслей химической науки, как биохимия, молекулярная биология, медицинская химия. Появились компьютерные программы, позволяющие моделировать взаимодействие новых веществ с биологической мишенью и прогнозировать их биологическую активность. Однако даже последние научные достижения не дают стопроцентной гарантии, что полученные вещества будут обладать заданными свойствами. В большинстве случае нельзя однозначно утверждать, приведут ли одинаковые структурные изменения, внесенные в молекулы разных классов веществ, к появлению у них аналогичных свойств. Поэтому для химического соединения практически невозможно оценить влияние изменения структуры (т.е. отличительных признаков) на технический результат, особенно если в молекулу вводится одновременно несколько новых заместителей. Здесь может идти речь только о достижении либо недостижении этого результата.

Таким образом, принятый в отечественной практике порядок оценки изобретательского уровня довольно сложно буквально применить к органическим соединениям. Химические вещества невозможно анализировать с использованием таких понятий, как «дополнение известного средства известной частью», «замена какой-либо части другой известной частью», «увеличение количества однотипных элементов» и т.д. Химические реакции не настолько предсказуемы, чтобы отождествлять их с механическим присоединением или заменой частей.

В то же время в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение[1] уделено очень мало внимания особенностям проверки патентоспособности изобретений в области химии. Что касается оценки изобретательского уровня, то для изобретений в области химии есть только ряд «позитивных» правил, отражающих немногочисленные ситуации, в которых следует признавать наличие изобретательского уровня.

В первую очередь хотелось бы остановиться на предусмотренной Правилами ситуации, когда при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения, и технический результат заключается в реализации этого назначения. Такая техническая задача характерна для большинства заявок на соединения, охватываемые формулой Маркуша, т.е. когда заявленные соединения обладают какой-либо известной активностью. Часто такие заявки содержат очень небольшое по сравнению с объемом притязаний количество сведений, подтверждающих возможность использования заявленных соединений по указанному назначению.

Как правило, вопрос о возможности реализации назначения полученных веществ, например, о наличии у них биологической активности, решается в рамках проверки промышленной применимости. Требования, изложенные в п. 3.2.4.5(3) Правил, позволяют представлять данные, подтверждающие активность только некоторых соединений с разными по химической природе радикалами, и от заявителя порой бывает невозможно добиться ограничения притязаний либо представления дополнительных материалов. При этом заявители и патентные поверенные довольно часто ссылаются на расширение арсенала технических средств, указывая на очевидность того, что соединения могут использоваться по заявленному назначению, поскольку они являются близкими аналогами соединений, для которых соответствующая активность установлена. Это утверждение можно перефразировать как «очевидно, что отличительные признаки соединений приведут к известному техническому результату». Формально подтверждая промышленную применимость, этот аргумент порочит изобретательский уровень заявленных соединений.

В то же время в международной практике принято предоставлять более широкие права заявителю, который создал пионерское изобретение, не имеющее аналогов. Например, предложил группу соединений с неизвестной ранее структурой, обладающих принципиально новыми свойствами. В этом случае можно допустить бóльшую степень обобщения при составлении формулы изобретения, чем для группы новых соединений, незначительно отличающихся по структуре от известных веществ и обладающих тривиальной активностью. Таким образом, недостаточное подтверждение в описании изобретения возможности реализации назначения заявленных соединений можно рассматривать также как обстоятельство, порочащее их изобретательский уровень, особенно в случае, когда ставится задача только расширения арсенала технических средств известного назначения. Этот подход, в частности, использует Европейское патентное ведомство.

Проверка наличия изобретательской деятельности в ЕПВ проводится с точки зрения решения технической задачи с учетом достигаемого результата (или эффекта). Если технической задачей является предложение новых соединений, обладающих известной, например, гербицидной, активностью, т.е. изобретательская деятельность основана на проявлении соединениями определенного эффекта, соответствие такого изобретения требованиям ст. 56 ЕПК (т.е. наличие изобретательской деятельности) признается только в том случае, если практически все соединения заявленной группы обладают указанной активностью. Если в описании изобретения приведены данные, подтверждающие наличие активности только у некоторых соединений из этой группы, это не становится основанием для признания наличия изобретательской деятельности у всей заявленной совокупности. Это положение является одним из основных правил, применяющихся в ЕПВ при оценке патентоспособности изобретений в области химии, и, в первую очередь, органических соединений, охарактеризованных общей формулой Маркуша. В этом случае на заявителя возлагается обязанность подтвердить возможность достижения эффекта для всей заявленной группы либо соответственно ограничить притязания.

Как Европейское патентное ведомство, так и патентное ведомство США считают структурную близость заявленных и известных соединений в сочетании с одинаковой активностью основанием для отказа в признании наличия изобретательской деятельности (ЕПВ) или неочевидности (США) заявленных соединений. В отечественной методологии это обстоятельство не учитывается, по крайней мере в нормативных документах нет каких-либо указаний на этот счет.

Например, в американской практике обычно предполагается, что для специалиста ожидание того, что соединения с близкой структурой будут иметь похожие свойства, является побудительной причиной для получения этих соединений. Это обстоятельство является основанием для признания очевидности заявленных соединений. Как правило, близкими по структуре признаются изомеры и гомологи либо соединения, имеющие незначительное расхождение в строении. Опровержением очевидности соединений, несмотря на близость структур, может стать отсутствие известного или очевидного способа их получения. Также могут быть представлены доказательства непредсказуемости свойств. Подтвердить неочевидность соединений может значительное улучшение известных свойств, но оно должно быть заметным (например, в несколько раз). Если соединения, известные из уровня техники, не обладают никакими полезными свойствами либо используются только в качестве промежуточных продуктов, то их структурная близость с заявленными соединениями не может быть достаточным основанием для установления очевидности последних, поскольку считается, что у специалиста в данном случае нет побудительных причин для получения заявленных соединений.

Как отмечалось выше, для изобретений в области химии в Правилах предусмотрено несколько характерных ситуаций, в которых изобретения следует признавать соответствующими условию «изобретательский уровень». Эти положения сохранились в новых Правилах практически без изменений.

Первое из этих «позитивных правил», относящееся к способам получения новых химических соединений, служит лишним подтверждением отсутствия должного внимания к изобретательскому уровню соединений как таковых. Для применения этого правила достаточно признать соединения новыми, тогда как ни их изобретательский уровень, ни промышленная применимость не учитываются. Формально не запрещается признавать отсутствие у новых химических соединений изобретательского уровня, но при этом необходимо автоматически признавать его наличие у способов их получения. Даже в тех случаях, когда это так называемые «способы-аналоги», патентоспособность которых напрямую зависит от патентоспособности получаемого продукта.

В зарубежной практике патентной экспертизы также принято связывать патентоспособность способа с патентоспособностью продукта, получаемого этим способом. Так, в Руководстве по проведению экспертизы ЕПВ указано: «Если заявленный продукт является новым и неочевидным, нет необходимости оценивать очевидность процесса, неизбежно приводящего к получению этого продукта, или его использования. В частности, способы-аналоги являются патентоспособными, если они приводят к получению новых продуктов, обладающих изобретательским уровнем». Таким образом оценивается изобретательский уровень и способа, и продукта, а также исключается ситуация, в которой может быть признан патентоспособным способ-аналог, не соответствующий условию «изобретательский уровень».

Говоря об изобретениях, относящихся к соединениям, охарактеризованным при помощи формулы Маркуша, нельзя не упомянуть проблему селективных изобретений. Такие изобретения довольно часто встречаются среди заявок с формулами Маркуша.

К сожалению, в Правилах рассмотрен только самый простой случай, т.е. выбор одного соединения из известной группы. При этом на практике обычно имеет место выбор по крайней мере нескольких соединений из достаточно широкой группы, охарактеризованной при помощи формулы Маркуша, либо перекрывание двух достаточно широких формул. Кроме того, ни Правила, ни методические рекомендации не устанавливают никаких пределов для изменения свойств, которые бы позволили не считать «проявлением новых неизвестных свойств в качественном или количественном отношении» изменение активности в пределах погрешности эксперимента.

В заключение хотелось бы затронуть еще один вопрос, который относится скорее к процедуре проведения экспертизы по существу в целом, но при оценке изобретательского уровня играет особенно важную роль. Речь идет об обязанности приведения доказательств в подкрепление своих доводов, которая фактически возлагается только на экспертизу. В Правилах практически нет прямых указаний на то, что заявитель также обязан обосновать должным образом свою позицию. В результате эксперт зачастую не может добиться от заявителя представления необходимых материалов и, чтобы не затягивать делопроизводство, вынужден выдавать патент на частично патентоспособное изобретение.

Необходимо внести дополнения в Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и разработать соответствующие методические рекомендации, которые бы обеспечивали более гибкий подход к определению изобретательского уровня химических веществ, в том числе с учетом норм зарубежного патентного законодательства.


[1] Патенты и лицензии. 2003. № 11. С. 27