Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Столкновение авторских прав и прав на товарный знак

М.Я.Эпштейн - патентный поверенный.

Соотношение и взаимовлияние прав на авторские произведения и товарные знаки привлекают большое внимание ученых и практиков, в том числе специалистов по авторскому праву и патентных поверенных. Эти вопросы неоднократно затрагивались в ходе рассмотрения возражений против предоставления охраны товарному знаку в апелляционных органах патентного ведомства, а также в судебных инстанциях. Нужно согласиться с профессором Э.П.Гавриловым в том, что они требуют самой тщательной теоретической проработки.

В статье профессора Э.П.Гаврилова «Разграничение авторских произведений и товарных знаков» рассматриваются важнейшие вопросы соотношения авторских прав и прав на товарные знаки и разграничения их действия. Автор делает ряд весьма категоричных выводов и оригинальных толкований норм законодательства о товарных знаках, предусмотренных им процедур и даже дает рекомендации патентному ведомству о том, как ему следует организовать работу апелляционного органа при рассмотрении спорных дел. В частности, утверждается, что Палата по патентным спорам иногда выходит за рамки своих полномочий при рассмотрении дел данной категории.

Эта же тема частично затронута и в «Комментарии к закону РФ «Об авторском праве и смежных правах»[1], а также в работах других авторов. Многие методические вопросы охраны знаков остаются не до конца проработанными и даже не до конца понятыми, поэтому хотелось бы продолжить их обсуждение.

При всем уважении к Э.П.Гаврилову как к известному специалисту и признании его заслуг перед отечественной наукой и практикой с некоторыми его выводами нельзя согласиться. Прежде всего бросается в глаза, что в статье и Комментарии проблема, вынесенная в заголовок настоящей статьи, рассматривается сквозь призму Закона об авторском праве и рассматриваемые вопросы трактуются в основном с позиции владельца авторских прав или его представителя-юриста. Но ведь рассматриваемые в органах Роспатента дела касаются в основном вопросов охраны товарных знаков, а объекты авторского права являются лишь факторами, подлежащими учету при проведении экспертизы заявленных обозначений.

Как известно, при решении вопроса о выдаче свидетельства на заявленный на регистрацию товарный знак учитываются и авторские права. Согласно п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения. При этом эксперты патентного ведомства редко учитывают существование авторских прав при экспертизе заявок на товарные знаки, и этот вопрос приходится решать в апелляционных органах Роспатента в случае подачи протеста против регистрации знака владельцем авторских прав.

В этой связи в упомянутой статье, в частности, утверждается, что апелляционный орган Роспатента не имеет права рассматривать протест против регистрации товарного знака, основанный на норме второго абзаца п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках, без предварительного подтверждения наличия охраняемых авторских прав судом. Автор приводит веские аргументы в пользу того, что установить наличие (или отсутствие) авторских прав на тот или иной объект может только суд. По его мнению, в подобных случаях владелец авторских прав должен сначала обратиться в суд, получить судебное решение об их наличии, а только затем обратиться в Палату по патентным спорам с протестом против регистрации знака. И только в этом случае Палата имеет право принять такой протест к рассмотрению. Если же Палата принимает к рассмотрению протест по основаниям второго абзаца п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках без наличия такого судебного решения, то, по мнению Э.П.Гаврилова, она тем самым превышает свои полномочия, и такая практика противоречит российскому законодательству.

С такими категоричными выводами никак нельзя согласиться, но для их опровержения важно посмотреть, что служит их обоснованием.

Эти выводы базируются в основном на нескольких выдвигаемых автором статьи положениях (с. 25):
   а) рассмотрение спора в Палате по патентным спорам – административный порядок защиты гражданских прав;
   б) административный порядок защиты авторских прав законом не предусмотрен;

Из этих положений делается вывод:
   в) подача протеста против регистрации знака в апелляционный орган патентного ведомства по мотивам, изложенным во втором абзаце п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках, является актом защиты авторских прав, поэтому этот орган не имеет права рассматривать такой спор до признания существования авторских прав судом.

В неявном виде в статье присутствует также тезис (он есть и в других работах разных авторов) о том, что использование в знаке объекта авторского права, равно как и применение такого знака, нарушают авторские права.

Надо заметить, что эти положения не соответствуют действительности.

В истинности постулата б) сомневаться не приходится, но он не может служить основанием для вывода в). В данном случае он просто неуместен.

На наш взгляд, рассмотрение такого рода протестов в Палате по патентным спорам нельзя отнести к защите авторских прав. Здесь можно увидеть, по меньшей мере, две неточности. Во-первых, рассмотрение протеста против регистрации товарного знака по мотивам п. 3 ст. 7 Закона в Палате по патентным спорам отнесено к процедуре защиты прав, а во-вторых, оно по существу отнесено к сфере авторского права. По нашему мнению, и то, и другое неверно. Ситуация здесь иная.

В рассматриваемой статье не разграничены процедуры охраны и защиты прав, а это вещи разные, что весьма важно для рассматриваемой категории дел. О важности такого разграничения автор упоминает в Комментарии (с. 304), но почему-то при рассмотрении в статье данной категории дел это разграничение не применяется.

Нормативные документы не содержат прямых определений этих терминов, но в их сущности можно разобраться на основе положений законодательства.

Охрана прав касается лишь признания объекта охраноспособным, что подтверждается выдачей охранного документа. Согласно ст. 2 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основе его государственной регистрации. Ст. 3 Патентного закона определяет, что права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом и подтверждаются соответствующим патентом. Таким образом, охрана прав касается предоставления права на объект интеллектуальной собственности.

Охрана предоставляется патентным ведомством после определения охраноспособности объекта в ходе проведения предусмотренной законом экспертизы. Она может быть отменена (или наоборот оставлена в силе) апелляционным органом Роспатента в результате рассмотрения возражения против ее предоставления товарному знаку или изобретению по основаниям, предусмотренным соответственно Законом о товарных знаках или Патентным законом.

В принципе вопросы охраны прав затронуты в ст. 8 ГК РФ, где, в частности, отмечено, что гражданские права возникают:
   «…из актов государственных органов, …которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав»; «…в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;…».

Регистрация товарного знака подпадает под первое из указанных положений, охрана объектов авторских прав – под второе.

Защита же прав касается не предоставления охраны какому-либо объекту (то есть не определения охраноспособности объекта), а предотвращения и устранения последствий нарушения права, либо недопущения нарушения охраняемых прав (подчеркнем, уже охраняемых прав) и наложения санкций на нарушителей, если нарушение состоялось.

Сущность защиты прав ясна из текста ст. 11 и 12 ГК РФ. Так, согласно ст. 11 ГК РФ суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав (выделено мною – М.Э.). То есть права должны, во-первых, уже существовать, а, во-вторых, быть нарушенными или оспоренными. Тогда возникает процедура их защиты.

На основании ст. 12 ГК РФ «защита гражданских прав осуществляется путем:
   признания права;
   восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право…;
   возмещения убытков;
   компенсации морального вреда…»
и др.

Как видно из изложенного, охрана прав состоит в предоставлении права, а защита – в устранении нарушений и наложении санкций за нарушения предоставленных (охраняемых) прав.

Из ст. 12 ГК РФ следует, что защита прав наступает тогда, когда налицо факт нарушения охраняемых прав, и даже признание права относится к этому случаю. Отсюда ясно, что если права не оспариваются и не нарушаются, то нет и их защиты, она просто не нужна.

Органы патентного ведомства не осуществляют ни одно из действий, указанных в ст.12 ГК РФ, включая даже признание права. Поэтому нельзя говорить о защите прав в Палате по патентным спорам, тем более о защите авторских прав.

Процедура рассмотрения возражения против предоставления охраны товарному знаку в административном органе патентного ведомства касается определения его охраноспособности и соответствия предусмотренным Законом критериям, при наличии которых объекту предоставляется правовая охрана и выдается свидетельство на товарный знак. Какие именно факторы при этом учитываются: существование сходного более старшего знака, наличие фирменного наименования или известного объекта, охраняемого авторским правом, – вопрос уже другой, который сущность проходящей в Палате процедуры не определяет.

Одним из критериев охраноспособности товарного знака является отсутствие использования в нем названия или персонажа известного авторского произведения, произведения искусства и т.д. Палата по патентным спорам при рассмотрении протеста против предоставления охраны товарному знаку рассматривает, соответствует ли знак данному критерию охраноспособности и, соответственно, решает вопрос о законности предоставления охраны.

Исследование в административном органе патентного ведомства соответствия охраняемого знака данному критерию целиком относится к сфере охраны прав того объекта, по которому проводится экспертиза. То есть эта процедура относится к сфере охраны прав на товарный знак, какие бы источники ни учитывались при определении охраноспособности объекта. Поэтому неверно утверждение о том, что рассмотрение возражений по основаниям п. 3 ст. 7 Закона в органах патентного ведомства – это административный порядок защиты прав. (По-видимому, здесь подразумевается защита авторских прав.)

Это всего лишь административный порядок рассмотрения дел, связанных с охраной прав на товарный знак. То, что в этом процессе учитываются и авторские права, сути дела не меняет. И процедура рассмотрения таких дел по патентным спорам в Палате аналогична рассмотрению протестов против регистрации знаков по другим основаниям или протестов против выдачи патента на изобретение или полезную модель. Палата решает вопрос охраноспособности объекта промышленной собственности (при этом часто проводится повторная экспертиза), а вовсе не защиты каких-то других прав, например, авторских. Вопрос о защите авторских прав в компетенцию Палаты не входит, но она и не занимается такими вопросами.

Если Палата не удовлетворяет протест и сохраняет регистрацию знака в силе, то подавший возражение может обжаловать ее решение в суде. Но и рассмотрение такой жалобы в суде будет касаться охраны прав на оспариваемый знак, а не защиты авторских прав. И это не зависит от целей и желания владельца авторских прав, подающего возражение в Палату по патентным спорам. Цели у подателя возражения могут быть самые разные. Он даже может быть уверен, что защищает свои авторские права, но на основе этого нельзя делать выводы о сущности правовой процедуры в уполномоченном государственном органе.

Ну а если владелец какого-либо зарегистрированного знака посчитает, что кто-то использует в коммерческом обороте сходное обозначение и нарушает его право на знак, он может подать иск в суд с требованием прекратить незаконное использование знака и наложить санкции. И это уже судебный порядок именно защиты, но никак не охраны прав на товарный знак. Палата по патентным спорам такими вопросами не занимается.

Если же владелец зарегистрированного знака считает, что его права могут быть нарушены в связи с регистрацией какого-то другого зарегистрированного знака, сходного с его знаком, но заявленного позже, то он может подать в Палату возражение против его регистрации, и Палата это возражение рассмотрит. Процедура рассмотрения такого возражения будет касаться только охраны более позднего знака, но никак не защиты прав на более ранний знак заявителя. Таким образом, охрана прав в рассматриваемой нами сфере чаще всего осуществляется в административном органе патентного ведомства, а вот защита прав, как правило, в суде.

Далее, для наступления защиты прав необходимо наличие нарушения прав. Однако нарушения авторских прав не происходит при регистрации и дальнейшем использовании товарного знака, даже если в знаке используется объект авторского права.

К сожалению, многие специалисты основную проблему данного вида столкновений и соответствующего разбирательства в Палате по патентным спорам видят именно в нарушении авторских прав и необходимости их защиты в случаях, когда в знаке используется объект, охраняемый в рамках авторского права. Но это мнение ошибочно.

Содержащийся в Законе о товарных знаках запрет на использование в знаке объекта авторского права вызван совсем не заботой о предотвращении нарушения авторских прав. Суть этого запрета в другом.

Ключевым моментом п. 3 ст. 7 Закона является положение об известности авторского произведения. Запрет на регистрацию знака без согласия владельца авторского права касается только известных произведений. Если же произведение не имеет в России широкой известности, то использование в знаке названия или имени персонажа из такого произведения не лишает знак охраноспособности. Авторские права на малоизвестное в России произведение могут существовать. При этом знак другого лица, использующий части такого произведения, все равно будет охраняться. Это принципиальный момент. Будут ли при этом нарушены авторские права – вопрос другой, который законодательством о товарных знаках не затрагивается.

Для определения охраноспособности товарного знака важно не существование авторских прав само по себе, а известность охраняемого объекта авторского права. Это определяется ролью товарного знака в обществе и особенностями его использования.

Дело в том, что маркировка товара призвана стимулировать потребителя к приобретению маркированного товара. Это происходит либо за счет известности самого знака, когда благодаря долгому присутствию маркированного товара на рынке и соответствующей рекламе знак уже имеет известность и хорошую репутацию у потребителя, либо за счет каких-то особенностей самого знака. Например, потребителя может привлечь заключающаяся в знаке красивая метафора, качественный дизайн и т.п.

Использованная в знаке часть известного авторского произведения может выполнить ту же роль – привлечение потребителя. Если использованный в знаке объект авторского права широко известен, то это вызывает ассоциации с объектом авторского права, что влияет на потребителя и часто определяет выбор им того или иного товара. По существу в таких случаях знак использует репутацию и положительное восприятие авторского произведения, его персонажа или названия. Поэтому Закон о товарных знаках и запрещает охрану такого знака без согласия владельца авторских прав.

Если же авторское произведение неизвестно в России, то опасности использования в знаке чужой репутации нет. Использованный в знаке объект авторского права никак не влияет на потребителя и не побуждает его к выбору маркированного товара. Поэтому такой знак охраняется согласно законодательству о товарных знаках, что происходит независимо от того, нарушает ли использование знака охраняемые авторские права на малоизвестное произведение или нет.

Когда в качестве знака используется новое, малоизвестное или просто нейтральное слово или символ, владелец знака вынужден сам создавать этому обозначению имидж и хорошую репутацию, как теперь говорят, «раскручивать» знак. Но у известного и популярного персонажа такая репутация уже есть в силу известности произведения и самого образа. В какой-то мере он является уже раскрученным брендом. Игнорировать такие факторы экспертиза знаков не может.

Если же владелец авторских прав на произведение, не пользующееся в России известностью, посчитает, что использование в знаке части его произведения нарушает его авторские права, он может обратиться в суд с иском об их защите. Но Палата по патентным спорам такими вопросами не занимается. Она лишь рассматривает вопросы охраны прав на знаки и изобретения. Впрочем, мнение о нарушении в подобных случаях авторских прав вызывает большие сомнения, но об этом ниже.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам при рассмотрении протеста против регистрации знака может, по нашему мнению, не требовать доказательства существования авторских прав и тем более того, что использование знака их нарушает.

Представляется, что приведенные в рассматриваемой статье аргументы в пользу того, что только суд может определить наличие авторских прав на тот или иной объект, сами по себе справедливы, но поскольку Палата по патентным спорам не рассматривает вопрос о нарушении авторских прав, они к рассматриваемому типу дел неприменимы.

При рассмотрении дела в Палате наличие авторских прав на объект, идентичный зарегистрированному обозначению, может и не отрицаться, а охрана знака все же сохранена, если не доказана известность авторского произведения, а следовательно, и самого персонажа. Поэтому совершенно излишней представляется рекомендация автора упомянутой статьи о представлении в Палату подтверждения судом наличия авторских прав. Гораздо важнее доказать в Палате известность авторского произведения, доказанность которой подтверждает и наличие авторских прав на все произведение.

Возможно также, что авторских прав отдельно на имя персонажа или название может и не быть, но охраноспособность знака все равно определяется наличием авторского произведения, если оно известно и если эти слова воспринимаются в связи с данным произведением.

Очень важно обратить внимание на то, как сформулирован в третьем абзаце п. 3 ст. 7 Закона данный критерий охраноспособности знака: произведение должно быть известно. Произведение же, безусловно, охраняется авторским правом. Охраняется ли при этом отдельно название или имя персонажа, Закон не оговаривает. Важно, чтобы они являлись частью известного охраняемого авторского произведения. Это положение Закона вполне справедливо, поскольку использование названия и/или образа персонажа из известного произведения вызывает реакцию потребителя.

С другой стороны, для отмены регистрации знака вовсе не обязательно, чтобы знак нарушал собственно авторские права, суть рассматриваемых столкновений совсем не в этом. Рискну предположить, что обычно при использовании в знаке, например, имени известного персонажа нарушения авторских прав не происходит.

Исходя из ст. 16 Закона об авторском праве нарушением авторских прав признается несанкционированное воспроизведение произведения, распространение, импорт экземпляров произведения и т.п. Можно полагать, что ничего этого не происходит при использовании в знаке названия или персонажа из авторского произведения.

Важно за буквой закона не упустить его дух. А смысл Закона об авторском праве в том, что запрету подлежат несанкционированные действия по распространению копий произведения тогда, когда покупатели их приобретают ради пользования самим произведением. Покупка экземпляра контрафактно изданной книги или фильма совершается для того, чтобы пользоваться им как авторским произведением. Поэтому такое воспроизведение и распространение экземпляров произведения нарушают авторское право.

Даже если просто выпустить настенный календарь-плакат с изображением, например, Чебурашки или Незнайки, это также будет нарушением авторских прав. Для владельца календаря немаловажно, что на нем изображено, и календарь вешается на стену для удовлетворения каких-то эстетических потребностей. Но при помещении имени такого известного персонажа, как Незнайка или Буратино, его изображения, например, на фантиках конфет, упаковке каких-то товаров такого нарушения авторских прав не происходит. Если бы конфеты, маркированные словом «Чебурашка» или именем другого персонажа, приобретались покупателями ради того, чтобы читать это слово, ради владения экземпляром авторского произведения – отпечатком имени этого персонажа или его изображения, то это действительно нарушало бы авторское право, хотя бы чисто формально. Но конфеты приобретаются не для того, чтобы читать имя персонажа на фантике. (Иногда, конечно, для ребенка важен и сам фантик. Дети их собирают, меняются ими и т.п., но все же это фактор несущественный. При покупке килограмма конфет, тем более при неоднократных покупках, он едва ли играет существенную роль.)

Важно понимать, почему конфеты с изображением или отпечатком имени известного сказочного героя покупаются потребителем. Это происходит, в частности, потому, что товар, маркированный известным образом, приобретает явные конкурентные преимущества.

В Комментарии (с. 42) верно отмечено, что авторское право на слово «чебурашка» не может быть закреплено за писателем Э. Успенским, поскольку оно есть в «Толковом словаре» В.Даля. Однако, если рассматривать дело с точки зрения законодательства о товарных знаках, суть не в авторских правах на слово.

Э.Успенский использовал слово, уже существовавшее когда-то в языке, но, по-видимому, после выхода книг писателя оно приобрело новое содержание. Если бы это слово использовалось в качестве знака до выхода первой книги Э.Успенского, то оснований для предъявления претензий у писателя не было бы. Едва ли в этом случае нашлись бы причины для претензий.

Малоизвестное, малопонятное слово никак не может привлечь потребителя и стимулировать приобретение товара, оно может скорее оттолкнуть его, вызвав какие-то отрицательные эмоции. Такие слова для маркировки не используются, а если и используются, то им нужно создавать имидж с нуля. И, наоборот, известный и любимый всеми образ сказочного героя известных книг и мультфильмов, приобретший большую популярность, очень привлекает потребителя, если его использовать для маркировки товаров. Поэтому использование в знаке имени популярного персонажа или названия известного произведения учитывается экспертизой по товарным знакам.

Однако нарушение авторского права на слово в таких случаях не просматривается, даже если оно и было бы полностью оригинальным, искусственным и в связи с этим охранялось бы авторским правом. Имеются ли в подобных случаях авторские права на слово или нет, для рассматриваемой категории дел не так и важно. Например, «буратино» – обычное слово итальянского языка, означающее деревянную куклу, авторских прав на него тоже в принципе не может быть. Но для российского потребителя это слово означает персонаж известного произведения.

Не все имена персонажей авторских произведений можно признать готовыми брендами. Например, можно полагать, что для словосочетания «дядя Федор» связь с персонажем книг Э.Успенского вовсе не очевидна. Это очень распространенные слова, и, возможно, что они не обязательно вызовут ассоциацию с конкретным персонажем. Возможно также, что это словосочетание широко употребляется и вне связи с героем книг Э. Успенского. И опять дело не в том, есть ли у Э.Успенского авторские права именно на эти слова или нет. Это может оказаться просто неважным.

По двум указанным выше причинам Палата по патентным спорам могла бы и не заниматься вопросом существования собственно авторских прав на данное словосочетание, о чем упомянуто в Комментарии (с. 49).

Более точно определить, влияет ли на восприятие знака образ персонажа того или иного авторского произведения, можно при проведении специальных исследований, опросов потребителей и т.п. Такие исследования способны дать материал для разрешения любых споров. Например, если в ходе таких опросов выяснится, что выбор потребителем товара, маркированного словом «чебурашка», не связан с данным персонажем и что потребитель воспринимает его в значении, приведенном в словаре В.Даля, это будет означать, что образ известного произведения в знаке не использован. Тогда протест владельца авторских прав на произведение против предоставления охраны товарному знаку окажется необоснованным. И опять авторские права на слово окажутся ни при чем.

Подытоживая сказанное, можно утверждать, что Палата по патентным спорам вполне правомочна принимать к рассмотрению протесты против предоставления охраны товарному знаку по основаниям п. 3 ст. 7 Закона без каких-то предварительных условий и выносить по ним решения. При этом в решениях следует по возможности воздерживаться от суждений о наличии авторских прав на тот или иной объект, поскольку это входит в компетенцию других органов.


[1] Гаврилов Э.П. Комментарий к закону РФ «Об авторском праве и смежных правах». Судебная практика. М.: Экзамен, 2003.