Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Правовая квалификация договоров о передаче технологий: проблемы и решения

В.Н.Евдокимова - начальник отдела лицензий и договорных отношений патентного ведомства, канд. юрид. наук.

Деловой оборот в сфере передачи прав на охраняемые объекты промышленной собственности активно развивается. Так, общее число договоров о передаче права на охраняемые объекты промышленной собственности и их использование (договоров об уступке патента и лицензионных), зарегистрированных в Роспатенте в 1991 – 2004 гг., составило 18084 и продолжает расти высокими темпами. В первом квартале 2004 г. зарегистрировано 810 договоров, что почти вдвое больше аналогичного показателя предыдущего года (423договора).

Заведомо рисковый характер большей части договоров о передаче технологий не вызывает сомнения. Отсутствие проработанных правовых норм, регулирующих договорно-обязательственные отношения, связанные с передачей прав на охраняемые объекты промышленной собственности, создает дополнительные риски для их участников.

Рассмотрение проблем построения более эффективной модели договоров становится все более насущным. В полной мере это подтверждается правоприменительной практикой, особенно судебной, которая свидетельствует об отсутствии единообразного подхода к рассмотрению споров, связанных с лицензионными договорами и договорами уступки прав на охраняемые объекты промышленной собственности.

Проблема правовой квалификации указанных договоров, методологии выбора правовой базы, в достаточной степени отражающей специфику договоров о передаче технологий, является ключевой.

Для того, чтобы правильно определить, какие нормы гражданского законодательства подлежат применению для регулирования правоотношений сторон в рамках того или иного договора о передаче технологии, необходимо точно установить вид отношения и его разновидность. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть указанные договоры с учетом целевой направленности обусловленных ими обязательств на достижение определенного результата.

Договор уступки как самостоятельный вид договора обозначен в ст.10 Патентного закона РФ, ст. 27 закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», где определено и основное условие его вступления в силу – обязательная регистрация в патентном ведомстве под угрозой недействительности. Наряду с указанными нормами возможность передачи прав интеллектуальной собственности предусмотрена ст. 138 ГК РФ, но условия договора передачи права на патент (свидетельство), уступки патента (свидетельства), а также его содержание не определены ни в специальных законах, ни в ГК РФ. С учетом цели заключения договора уступки патента, каковой является передача всех правомочий патентообладателя лицу, приобретающему права, данный вид договора наиболее сходен с такими договорами, как купля-продажа (глава 30 ГК РФ), мена (глава 31 ГК РФ) и дарение (глава 32 ГК РФ), которые направлены на передачу имущества в собственность.

Таким образом, при возмездном характере договора уступки представляется возможным использовать, по аналогии закона, соответствующие положения §1 главы 30 ГК РФ, регулирующие отношения сторон в рамках договора купли-продажи. При этом, безусловно, должна быть учтена специфика исключительных прав. Так, в соответствии с п. 4 ст. 454 ГК РФ «положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав». С определенной условностью это относится к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам. Аналогичен подход и для полной уступки прав на товарный знак и знак обслуживания.

При использовании понятия «договор возмездной уступки патента» необходимо учитывать, какого рода встречное исполнение обязана предоставить принимающая сторона. Это может быть обязанность уплатить обусловленную договором цену (ст. 485 ГК РФ), причем оплата может быть осуществлена в порядке, установленном ст. 486 – 489 ГК РФ. Следует отметить, что условия оплаты в рассрочку достаточно часто встречаются в договорах уступки патента. Однако такие договоры зачастую формируются без учета п.1 ст. 489 ГК РФ, определяющего цену в качестве существенного условия договора.

В случае, если договором предусмотрено иное, не денежное исполнение, применение к нему норм о купле-продаже представляется неоправданным. Применимые к таким правоотношениям нормы должны определяться на основании анализа конкретных правоотношений сторон.

Если уступка патента осуществляется в обмен на иное, нежели денежное, встречное предоставление, возможно применять к таким договорам, по аналогии закона, положения главы 31 ГК РФ. Следует отметить, что в этой главе нет нормы, аналогичной содержащейся в п. 4 ст. 454. Поэтому вопрос о возможности распространения действия норм о договоре мены на сделки с имущественными правами носит дискуссионный характер.

Ряд специалистов полагает, что отсутствие специальной нормы дает основание исключить права из круга объектов договора мены[1]. Однако существует и другая точка зрения, основанная на том, что из содержания главы 31 не следует прямой запрет договоров мены имущественных прав, а также мены вещи на имущественное право[2]. Договоры уступки патента в обмен на исполнение, не являющееся денежным, уже восприняты современным оборотом, что, несомненно, указывает на необходимость выработки общих цивилистических подходов и принципов регулирования уступки патента на условиях мены, четкого определения круга норм, применимых к такому договору.

В практике регистрации договоров уступки патента имеются также случаи, когда патент выступает в качестве отступного. То есть во исполнение денежного обязательства, возникшего у должника перед кредитором, должник передает кредитору отступное патентом на изобретение. В таком случае при подписании договора сторонами должны быть учтены требования ст. 409 ГК РФ, согласно которой по соглашению сторон обязательство может быть прекращено взамен предоставления отступного.

Следует отметить, что в действующем законодательстве нет указания на безусловную возмездность договора уступки патента. Стороны свободны в определении своих прав и обязанностей по договору (ст. 421 ГК РФ), а ст. 423 ГК РФ предусматривает возможность заключения как возмездных, так и безвозмездных договоров.

На практике случаи заключения договоров уступки патента на безвозмездной основе нередки. Вместе с тем договор уступки патента (свидетельства) на безвозмездной основе может подпасть под действие главы 32 ГК РФ со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями. Следует также иметь в виду, что в соответствии со ст. 575 ГК РФ дарение в отношениях между коммерческими организациями жестко ограничено. Данная норма направлена на предотвращение злоупотреблений в предпринимательских отношениях. Также недопустимо заключение договора на безвозмездной основе в период банкротства юридического лица. Договор безвозмездной уступки, заключенный без учета этих императивных ограничений, подпадает под риск быть оспоренным в судебном порядке.

Однако необходимо учитывать, что один только факт безвозмездности не дает достаточных оснований для квалификации его в качестве договора дарения, а следовательно, для отказа в регистрации такого договора в Роспатенте. В этом случае требует исследования весь комплекс договорных обязательств, так как «... дарственный характер предоставления не предполагается, а должен быть положительно доказан»[3]. Так, в соответствии с п.1 ст. 572 ГК РФ при наличии встречной передачи вещи или предмета либо встречного обязательства договор не признается дарением. В случаях, когда возникают сомнения, является ли соответствующее отношение дарением или носит возмездный характер, действующий ГК РФ устанавливает презумпцию возмездности. Так, в соответствии с п. 3 ст. 423 ГК РФ договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.

Патентный закон РФ не содержит положений, ограничивающих число сообладателей патента. Не подлежит сомнению возможность уступки права на патент в части прав, принадлежащих одному из сообладателей патента, или так называемой частичной уступки патента при наличии согласия всех сообладателей (п. 1 ст. 10 Патентного закона). Как отмечено в Информационном письме Роспатента от 16 декабря 2003 г. № 10/37-693/23, «следует исходить из презумпции, что исключительное право на использование изобретения, вытекающее из патента, представляет собой неразрывное целое, и это право принадлежит патентообладателям совместно». Достаточно широкое распространение на практике получили следующие варианты так называемой частичной уступки права на патент:
   уступка одним из сообладателей принадлежащей ему части прав на патент;
   уступка сообладателем патента принадлежащей ему части прав сообладателю (сообладателям) патента;
   уступка каждым из сообладателей части прав на патент третьему лицу (лицам)
.

Заключение таких договоров не противоречит действующему законодательству и позволяет в ряде случаев наиболее полно учесть интересы сторон. Однако необходимо помнить о том, что патент и все вытекающие из него правомочия находятся в совместном владении сообладателей патента. Как следует из п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ, распоряжение правами по патенту, а тем более его уступка, осуществляются по согласию всех сообладателей патента. А при невозможности его достичь вопрос может быть решен только в судебном порядке. Необходимость детальной правовой регламентации взаимоотношений сообладателей патента по использованию объекта промышленной собственности и в связи с заключением договоров уступки патента и лицензионных договоров становится все более очевидной[4].

Точка зрения о возможности уступки не права на патент в целом, а лишь одного из пунктов формулы изобретения[5], хотя и отличается оригинальностью, однако не основана на законе и не воспринята оборотом. Манипуляции такого рода если и приемлемы, то только при заключении лицензионного договора, при условии неукоснительного соблюдения при этом нормы п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ, с тем, чтобы лицензиат действительно мог воплотить способ или изготовить продукт, подпадающие под действие патента.

Сходство договора уступки с точки зрения его целевой направленности с договорами купли-продажи, мены, дарения предопределяет общие принципы и подходы законодательного регулирования, однако не снимает вопросов, обусловленных спецификой предмета договора уступки – исключительных прав. Специфика предмета договора уступки патента не позволяет в полной мере соподчинить этот относительно новый вид правоотношений с уже имеющимися в системе ГК РФ унифицированными нормами. В правоприменительной практике возникают значительные трудности при регламентации правоотношений сторон такого договора.

Договор уступки патента как особый вид гражданско-правового договора прочно утвердился в гражданском обороте Российской Федерации. «Право должно обеспечивать юридическим механизмом те договорные отношения, которые того требуют. В этом – одна из составляющих эффективности правового регулирования. Необходимо стремиться к тому, чтобы законодатель своевременно создавал новые типы (виды, подвиды договоров, отражающих юридически значимое разнообразие экономического оборота)»[6].

Иными словами, об эффективном правовом регулировании можно говорить лишь в том случае, когда нормы права адекватно отражают регулируемые правоотношения. Представляется необходимым и своевременным урегулирование договора уступки патента в ГК РФ в качестве самостоятельного вида договора, прежде всего четко определив присущие ему существенные условия. В рамках данного договорного института возможно и необходимо учесть также специфику регулирования безвозмездных договоров уступки патента без выделения его в отдельный подвид.

В связи с изложенным показателен яркий пример из судебной практики, свидетельствующий по меньшей мере о глубоком заблуждении суда в отношении как существа договора уступки патента, так и специфики исключительных прав в качестве предмета такого договора.

Патентообладатель ЗАО «А» (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском к ФГУП «Т» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по лицензионному договору о предоставлении права на использование охраняемого патентом промышленного образца в размере 1,5 млн. руб. В ходе рассмотрения дела ответчик предъявил встречные исковые требования о признании недействительным договора об уступке патента, заключенного ранее между истцом (принимающая сторона) и ответчиком (передающая сторона) и зарегистрированного в Роспатенте.

Следует отметить, что патент был уступлен на возмездной основе по достаточно высокой цене, расчет которой осуществлен независимым оценщиком. Основанием для предъявления встречного иска являлось совершение сделки, выходящей за пределы правоспособности юридического лица. Решением от 15 апреля 2003 г. суд удовлетворил требование истца, присудив к взысканию с ответчика задолженности по лицензионному договору в размере 1,5 млн. руб. и оставил без удовлетворения требование ответчика о признании недействительным договора об уступке патента. Встречный иск отклонен судом в связи с пропуском срока исковой давности по оспариваемой сделке, выходящей за пределы специальной правоспособности.

Ответчик обратился в апелляционную инстанцию суда с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение от 15 апреля 2003 г., удовлетворить встречный иск о признании недействительным договора уступки патента, отказать в первоначальном иске ЗАО «А». При этом ФГУП «Т» выдвинуло дополнительный аргумент – отсутствие достижения соглашения по существенным условиям договора уступки.

Иными словами, ФГУП «Т», вначале просившее признать договор уступки патента недействительным, при подаче апелляционной жалобы изменило свои исковые требования, ссылаясь на то, что договор должен быть признан незаключенным в соответствии со ст. 432 ГК РФ.

Как следует из ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Таковыми являются условия о предмете договора, необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Какое же условие ответчик посчитал существенным и недостаточно определенно отраженным в договоре уступки патента?

В п. 1.1 договора предусмотрено, что копия описания патента приведена в Приложении 1. Согласно п. 7.4 договора «упомянутое в настоящем договоре Приложение 1 на 5 листах является его неотъемлемой частью». По утверждению ответчика, в Приложении 1 содержались только изображения промышленного образца, охраняемого патентом, но не было его описания.

Судом были затребованы заверенная копия договора уступки патента, хранящегося в Роспатенте с упомянутым Приложением 1. В мотивировочной части постановления суда зафиксировано, что «помимо изображения промышленного образца на 4 листах в Приложении 1 содержится 1 пустой лист с заверительными реквизитами прошивки. Описание к патенту отсутствует».

Истец пытался объяснить суду, что Патентный закон РФ в редакции 1992 г. не предусматривал описание промышленного образца, так как в соответствии с п. 4 ст. 3 объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, изображенных на фотографиях изделия. Однако суд не принял во внимание эти аргументы, посчитав их несостоятельными, утверждая, что договором предусмотрено наличие описания на 5, а не на 4 листах. При этом суд сослался на наличие описания промышленного образца в № 10 официального бюллетеня «Промышленные образцы» за 2000 г.

Далее суд делает следующий вывод:«Поскольку описание промышленного образца не признавалось составной частью патента, следует признать, что данное описание является составной частью договора уступки и рассматривается в качестве сделки. Отсутствие в договоре описания промышленного образца подтверждает, что договор уступки является незаключенным. Согласно п. 6 ст. 10 Патентного закона РФ договор уступки патента без регистрации считается недействительным. Несостоявшийся (незаключенный договор) – это всегда «ничто» с последствиями в виде обязательств из неосновательного обогащения, а недействительный – «нечто», имея в виду последствия, которые указаны в законе. Регистрация уступки в Роспатенте является признанием действительности передаваемых прав, а не обстоятельством (юридическим фактом), с которым связывается момент заключения договора*. Юридическим фактом, с которым закон связывает начало действия договора, является достижение соглашения по существенным условиям... Поскольку незаключенный договор не заключен, он не может признаваться недействительным».

* Данный вывод не только не основан на законе, но и прямо противоречит норме п. 3 ст. 433 ГК РФ. Сам факт подписания договора, несомненно, является юридическим фактом, порождающим юридическую связь сторон договора, вызывающим обязанность его регистрации.

На этом основании суд постановил изменить мотивировочную часть решения от 15 апреля 2003 г. в отношении признания недействительным договора уступки патента, оставив при этом без изменения решение в части взыскания с ответчика ФГУП «Т» задолженности по лицензионному договору в пользу истца ЗАО «А» в размере 1,5 млн. руб.

Для любого патентоведа очевидно отсутствие внутренней логики в данном судебном решении, а также его обоснованности с позиции закона. Описание к патенту является официальной информацией, доступной широкому кругу лиц. Его содержание не может быть определено волеизъявлением сторон и рассмотрено в качестве сделки. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом, определяется в порядке, установленном п. 4 ст. 3 Патентного закона, и не зависит от того, на скольких листах составят описание стороны договора уступки патента и какое содержание оно будет иметь. Отсутствие или наличие копии описания к патенту в самом договоре никоим образом не влияет на существо договора уступки патента и не может быть признано его существенным условием, даже если одна из сторон настаивает на этом, ссылаясь на ст. 432 ГК РФ.

Как справедливо отмечает В.В. Витрянский[7], отсутствие договоренности сторон в отношении определяемых условий договора не может служить основанием для признания его незаключенным. Описание к патенту, если о его приложении к договору и идет речь, вне всякого сомнения, является легко доступным и определимым.

Содержание данного судебного решения свидетельствует о том, что для судов, рассматривающих множество разнородных судебных дел, необходимы отчетливые ориентиры в отношении существенных условий договора уступки патента на законодательном уровне. Иначе число подобных судебных ошибок будет расти, негативно отражаясь на стабильности отношений сторон договоров уступки патента.

В целом ряде случаев принятие судом решения о признании договора несостоявшимся, незаключенным создаст тупиковую ситуацию – незаключенные сделки лишь упомянуты в ст. 432 ГК РФ без ясного определения правовых последствий такого рода ситуаций. Для сторон само признание исполненного договора незаключенным не может иметь каких-либо практических последствий, поскольку последствия недействительности сделки к незаключенному договору не применимы. В частности, действующим законодательством не предусмотрена двусторонняя реституция в качестве последствия признания договора купли-продажи незаключенным, несостоявшимся.

Лицензионный договор в российском законодательстве так же, как и в зарубежном, не является предметом прямого законодательного регулирования, то есть относится к непоименованным договорам. С учетом целевой направленности договор, несомненно, относится к числу договоров, направленных на передачу гражданских прав, а именно: исключительных прав во временное пользование.

В отношении нового непоименованного договора, как во время его заключения сторонами, так и при регистрации, рассмотрении споров в судах, возникает вопрос о том, какими нормами он должен регулироваться.

Лицензионный договор, как и любой иной, является разновидностью сделок. Следовательно, к нему применимы правила, установленные для сделок (глава 9 «Сделки» ГК РФ). Будучи основанием для возникновения обязательств, лицензионный договор должен соответствовать правилам, содержащимся в подразделе 1 раздела III ГК РФ «Общие положения об обязательствах», а также в подразделе 2 «Общие положения о договоре» этого раздела.

Действующим законодательством сторонам предоставлена возможность свободно определять содержание договора. Лицензионные договоры изначально являются смешанными, могут содержать и, как показывает практика, содержат элементы различных договоров, а именно: аренды, купли-продажи, подряда, о совместной деятельности. Такая возможность предусмотрена п. 3 ст. 421 ГК РФ, а в п. 4 этой статьи установлено, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

К правоотношениям сторон, возникающим в рамках лицензионных договоров, при отсутствии специальной нормативной базы применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых в них содержатся, по аналогии закона. В этой связи к таким договорам могут применяться и применяются различные нормы ГК РФ (в том числе нормы, регулирующие правоотношения в сфере купли-продажи, аренды, подряда, коммерческой концессии) с целью большей детализации и более полного регулирования отношений между сторонами.

В этой связи возникает проблема выработки подхода к формированию и регулированию договоров, соединяющих в одном правоотношении нормы, относящиеся к различным видам договоров. Применительно к лицензионным договорам она является особенно актуальной. При формировании договорного правоотношения, включающего в себя элементы различных договоров, следует учитывать, что свобода договора ограничивается определенными рамками, то есть далеко не абсолютна. Так, по мнению В.Ф.Яковлева[8], «... безграничных прав вообще быть не может; каждое субъективное право, сколько бы полным и содержательным оно не было, есть определенная рамка дозволенного поведения». И с этим нельзя не согласиться. Понимание этого становится особенно важным, когда речь идет о формировании сложного договорного формата, каким изначально является лицензионный договор, как правило, включающий элементы договоров различного вида.

В этой связи уместно отметить общий характер нормы п. 3 ст. 421 ГК РФ, которая лишь устанавливает возможность заключения смешанных договоров, но оставляет без ответа многие вопросы, возникающие как при формировании таких договоров, так и в процессе правоприменения.

Следует учитывать, что под элементами различных договоров подразумеваются не отдельные изолированные обязанности, включенные в содержание того или иного договора, а определенная их совокупность, характерная для соответствующего договора. Далеко не всегда такое сочетание ограничивается беспроблемным совокупным применением к сложному договору правил о соединенных в нем обязательствах.

Во-первых, во многих случаях нормы одного договорного института противоречат нормам другого. В связи с этим, естественно, возникает вопрос о том, какие положения приоритетны, и соответствует ли воля волеизъявлению.

Во-вторых, нередко соединение элементов различных договоров исключает применение родных норм об этих договорах.

Представляется целесообразным привести характерный пример формирования смешанного правоотношения с нарушением этих основополагающих принципов.

На регистрацию поступиллицензионный договор о предоставлении исключительного права по 10 свидетельствам на полезную модель. Обладатель права на полезные модели определен в данном договоре как лицензиар, а лицо, приобретающее право на полезные модели, – как лицензиат.

Раздел «Предмет договора» сформулирован следующим образом:

«Лицензиар предоставляет лицензиату на срок и на условиях, согласно положениям настоящего договора, исключительную лицензию (далее – лицензия) на использование полезной модели в части выпуска продукции по лицензии, а также передачи права на их использование третьим лицам посредством заключения сублицензионных договоров на территории Москвы, Московской и Брянской областей (далее – территория).

В соответствии с настоящим договором лицензиату (ДУ) предоставляются следующие права:
   исключительное право на производство продукции с использованием вышеуказанных моделей совместно и по отдельности;
   исключительное право на применение, продажу, предложение и иное введение в хозяйственный оборот продукции, изготовленной с использованием вышеуказанных моделей на территории;
   право передавать третьим лицам исключительные права на использование моделей в части производства и реализации выпущенной с их использованием продукции».

То есть предмет договора сформулирован вполне определенно.

Особенностью остальных договорных разделов, таких, как «Гарантия и техническая помощь», «Платежи», «Прочие условия», носящих декларативный характер, является отсылка в части конкретных условий их исполнения к «договору № 2 от 31 ноября 2002 г.». Он содержался в комплекте документов, представленных на регистрацию и оказался договором доверительного управления исключительными правами, вытекающими из тех же свидетельств на полезные модели, предоставление исключительного права на которые является предметом лицензионного договора между теми же лицами.

Однако в данном случае стороны договора определены как «учредитель (лицензиар)» и «управляющий (лицензиат)». При этом раздел «Предмет договора» в указанном договоре доверительного управления по своему содержанию в первой части полностью воспроизводит аналогичный раздел лицензионного договора, приведенный выше, и дополнен следующими положениями: «Право передается учредителем и принимается управляющим в доверительное управление с целью его эффективного использования и извлечения прибыли на срок до 31.12.2006 г. включительно.

Управляющему, в соответствии с лицензионным договором, который будет заключен на срок до 15 ноября 2002 г. между учредителем и управляющим и который будет являться неотъемлемой частью настоящего договора с момента его государственной регистрации, будет передано право на следующих условиях:
   право будет передано на срок действия моделей.

Моментом учреждения договора доверительного управления является момент передачи права. Право считается переданным в управление с момента регистрации лицензионного договора патентным ведомством».

В разделе «Вознаграждение управляющего» определен размер ежемесячной оплаты, которая исчисляется и выплачивается за счет дохода от управления правом, полученного управляющим за текущий месяц. Именно на данный раздел имеется ссылка в разделе «Платежи» лицензионного договора.

В договоре доверительного управления содержится прямое указание на то, что лицензионный договор является его неотъемлемой составной частью. Иными словами, условия передачи на лицензионной основе прав на использование моделей являются составной частью договора доверительного управления. По существу, в один договор включены обязательства, имеющие различную направленность и правовую цель. Целью заключения лицензионного договора в соответствии с его определением в Патентном законе РФ и правовой доктриной является предоставление лицензиату права на использование объекта промышленной собственности для его собственной предпринимательской деятельности, в своем интересе, на свой риск. Причем за пользование правом лицензиат обязан уплачивать лицензиару установленные договором платежи.

Квалифицирующим признаком договора доверительного управления является его целевая направленность на оказание управляющим услуг по осуществлению прав собственника в отношении определенного имущества или имущественных прав. В отличие от лицензионного договора, где пользование правами оплачивает лицензиат, в договоре доверительного управления право на соответствующее вознаграждение имеет управляющий, который принимает в управление имущество или имущественные права и оказывает тем самым услугу учредителю. Условие о том, в пользу какой из сторон каждого из рассматриваемых договоров уплачивается вознаграждение, является императивной нормой, что четко определено в законе и в том, и в другом случае, а именно: лицензиатом – лицензиару, учредителем – управляющему.

Так, в соответствии со ст. 13 Патентного закона РФ «патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, установленном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи...». Данная норма не подверглась изменению в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ.

Согласно ст. 1016 ГК РФ в качестве существенных условий договора доверительного управления определены размер и форма вознаграждения управляющему. С учетом изложенного правило о направленности вознаграждения является императивной нормой и обязательно для сторон.

В рассмотренном примере применительно к лицензионному договору данная императивная норма нарушена. Это ставит под угрозу признания недействительным по крайней мере одного из договоров – лицензионного, в котором какая бы то ни было юридическая необходимость в данном случае отсутствует. Кроме того, в оба договора включены не сочетаемые между собой нормы. Таким образом, и в рамках договора доверительного управления с самого начала имелись предпосылки для коллизии в отношениях сторон. В результате создана нарочито неустойчивая, изначально порочная юридическая конструкция, таящая потенциальную опасность не только для сторон договора, но и для третьих лиц, которые могут впоследствии выступить в качестве сублицензиатов в сублицензионных договорах с так называемым лицензиатом, которому предоставлено право их заключения.

Правоприменительная практика подтверждает, что сочетание элементов различных договоров, присущее смешанным договорам в целом и лицензионному, в частности, порождает немало вопросов, что является еще одним аргументом в пользу регламентации этого вида договора в ГК РФ. Так, Ю.В.Романец[9], глубоко исследовавший проблему смешанных договоров, отмечает, что в том случае, когда сочетание элементов различных договоров в одном правоотношении приобретает устойчивый и систематический характер, необходимо стремиться к обеспечению такого сочетания соответствующим правовым регулированием, включающим в себя законодательные принципы взаимодействия конкретных договорных институтов и, если это необходимо, специальные нормы.

Если учесть, что число зарегистрированных лицензионных договоров только в отношении патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец за 1991 – 2003 гг. превышает 10 тыс., сочетание элементов различных видов договоров в лицензионном договоре, несомненно, носит устойчивый, систематический характер. В связи с этим напрашивается вывод о необходимости обеспечения соответствующим юридическим механизмом данного вида договорных отношений, получивших столь широкое распространение в российском гражданском обороте. Отсутствие проработанных правовых норм, детально регулирующих правоотношения в рамках договоров о передаче прав на охраняемые объекты промышленной собственности, создает дополнительные риски для участников договорно-обязательственных отношений в сфере передачи технологий.

Полагаем, что включение данного вида договора непосредственно в ГК РФ послужит более эффективному правовому регулированию отношений сторон такого договора. Тем более, что такой подход в полной мере соответствовал бы тенденциям развития российского гражданского законодательства. Каждый вновь принимаемый ГК в сравнении с предшествовавшим обогащается новыми типами, видами и подвидами договоров. Так, если ГК РСФСР 1964 г. специально регламентировал 20 типов договоров, то ГК РФ 1994 г. – уже 24 договорных типа. Причем в число договоров, впервые урегулированных в этом ГК, входит договор коммерческой концессии, также направленный на передачу исключительных прав во временное пользование и являющийся аналогом договора франшизы (франчайзинга), получившего широкое распространение в странах с развитой экономикой.

В отличие от лицензионногодоговора франшиза как разновидность коммерческих отношений в России еще не получила должного развития, но законодательные основы правового регулирования этого договора уже созданы в главе 54 ГК РФ. Определение договора коммерческой концессии, приведенное в п. 1 ст. 1027, а также основные положения главы 54 ГК РФ «Коммерческая концессия» в целом соответствуют зарубежным законодательным аналогам, регулирующим договор франшизы (франчайзинга). По договору коммерческой концессии, в отличие от лицензионного, передаются во временное пользование не отдельные исключительные права, а их комплекс, принадлежащий правообладателю и обязательно включающий фирменное наименование. Особенности комплекса исключительных прав таковы, что предоставление их пользователю возможно только на возмездной основе, что прямо не следует из определения данного договора, а предопределено его субъектным составом. В п. 3 ст. 1027 ГК РФ также определено, что сторонами данного договора могут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Таким образом, в отличие от договора уступки и лицензионного, данный вид договора в России в достаточной степени обеспечен правом.

Общим для всех перечисленных договоров является особый порядок их заключения. А именно: установленное законом требование обязательной государственной регистрации в отношении прав на охраняемые объекты промышленной собственности в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Нормы, требующие обязательной регистрации договора об уступке патента и лицензионного договора, содержатся в ст. 10 и 13 Патентного закона РФ, ст. 27 Закона о товарных знаках. Обязательной государственной регистрации подлежит также договор коммерческой концессии (ст. 1028 ГК РФ).

Процедура регистрации с 1995 по 2003 г. осуществлялась в соответствии с Правилами рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца[10], Правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака[11]. В рамках этой процедуры зарегистрировано более 17 тыс. договоров. В настоящее время действует новый ведомственный подзаконный акт комплексного характера, регламентирующий данную процедуру: Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных[12].

Договор коммерческой концессии, наряду с регистрацией в Роспатенте, подлежит еще и регистрации в органе исполнительной власти, осуществившем регистрацию правообладателя (юридического лица, предпринимателя). Министерство РФ по налогам и сборам своим приказом от 20 декабря 2002 г. № БГ-3-09/730 установило Порядок регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии). Следует отметить, что такая регистрация осуществляется прежде всего в отношении прав на фирменное наименование. Нередки случаи, когда договор коммерческой концессии, зарегистрированный в органе исполнительной власти, содержит условия о передаче прав на охраняемые объекты промышленной собственности, патентообладателем которых является иное лицо, нежели обозначенное в договоре как «правообладатель», патенты прекратили свое действие из-за неуплаты пошлины, аннулированы в порядке и по основаниям, установленным ст. 29 Патентного закона РФ. Совершенно очевидно, что такой договор не может быть зарегистрирован в Роспатенте. Это приводит к коллизиям, вплоть до расторжения договора, так как пользователя интересует комплекс исключительных прав в целом, а не одно только право на фирменное наименование.

Итак, проанализируем процесс заключения договора уступки патента, лицензионного договора, договора коммерческой концессии в его развитии. В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, когда стороны, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигли соглашения по всем существенным условиям договора. По общему правилу указанные договоры совершаются в письменной форме путем составления единого документа и подписания его сторонами. Подписав договор, требующий государственной регистрации, стороны становятся связанными им, так как договор порождает обязанность патентообладателя подготовить необходимые документы и представить его на регистрацию. В случае уклонения от исполнения этой обязанности вторая сторона договора, совершенного в надлежащей форме, имеет право обратиться в суд за защитой, требуя его государственной регистрации (п. 3 ст. 165 ГК РФ). В таком случае, проверив подлинность выражения воли сторон и соответствие договора закону, суд обязан вынести решение о его регистрации.

Закон четко и ясно определил круг договоров, подлежащих обязательной регистрации, равно как и правовые последствия. П. 3 ст. 433 ГК РФ определено, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации. Именно заключенным, но не исполненным, как безосновательно утверждают некоторые авторы[5] применительно к договору уступки патента. С момента регистрации договора в качестве патентообладателя в реестре действительно обозначена принимающая сторона, но, как правило, остается открытым вопрос о платежах или ином встречном возмещении. Права и обязанности по договору уступки, лицензионному договору могут быть осуществлены именно с момента регистрации, причем не только в добровольном, но и в принудительном порядке, так как их исполнение подлежит судебной защите. Этим правом нередко пользуются стороны договоров, в том числе и договоров уступки. Ст. 1028 ГК РФ, ст. 10 и 13 Патентного закона РФ указывают на ничтожность, недействительность не зарегистрированных в установленном порядке договоров коммерческой концессии, уступки патента, лицензионных договоров о предоставлении права на охраняемые объекты промышленной собственности. Таким образом, в данном случае закон прямо связывает несоблюдение условий о заключении договора, установленных ст. 432, 433 ГК РФ, с недействительностью сделки.

Казалось бы, законодатель не оставил поля для дискуссии, однако по данному вопросу продолжают высказываться весьма своеобразные точки зрения. Так, Э.П.Гаврилов вводит новое понятие «патентные договоры», отнеся к их числу все договоры, касающиеся прав на запатентованные изобретения, то есть классифицируя договоры по данному признаку. При этом автор, наряду с договором уступки (полной и частичной), лицензионным договором, договором коммерческой концессии, отнес к патентным договорам договор доверительного управления, договор о совместном обладании патентными правами, в том числе простого товарищества, договоры о реорганизации юридических лиц, учредительные договоры с передачей патентых прав в качестве вклада в складочный капитал полных и коммандитных товариществ, в уставной капитал ООО или АО, в качестве паевого взноса в производственный кооператив, в имущество унитарного предприятия, учреждения, договор залога патентных прав.

Говоря о принципах классификации гражданско-правовых договоров, М.И. Брагинский[13], в частности, отмечает: «классификация любых понятий представляет собой их разделение...Отнесение той или иной договорной конструкции к конкретному классу важно постольку, поскольку речь идет о пределах действия определенного режима».

Не ставлю перед собой задачу в рамках данной статьи оценить по существу элементы приводимой классификации договоров, ее научную ценность. Позволю только отметить, что «смысл классификации договоров состоит в разделении договоров на группы, объединяющие обязательства со схожей правовой регламентацией и разделяющие обязательства с различным правовым регулированием»[14].

Однако Э.П. Гаврилов не только объединил в одну группу договоры с различной целевой направленностью и совершенно несхожей правовой регламентацией вне зависимости от того, касаются договоры прав на запатентованные изобретения или нет, но и посчитал, что такая классификация является достаточным основанием для распространения требования обязательной государственной регистрации на все перечисленные им договоры.

Суждения указанного автора таковы: «... можно предположить, что если в Роспатент поступят на регистрацию какие-либо «непривычные» патентные договоры (например, договор залога патентных прав, договор простого товарищества или договор доверительного управления), то патентное ведомство вынесет решение об отказе в их регистрации... Такое решение явилось бы ошибкой, которую должен будет исправить суд»[5].

Уместно пояснить, что договор, не требующий государственной регистрации, порождает всю совокупность прав и обязанностей сторон в момент его подписания, что, несомненно, ускоряет оборот. Таким образом, Э.П.Гаврилов призывает читателей журнала ломиться в открытую дверь, требуя от Роспатента совершения действий, явно выходящих за пределы его компетенции, пытаясь понудить к этому через суд.

Суждение о том, что федеральный орган исполнительной власти вправе распространить положение об обязательной регистрации на иные виды договоров, в отношении которых ни в ГК РФ, ни в иных специальных законах такая регистрация не предусмотрена, нельзя считать обоснованным. Любое административное вмешательство в отношения сторон договора, в том числе его регистрация, в определенной степени замедляет оборот и оправдано лишь безусловной его необходимостью, основанной на законе[4]. Так, например, законодатель не посчитал необходимым установить обязательную регистрацию договора о залоге патента при внесении изменений в Патентный закон РФ в редакции 1992 г., хотя была попытка дополнить перечень подлежащих регистрации договоров, а Постановлением Правительства РФ от 22 августа 2003 г. № 519[15], упоминание о договоре залога изъято из подпункта 7 п. 6 Положения о Российском агентстве по патентам и товарным знакам, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. № 1203.


[1] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. М.: Статут, 1999. С. 265 – 266.
[2] Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций/Под ред. О.Н. Садикова. М.: Дело, 1997. С.161.
[3] Новицкий Б.И. Обязательства из договоров: Комментарий к ст. 130 – 140 Гражданского кодекса. М.: Юриздат, 1954. С.40.
[4] Подробнее см.: Евдокимова В.Н. Лицензиар в лицензионном договоре: вопросы правомочности//Патенты и лицензии. 2000. № 7.
[5] Гаврилов Э.П. Патентные договоры: правовое регулирование//Патенты и лицензии. 2003. № 10. С. 49-53.
[6] Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве. М.: Юристъ, 2001. С. 69.
[7] Витрянский В.В.Договор купли-продажи. К проекту второй части ГК РФ//Закон. 1994. № 12. С. 93.
[8] Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972. С. 14.
[9] Романец Ю.В. Указ. соч. С. 76.
[10] Патенты и лицензии. 1995. № 7 – 8. С. 36.
[11] Там же. 1995. № 11. С. 25.
[12] Патенты и лицензии. 2003. № 7. С. 55.
[13] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения . М.: Статут. 1999. С. 308.
[14] Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч.
[15] Патенты и лицензии. 2003. № 10. С. 71.