Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Договор коммерческой концессии

В.Э.Фридман юрист, аспирантка РГИИС.

Понятие коммерческой концессии

Коммерческая концессия или, как ее чаще называют в международной практике, – франчайзинг является весьма распространенным способом ведения бизнеса с целью эффективного расширения присутствия мультинациональных корпораций-правообладателей на рынках других стран. В рамках договора коммерческой концессии правообладатель передает права на использование фирменного наименования, коммерческого обозначения, товарных знаков, патентов, технологии и способов ведения бизнеса, ноу-хау и т.п. Предоставление прав на использование фирменного наименования, пожалуй, занимает центральное место в передаваемом комплексе исключительных прав.

Договор коммерческой концессии заключается с целью создания пользователем новых предприятий под уже известным фирменным наименованием, товарным знаком и с использованием целого комплекса объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьему лицу – правообладателю. Для пользователя возможность работать под известной маркой позволяет стать частью успешно действующей сети предприятий, экономить расходы на рекламу.

Что же представляет собой договор коммерческой концессии с юридической точки зрения? Он регулируется главой 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 1027 – 1040) и является самостоятельным видом договора. Помимо положений главы 54 ГК РФ к нему применяются нормы законодательства об интеллектуальной собственности, в частности, Закона о товарных знаках, Патентного закона, Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Рассмотрим проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются предприниматели, заключая договоры коммерческой концессии, а также проанализируем соответствующую судебную практику.

Требования к форме договора. Вопросы регистрации

Договор коммерческой концессии заключается в письменной форме, в противном случае сделка считается ничтожной (ч. 1 ст. 1028 ГК). Договор подлежит регистрации в «органе, осуществившем регистрацию юридического лица» (ч. 2 ст. 1028 ГК). С введением в действие закона «О регистрации юридических лиц» и принятием соответствующих правил такая регистрация должна осуществляться в налоговых органах. Согласно ст. 1036, 1037 ГК РФ изменение, досрочное расторжение или прекращение договора коммерческой концессии также подлежит регистрации в налоговых органах.

Кроме того, договор коммерческой концессии, включающий передачу прав на использование зарегистрированного в России патента или товарного знака, подлежит регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, созданной на основании Указа Президента от 9 марта 2004 г. № 314 на базе Роспатента (далее – Федеральная служба по интеллектуальной собственности). Без такой регистрации договор считается ничтожным (ч. 2 ст. 1028 ГК). Хотя законодательство не содержит требования об очередности той или иной регистрации, сначала лучше обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Если договор коммерческой концессии с участием западного правообладателя регулируется иностранным правом, что нередко встречается на практике, то требования к форме сделки с участием российского юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица устанавливаются в соответствии с российским законодательством. Кроме того, определенные императивные нормы главы 54 ГК РФ не могут быть отменены выбором иностранного права (ст. 1192 и ч. 2 ст. 1209 ГК).

Таким образом, при заключении договора коммерческой концессии, исполнение которого будет происходить в России, необходимо учитывать не только требования о регистрации, но и определенные ограничения по содержанию таких договоров вне зависимости от выбора иностранного права.

Правила регистрации в налоговом органе

Если иное не установлено договором, обязанность по регистрации договора коммерческой концессии лежит на правообладателе. При отсутствии соглашения об ином договор регистрируется органом, осуществившим регистрацию правообладателя. Если правообладатель – иностранное лицо, то регистрация, как правило, возлагается на пользователя и проводится в налоговом органе, осуществившем его регистрацию.

Регистрация в налоговых органах должна проводиться в течение пяти дней после поступления всех необходимых документов и представляет собой формальную процедуру. Юридическая экспертиза договора соответствующими нормативными актами не предусмотрена[1].

Для регистрации договора в налоговом органе требуются:
   заявление о регистрации договора, составленное в произвольной форме, заверенное подписью руководителя и печатью организации или подписью лица, действующего по доверенности;
   доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;
   документы, подтверждающие юридический статус каждой из сторон договора (например, свидетельство о регистрации для российского участника и выписка из торгового реестра или ее эквивалент для иностранного участника);
   три экземпляра договора (страницы прошиты, пронумерованы, без неоговоренных исправлений);
   два экземпляра описи документов.

Правила регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности

Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет регистрацию договора коммерческой концессии и изменений к нему в соответствии с ранее принятыми Правилами[2]. В силу ст. 1031 ГК РФ правообладатель обязан обеспечить регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, если договором не предусмотрено иное. Расходы по регистрации договора коммерческой концессии включают в себя 8000 руб. государственной пошлины плюс в определенных случаях расходы на услуги патентного поверенного. Так, иностранные правообладатели не могут самостоятельно обращаться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, а должны воспользоваться услугами российского патентного поверенного.

Для регистрации договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности требуются:
   заявление по стандартной форме (приложения 11 или 12 к Правилам);
   копия патента и (или) свидетельства на товарный знак;
   подтверждение об оплате пошлины;
   три экземпляра договора или заверенной выписки из него (страницы прошиты, пронумерованы, без неоговоренных исправлений);
   доверенность на патентного поверенного в простой письменной форме, подписанная уполномоченным должностным лицом заявителя;
   иные документы, которые могут быть предусмотрены действующим законодательством.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности проводит как формальную экспертизу поданных документов, так и экспертизу по существу. Например, проверяется наличие положений о предмете договора (в том числе номер патента или свидетельства на товарный знак), положений об объеме, территории, сроке использования исключительных прав. Также проверяется, включены ли положения о том, что пользователь обязан обеспечивать соответствие качества товаров или услуг, а правообладатель будет контролировать выполнение этого условия. Договор коммерческой субконцессии регистрируется по тем же правилам, что и договор коммерческой концессии.

Последствия несоблюдения требований о регистрации

В каждом случае исполнения договора на территории России должны выполняться требования, предусмотренные российским законодательством при его регистрации.

Без регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности договор считается ничтожным в силу прямого указания в законе (ч. 2 ст. 1028 ГК). Любое лицо может предъявить иск с требованием применить последствия недействительности ничтожной сделки. Суд также вправе (но не обязан) применить такие последствия по собственной инициативе (ч. 2 ст. 166 ГК). Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение (ст. 181 ГК).

Общие последствия недействительности сделок выражаются в двусторонней реституции – возврате сторонами друг другу всего полученного по сделке (ст. 167 ГК). Недействительная сделка не влечет юридических последствий и признается, как правило, недействительной с момента ее совершения.

В отдельных случаях доход по ничтожной сделке может быть взыскан в бюджет. Например, по сделкам, совершенным с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК). Представляется, что в отношении ничтожных сделок в отсутствие государственной регистрации должны применяться общие последствия недействительности, то есть двусторонняя реституция. В противном случае имело бы место неосновательное обогащение (ст. 1103 ГК).

Без регистрации в налоговых органах договор не имеет юридической силы в отношении третьих лиц (ч. 2 ст. 1028 ГК). Без такой регистрации стороны договора коммерческой концессии не вправе ссылаться на договор в отношениях с третьими лицами, например, с другими пользователями, нарушающими ограничения по территории, или в иных случаях нарушений прав пользователя или правообладателя. Однако на практике встречаются случаи, когда суды приравнивают регистрацию договоров в налоговых органах к государственной регистрации и рассматривают незарегистрированные договоры как ничтожные сделки в силу прямого указания в законе: несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность (ст. 165 ГК).

Судебная практика

На практике зачастую отношения, являющиеся по содержанию договорами коммерческой концессии, оформляются несколькими договорами – лицензионным, договором аренды, дистрибьюторским (по юридическому содержанию – агентским или смешанным договором), договором комиссии и т.п. Стороны, как правило, не регистрируют такие договоры в налоговых органах. Полагаю, это довольно рискованная практика.

Следует предупредить предпринимателей о существовании судебных решений, когда в ряде случаев дистрибьюторские договоры или договоры о совместной деятельности были рассмотрены судом исходя из существа правоотношений и признаны договорами коммерческой концессии. Поскольку стороны не зарегистрировали договоры в государственных органах, то суд признал их ничтожными со всеми вытекающими последствиями. Примечательно, что ни в одном из рассмотренных дел не шла речь о предоставлении прав на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Рассмотрим несколько таких дел. Так, в 1999 г. Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел иск ТОО НПФ «Био Тон» (истец) к ЗАО «Ингакамф» о взыскании убытков. В ноябре 1999 г. суд кассационной инстанции по жалобе истца проверил материалы дела и установил, что в 1997 г. ЗАО «Ингакамф» (ответчик) предоставил истцу статус официального эксклюзивного дистрибьютора на реализацию препарата «полифепам» на территории Российской Федерации на основании договора о сотрудничестве и предоставлении статуса эксклюзивного дистрибьютора. Суд, проанализировав условия заключенного договора по существу, пришел к выводу, что между истцом и ответчиком был заключен договор коммерческой концессии, предметом которого «являлась передача исключительного права на реализацию медицинского препарата». Суд пришел к выводу, что отношения сторон регулировались главой 54 ГК и нормами Патентного закона.

При рассмотрении дела выяснилось, что ЗАО «Ингакамф» не обладало исключительными правами на препарат и, следовательно, не могло выступать в договоре коммерческой концессии в качестве стороны, передающей такие права. Суд отметил, что договор не был зарегистрирован ни в Роспатенте, ни в органе по государственной регистрации юридических лиц. На основании установленных фактов суд пришел к выводу, что указанная сделка является ничтожной, а соответственно, отсутствуют основания для удовлетворения требования истца о взыскании убытков[3].

В 2002 г. Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел иск ОАО «Орловская промышленная компания» к ООО «Научно-внедренческая фирма «АТП-Пахарь». Суд установил, что между истцом и ответчиком был заключен договор коммерческой концессии, по которому истцу предоставлялось право на использование комплекса исключительных прав по ряду патентов на изобретение «Плуг для гладкой пахоты». Договор не был зарегистрирован в Роспатенте, соответственно, по логике суда, в силу ст. 1028 ГК он являлся ничтожной сделкой. Суд применил последствия недействительности ничтожной сделки в форме двусторонней реституции, а именно: обязал истца возвратить комплект документов на изобретения, а с ответчика постановил взыскать сумму предоплаты и проценты, квалифицировав ее как неосновательное обогащение. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы и оставил решение суда в силе[4].

По всей вероятности, та же фирма «АТП-Пахарь» фигурировала в деле, рассмотренном в 2003 г. Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа. Так, в 1999 г. ОАО «Амурский судостроительный завод» (изготовитель) заключило договор о совместной деятельности по производству навесных плугов с правопредшественником «АТП-Пахарь» (разработчиком). По условиям договора разработчик передавал изготовителю техническую документацию, осуществлял авторский надзор при корректировке документации производства, а изготовитель должен был осуществлять отчисления в пользу разработчика в размере 10% от продажной цены каждого изделия. Изготовитель свои обязательства не исполнил, что и привело к подаче иска.

Суд, руководствуясь ст. 431 ГК, установил буквальное значение условий договора путем сопоставления их с другими условиями и смыслом договора в целом и пришел к выводу, что на деле стороны заключили договор коммерческой концессии. Суд указал, что договор не был зарегистрирован в органе по регистрации юридических лиц в нарушение ст. 1028 ГК. Суд приравнял это к отсутствию государственной регистрации, а следовательно, посчитал такой договор ничтожным в силу ст. 165 ГК.

Передача прав на фирменное наименование

Как было отмечено, передача прав на фирменное наименование занимает, пожалуй, ключевое место в комплексе прав, передаваемых по договору коммерческой концессии.

Фирменное наименование состоит из так называемой обязательной и произвольной части. Обязательная часть представляет собой указание на организационно-правовую форму – АО, OOO, а произвольная выполняет функцию индивидуализации. На практике российские суды в течение ряда лет придерживаются тенденции сравнения на тождество или сходство полных фирменных наименований в спорах о нарушении прав на фирменное наименование[5].

Передача прав на фирменное наименование является одним из дискуссионных моментов. Так, по мнению ведущих специалистов в области прав интеллектуальной собственности (которое разделяет и автор этой статьи), до сих пор применяется Положение о фирме 1927 г. в части, не противоречащей ГК РФ. П. 12 этого положения, в частности, предусматривает, что «право на фирму не может быть отчуждено отдельно от предприятия. В случае перехода предприятия к новому владельцу таковой может пользоваться прежней фирмой предприятия только с согласия прежнего владельца или его правопреемника, и лишь при условии добавления к ней указания на преемственную связь». ГК РФ, в свою очередь, предусматривает возможность отчуждения права на фирменное наименование в результате продажи предприятия (ч. 2 ст. 559 ГK).

Как известно, ст. 1027 ГК предусматривает возможность предоставления права использования (но не отчуждения!) фирменного наименования в рамках договора коммерческой концессии. В юридической литературе высказывается мнение, что передача права на фирменное наименование может вводить в заблуждение потребителя. Хотелось бы возразить. В соответствии с законом (ст. 1032 ГК) пользователь концессии обязан информировать покупателей, что те или иные товары и услуги производятся или оказываются на основе концессии, так что при соблюдении этих требований не может идти речи о введении в заблуждение.

Ввиду отсутствия специального закона о фирменном наименовании, принятие которого предусмотрено ст. 54 ГК, и наличия фирм-двойников на практике различительная часть фирменного наименования зачастую регистрируется в качестве товарного знака, так как передача прав на него представляет собой отработанную процедуру.

В спорных случаях следует иметь в виду, что российское законодательство рассматривает товарный знак и фирменное наименование в качестве равноправных объектов интеллектуальной собственности. Иными словами, лицо, ранее зарегистрировавшее компанию с фирменным наименованием, тождественным позднее поданному на регистрацию товарному знаку, имеет приоритет и может оспорить регистрацию и (или) запретить использование такого товарного знака (п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках).

Антимонопольное регулирование

Безусловно, регистрационные формальности, при всей их важности, не являются основными или единственными проблемами, с которыми сталкиваются юристы и предприниматели в России в связи с заключением, регистрацией и исполнением договоров коммерческой концессии.

По российскому праву, например, являются ничтожными условия договора коммерческой концессии, ограничивающие право продавать товары или оказывать услуги исключительно покупателям «имеющим место нахождения (место жительства) на определенной в договоре территории» (ч. 2 ст. 1033 ГК РФ). Соглашение, которое содержит такое территориальное ограничение, потенциально может рассматриваться в случае судебного разбирательства как противоречащее императивным нормам российского права и соответственно не подлежащее применению. Указанные положения, направленные на разграничение лицензионных территорий, как раз довольно часто встречаются в дистрибьюторских договорах.

Можно рекомендовать аккуратнее подходить к составлению дистрибьюторских договоров, особенно эксклюзивных, чтобы избежать риска признания их по сути договором коммерческой концессии с последующим оспариванием положений об ограничении территории продаж или группы потенциальных покупателей. Однако на практике это довольно сложно, так как нет четких критериев разграничения ряда договоров, предметом которых является передача исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности: например, лицензионного договора или дистрибьюторского с элементами лицензионного и договора коммерческой концессии.

Следует также помнить, что для пользователей или правообладателей, включенных в реестр субъектов, доля которых на рынке определенного товара превышает 35%, соглашение об ограничении круга потенциальных покупателей может рассматриваться как действия, ведущие к ограничению конкуренции. Возможные последствия по результатам административного разбирательства – получение предписаний МАП России о прекращении таких действий и наложение административных штрафов в случае неисполнения предписаний[6].

Иные важные аспекты

Оправданное беспокойство пользователей вызывают положения ст. 1037 ГК о прекращении договора коммерческой концессии при объявлении правообладателя банкротом, а также в случае прекращения принадлежащих правообладателю исключительных прав на фирменное наименование без замены их новыми аналогичными правами.

Вместе с тем пользователь должен знать о том, что у него есть определенные права и гарантии в отношениях с правообладателем. Так, при досрочном расторжении договора (как заключенного на определенный срок, так и без указания срока) инициирующая сторона должна уведомить контрагента за шесть месяцев, если договором не установлен более длительный срок (ч. 1 и 2 ст. 1037 ГК). При этом досрочное расторжение договора, заключенного на определенный срок, регистрируется в органе, осуществившем государственную регистрацию правообладателя.

Пользователь при надлежащем исполнении своих обязанностей по договору имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок в течение трех лет по истечении срока первоначального договора на условиях, не менее благоприятных, чем условия прекратившегося договора (ст. 1035 ГК). Если правообладатель отказывается от продления договора с добросовестным пользователем, он должен либо отказаться от заключения нового договора с любым другим лицом в течение трех лет, либо возместить пользователю понесенные им убытки. Представляется, что эта норма является императивной, и в российском суде положение договора об обратном может быть признано недействительным.

ГК РФ содержит императивную норму о субсидиарной ответственности правообладателя за несоответствие качества товаров или услуг, продаваемых или оказываемых пользователем. Еще более отпугивает правообладателей (в основном иностранных) норма о солидарной ответственности с пользователем, если последний действует также и в качестве производителя концессионного товара. В этом случае потребитель, имея право предъявить претензии к любой из сторон, скорее выберет известную иностранную фирму, заботящуюся о своем имидже и деловой репутации, чем его российского партнера.

Негативные последствия можно смягчить, вдумчиво и тщательно составляя договор. Можно включить взаимные гарантии сторон, например, о действительности прав правообладателя, его обязательствах поддерживать в силе права на фирменное наименование, товарные знаки, патенты. В интересах пользователя можно также включать положения о невыдаче концессий третьим лицам на территории действия лицензии, о преимущественном праве продления срока договора при соблюдении определенных условий и т.п. Иными словами, можно рекомендовать сторонам быть более изобретательными в составлении договоров там, где законодатель прямо не ограничивает такое юридическое творчество.


[1] См.: приказ Министерства по налогам и сборам РФ от 20 декабря 2002 г. № БГ-3-09/730. Зарегистрирован в Минюсте 16 января 2003 г. № 4125.
[2] Патенты и лицензии. 2003. № 7. С. 55.
[3] Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 ноября 1999 г. № КГ-A40/3549-99.
[4] Извлечение из Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 30 декабря 2002 г. по делу № КГ-А40/8364-02.
[5] Постановления Президиума Высшего арбитражного суда от 5 марта 2002 г. № 4197/01 от 9 февраля 1999 г. № 7570/98.
[6] Ст. 6 закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».