Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Уступка патента: есть вопросы

Р.Р.Ханбеков - аспирант Института государства и права РАН.

Монопольное использование объекта промышленной собственности является основным, но далеко не единственным способом удовлетворения имущественных интересов обладателя патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Ст. 28 Соглашения ТРИПС предусматривается, что владелец патента также имеет право уступать свои патентные права, передавать их по наследству и давать разрешение на использование путем заключения лицензионных договоров. Аналогичные нормы установлены и в отечественном законодательстве.

В доктрине гражданского права давно ведется дискуссия, куда необходимо отнести и как регулировать договоры о передаче исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Предлагается два варианта решения проблемы: расширение правового регулирования в действующем Патентном законе РФ и разработка и принятие четвертой части ГК РФ. Возможен еще один путь – включение данных договоров во вторую часть ГК РФ в том случае, если на них распространяется общая часть договорного права и положения о сделках.

В этой связи особый интерес вызывает уступка патента, обремененного лицензионным договором. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности производит регистрацию договора уступки патента только при наличии документального подтверждения согласия лицензиара по обременяющему патент договору на такую уступку. Ни Патентный закон, ни Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец[1] не содержат прямого указания на это. Свое требование федеральный орган основывает на предписании п. 7 Правил о представлении «документа, подтверждающего соглашение сторон зарегистрированного договора о внесении соответствующих изменений» при регистрации изменения сторон лицензионного договора.

С этим не согласился Б.Л.Александров, обратившийся в Верховный суд РФ с требованием признать противоречащим Конституции РФ (ч. 1 ст. 44), Патентному закону РФ (ст. 10 и 13) и Гражданскому кодексу РФ (ст. 138, 382, 617 и 1038) данный пункт Правил[2] в части необходимости получения лицензиаром согласия всех пользователей патента – лицензиатов на уступку патента третьему лицу**.

* В действовавших на момент вынесения Верховным судом решения Правилах рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, утвержденных Роспатентом 21 апреля 1995 г., оспариваемое требование содержалось в п. 6.

Истец доказывал, что это положение нарушает права патентообладателя на свободную передачу патента другому лицу. В частности, он ссылался на общие правила перемены лиц в обязательстве (а конкретно, уступки требования), установленные ст. 382 ГК РФ. Согласно п. 2 этой статьи «для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором». Истец также указывал на положения конкретных договоров – аренды (ст. 617 ГК РФ) и коммерческой концессии (ст. 1038 ГК РФ), которые конкретизируют каждый в своем случае правила общей части ГК о перемене лиц в обязательстве.

Однако суд пришел к парадоксальному выводу: «ст. 382 ГК РФ… не регулирует правоотношения, вытекающие из лицензионного договора». Таким образом, суд отрицательно ответил на вопрос, заданный Е. А. Сухановым на заседании «круглого стола» «Интеллектуальная собственность: правовое регулирование, проблемы и перспективы»[3], о том, распространяется ли общая часть договорного права на лицензионные договоры. В то же время суд в своем решении ссылается на общее правило обязательственного права о недопустимости изменения договора в одностороннем порядке (ст. 450 ГК РФ), а также упоминает о свободе договора (ст. 421 ГК РФ).

Напомним, что согласно п. 3 ст. 420 «Понятие договора» «к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (ст. 307 – 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе».

Обоснования для такой непоследовательности в суждениях Верховный суд привел достаточно странные: «для осуществления регистрации договора уступки патента, обремененного лицензионным договором, необходимо согласие лицензиата на изменение стороны лицензионного договора, поскольку данным договором на патентообладателя (лицензиара) возлагаются определенные обязательства, носящие творческий, личностный характер, и замена лицензиара в этом случае существенным образом затрагивает права лицензиата».

Суд признал ссылку истца на ст. 10 и 13 Патентного закона неуместными, поскольку они «не содержат положений, регулирующих порядок внесения изменений в лицензионный договор». Но ведь ни Патентный закон, ни какой иной нормативный акт патентного законодательства РФ (включая международные договоры) тем более ничего не упоминает о «творческом, личностном» характере обязательств лицензиара. Допускаем, что некоторые договоры могут содержать подобные условия, но это является скорее исключением и уж никак не следует из предмета лицензионного договора, приведенного в п. 1 ст. 13 Патентного закона.

Кроме того, ст. 383 ГК РФ устанавливает императивное правило о недопустимости перехода к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора. Применяется ли она к лицензионным договорам? По логике Верховного суда – тоже нет, поскольку иное сделает в принципе невозможным уступку патента, обремененного лицензионным договором. Кроме того, новеллой гражданского права является личностный характер обязательств лицензиара – юридического лица.

Также суд пришел к выводу, что «требование заявителя по существу сводится к наделению патентообладателя – лицензиара правом в одностороннем порядке передавать права лицензиара по договору выбранной им стороне без согласия второй стороны договора, что противоречит общим принципам договорных отношений, оно не может быть признано правомерным». Но тогда данным принципам в равной степени противоречит и диспозитивное правило п. 2 ст. 382 ГК РФ, наделяющее кредитора правом уступать требование без согласия должника. Возможно, суд смутило наименование сторон в ст. 382 ГК РФ, и, по его мнению, правоотношения лицензиара и лицензиата не соответствуют отношениям кредитора и должника.

Позволим себе не согласиться с таким предполагаемым мнением. Ведь в общем случае, согласно опять же определению предмета лицензионного договора в Патентном законе, обязательства лицензиара заключаются в документальном фиксировании своего разрешения на использование разработки, поскольку ее существо не является секретом для лицензиата. Значит, с момента регистрации лицензионного договора обязанности лицензиара являются в общем случае исполненными. С этого момента наступает обязанность лицензиата выполнить встречное обязательство по уплате вознаграждения, что как раз и ставит его в положение должника, а лицензиара – кредитора.

Важно отметить, что общим между исключительными патентными правами и правом собственности является возможность их наследования (п. 6 ст. 10 Патентного закона), которое представляет собой «общее, или универсальное правопреемство»[4] (п. 1 ст. 129 ГК РФ). В результате наследования права кредитора по обязательству переходят к наследнику (ст. 387 ГК РФ). Смерть кредитора – гражданина приводит к прекращению обязательства и соответственно договора, его содержащего, только если оно неразрывно связано с личностью кредитора (п. 2 ст. 418 ГК РФ). Таким образом, в ГК положения о перемене лиц в обязательстве неразрывно связаны с универсальным правопреемством. К примеру, смерть арендодателя в общем случае не влечет прекращение договора аренды, а лишь автоматическую его замену наследником, возражать против которой арендатор не вправе.

В свете рассмотренного нами решения Верховного суда совсем иная картина представляется при наследовании патента. Смена обладателя патента, обремененного лицензионным договором, невозможна без согласия лицензиата. Чтобы избежать противоречия с Патентным законом в части права на наследование, Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец разделяют правопреемство и наследование (пятый абзац п. 6 Правил), требование согласия лицензиата на которое было бы абсурдом. Получить же однозначный ответ, становится ли в этом случае наследник патентообладателя стороной лицензионного договора, а также, сохраняет ли силу договор после смерти патентообладателя, не представляется возможным, поскольку поставленные вопросы упираются в применение тех или иных общих положений ГК РФ об обязательствах и договорах. А в данном случае, как видим, подход Верховного суда избирателен и непоследователен.

Таким образом, Роспатент и действующая судебная практика стоят на позиции самостоятельности договоров об уступке патента и лицензионного договора и неприменимости к ним всех норм общей части договорного права. Следовательно, договоры о передаче исключительных прав не могут быть включены во вторую часть Гражданского кодекса РФ. В этой ситуации представляется крайне актуальным детальное регулирование данной категории договоров в нормативном порядке, например, в Патентном законе РФ. Пока нормотворчеством в области патентного права занимается Верховный суд, вряд ли возможен нормальный хозяйственный оборот исключительных прав на объекты промышленной собственности.

Новеллой Патентного закона является открытая уступка патента, правом на которую обладает автор изобретения еще в момент подачи заявки (п. 3 ст. 13 Патентного закона). Несмотря на то, что правом на открытую уступку наделяется автор изобретения, реализовать его сможет только патентообладатель. Автор же в случае подачи вместе с материалами заявки ходатайства об открытой уступке потенциального изобретения полностью освобождается от всех пошлин, взимаемых как до, так и после выдачи патента.

Вероятно, новелла законодателя направлена на побуждение авторов, не имеющих достаточных средств, к патентованию своих разработок и введению их в имущественный оборот. Однако законодатель не указывает, наделяется ли автор в случае получения патента вытекающего из него исключительными правами. Очевидно, наделяется, тем более что Патентный закон четко говорит о таком авторе, как о «патентообладателе». Иное было бы невозможно, так как передать право может только правообладатель.

Конечно же, такой автор изобретения с получением патента также наделяется исключительным правом запрещать незаконное использование разработки и защищать его в суде. Кроме того, как патентообладатель такое лицо вправе заключать лицензионные договоры и делать это в течение достаточно длительного периода, несмотря на то, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует сведения о поданном заявлении автора.

В этой ситуации в интересах и автора, и возможного контрагента – заключение именно лицензионного договора. Тогда автор остается патентообладателем, а лицензиат не уплачивает «все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель)». Кроме того, цена лицензионного договора обычно ниже, чем договора об уступке патента. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности будет обязан зарегистрировать такой лицензионный договор, поскольку никаких законных оснований для отказа нет. Остается только предполагать размеры возможных потерь госбюджета и ожидать потока авторских заявлений об открытой уступке патента на изобретение, инициаторами которых являются будущие лицензиаты.

Необходимо также отметить тот факт, что законодатель ограничивает круг возможных правопреемников по договору открытой уступки патента в отличие от договора открытой лицензии гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами. Отказ в регистрации договора об открытой уступке патента иностранному лицу будет противоречить ст. 2 Конвенции по охране промышленной собственности, которая носит название «Национальный режим для граждан Союза»: «В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией». При буквальном толковании нормы Конвенции очевиден вывод, что Патентный закон ей не противоречит, а вот отказ в регистрации договора федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности будет незаконным ввиду прямого действия норм Конвенции на территории Российской Федерации.

Заявление об открытой уступке патента может быть отозвано патентообладателем по истечении двух лет с даты публикации сведений о выдаче такого патента с выплатой всех пошлин.

По смыслу Патентного закона заявление об открытой уступке патента не может быть подано после приобретения статуса патентообладателя, хотя как раз такая возможность представляется вполне разумной. При этом по аналогии с открытой лицензией размер пошлины, уплачиваемой за поддержание патента, уменьшался бы на 50%. Кроме того, круг лиц, обладающих правом на открытую уступку патента и правом его приобрести, должен быть тот же, что и в случае с открытым лицензированием.


[1] Патенты и лицензии. 2003. № 7. С. 55.
[2] Патенты и лицензии. 2004. № 9. С. 84.
[3] Законодательство. 2001. № 3. С. 4.
[4] Гражданское право/Под ред. Е.А.Суханова. В 2-х т. Т. 1. М.: Бек, 1998. С. 533.