Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Охраноспособен ли товарный знак, представляющий форму товара?

Товарный знак, представляющий форму товара, является наряду со звуковым и обонятельным новым типом знака, порожденным законодательным прогрессом как за рубежом, так и в России. Из п. 1 ст. 6 закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» следует, что форма товара может быть зарегистрирована в качестве товарного знака, если она не определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно п. 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 на практике в качестве объемных обозначений помимо трехмерных объектов, предусмотренных п. 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, заявляются также обозначения, представляющие собой форму товара и его частей или упаковки. В этом пункте сформулирован следующий подход к оценке охраноспособности объемных изображений: если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий аналогичного назначения, то такое обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Включение в п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках положений относительно товарных знаков, представляющих форму товара, обусловлено стремлением привести российское законодательство в соответствие с международным, в том числе с Директивой по гармонизации законов о товарных знаках в странах Евросоюза (далее – Директива ЕС).

В пояснительном разделе Директивы ЕС указано, что товарному знаку, представляющему форму товара, может быть отказано в предоставлении правовой охраны, если монополизация заявленной формы ущемит интересы конкурентов.

Для предотвращения совпадения системы охраны товарных знаков с охраной изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в Директиву ЕС введены положения (п. 1е ст. 3), ограничивающие регистрацию отдельных форм. Например, не охраняются формы:
   отражающие сущность товаров (сущностные);
   необходимые для достижения технического результата (функциональные);
   обеспечивающие существенную ценность товара (привлекательные или орнаментальные).

Проанализировав положения Директивы ЕС и Закона Российской Федерации о товарных знаках, можно установить следующее. Исходя из равнозначности понятий «сущность товара» и «свойство товара» следует, что предусмотренный Директивой ЕС третий критерий (из трех установленных) неохраноспособности товарного знака, представляющего форму товара, оказался «за бортом» российского Закона о товарных знаках.

Понятие «форма, обеспечивающая существенную ценность» можно трактовать, на наш взгляд, как «форма, привлекающая внимание (потребителей)». Причем если привлекательность обусловливается эстетическими свойствами формы, то по аналогии со словесными обозначениями они интерпретируются как носящие хвалебный характер и обеспечивающие выгоду одному производителю в случае приобретения им монопольного права на такую форму.

Примерами сущностных, функциональных и привлекательных соответственно являются формы:
   чашки для яйца, соответствующей форме яйца;
   сопла пульверизатора;
   детской ванны в виде ракушки.

Однако форма предназначенных для кошек пищевых таблеток в виде сердца не была отнесена судом к привлекательным формам, так как ценность таблеток определяется не ее сердцевидным контуром, а химическими компонентами и вкусом.

При экспертизе товарных знаков, представляющих форму товара, ведомство Евросоюза по товарным знакам придерживается весьма жесткого подхода к вопросу их регистрации. Такая позиция оправдывается отсутствием у экспертов убежденности в том, что заявляемые формы товара будут восприниматься не как товар (что представляется логичным), а как товарный знак.

Отметим, что если изначально неохраноспособные сущностные, функциональные или привлекательные формы приобретают различительную способность вследствие их использования, то в Великобритании, например, они в отличие от форм других категорий не будут зарегистрированы. Эти исключения предусмотрены английским законодателем с целью предотвращения приобретения каким-либо производителем в рамках законодательства о товарных знаках возможно вечного монопольного права (при условии поддержания прав на товарный знак путем уплаты пошлин за продление срока действия регистрации) на формы, которым правовая охрана другими законами об интеллектуальной собственности предоставляется на ограниченный срок (например, формы, защищенные патентами на изобретение или промышленный образец).

По многим заявкам решения ведомства Великобритании об отказе в регистрации заявленных форм товара были оставлены в силе апелляционной палатой. Но и ее решения были обжалованы заявителями в высоком и апелляционном судах.

По результатам рассмотрения жалоб некоторые решения апелляционной палаты были подтверждены. Часть дел направлена в Европейский суд, к компетенции которого европейским законодателем отнесено толкование отдельных положений Директивы ЕС.

Среди переданных – дело «Конинклайк Филипс электроникс НВ» против «Ремингтон консумер продактс, лтд.», относящееся к вопросу оценки охраноспособности функциональной формы. В этом деле фирма «Филипс» обвинила фирму «Ремингтон» в нарушении прав на товарный знак, представляющий форму головки электробритвы с тремя вращающимися дисками (знак зарегистрирован в 1985 г. на основании приобретения им различительной способности), после того как конкурент в 1995 г. начал продажу на рынке Великобритании бритв, имеющих также три диска, расположенных по вершинам треугольника.

Фирма «Ремингтон» подала встречный иск о признании регистрации этого знака недействительной на основании функциональности формы. Высокий суд, рассмотрев вначале встречный иск, удовлетворил его.

Фирма «Филипс» в жалобе, поданной в апелляционный суд, утверждала, что редакция ст. 3 (п. 1е абзац второй) Директивы ЕС допускает возможность регистрации функциональной формы в том случае, если на рынке имеются другие формы, обеспечивающее достижение такого же технического результата, который обусловливает форма ее бритвы.

Европейский суд вынес решение по этому делу 18 июня 2002 г., ответив отрицательно на основной вопрос, поставленный апелляционным судом Великобритании: может ли препятствие для признания охраноспособным товарного знака, представляющего форму товара, существенные характеристики которой обеспечивают достижение технического результата, быть преодолено наличием на рынке других форм, обеспечивающих тот же результат?

Это решение, несомненно, станет ориентиром для ведомств и судов при рассмотрении весьма непростых вопросов оценки охраноспособности товарных знаков, представляющих форму товара. Становится понятно, что владельцам товарных знаков, представляющих форму товара, необходимо хорошо подумать, прежде чем подать иск о нарушении прав на эти знаки[1].

Для того, чтобы быть зарегистрированным, товарный знак не должен представлять общепринятую форму товара или форму, незначительно отличающуюся от нее. Заявленный фирмой «Проктер энд Гэмбл» товарный знак, представляющий форму мыла в виде тела, приближающегося по форме к параллелепипеду, на двух длинных сторонах которого устроены выемки двоякой кривизны, был признан ведомством Великобритании неохраноспособным.

Вместе с тем следует иметь в виду следующее обстоятельство. Чем экстравагантнее заявляемая форма товара, тем меньше вероятность признания ее охраноспособной, так как эксперт будет сомневаться, сможет ли она восприниматься потребителями в качестве символа, предназначенного для отличия товаров заявителя от однородных товаров других заявителей. Поэтому предприниматель, желающий приобрести права на товарный знак, представляющий форму товара, должен до подачи заявки каким-либо способом уведомить потребителей о том, что особая форма товара указывает на источник его происхождения.

Ответ на вопрос: в какой степени преподнесенные этим предпринимателем уроки усвоены средним потребителем – дают результаты опросов. Чем выше степень усвоения этих уроков (потребители не только запоминают форму товара, но и ассоциируют ее с источником происхождения товара), тем больше шансов предпринимателя на признание за заявленным им знаком статуса «знак, приобретший различительную способность»[2].

Фирма «Дьюлит, лтд.», производящая в Великобритании в течение 50 лет приборы для поджаривания гренок (далее – тостеры), предназначенные для кафе, является владельцем товарного знака «Дьюлит». После опубликования в бюллетене товарных знаков (Великобритания) поданных фирмой (далее – заявитель) шести заявок на регистрацию в качестве товарных знаков форм изготовляемых ею тостеров для использования в домашнем хозяйстве (три формы с закругленными углами, а три – с прямыми), они были оспорены конкурентом заявителя – фирмой «Роулет катэринг эплайэнсиз, лтд.» (далее – оппонент). Апелляционная палата удовлетворила протест, придя к заключению, что заявленные обозначения не соответствуют следующим регламентированным Законом Великобритании о товарных знаках 1994 г. условиям охраноспособности:
   не могут выполнять функцию товарного знака: отличать товары одного производителя от товаров других производителей (ст. 1(1) и 3(1)а);
   лишены различительного характера и не приобрели различительную способность в результате использования на рынке (ст. 3(1)b);
   состоят исключительно из форм, обусловливающих коммерческую ценность товара (ст. 3(2)с).

Заявитель подал апелляцию в высокий суд. Заявитель считал, что его формы приобрели различительную способность в результате использования на рынке, что доказывается, по его мнению, публикациями в прессе, заключениями торговых агентов, результатами проведенных фирмой «НОП» опросов потребителей. Было опрошено 126 человек, которым показали не тостер фирмы «Дьюлит, лтд.», а тостер оппонента, на двух боковых сторонах которого было нанесено слово «Роулет», представляющее начальную часть фирменного наименования оппонента. Причем слово «Роулет» было прикрыто металлической пластиной.

Со своей стороны оппонент обратил внимание суда на то обстоятельство, что опросы потребителей были проведены фирмой «НОП» спустя 18 месяцев после подачи заявок на рассматриваемые знаки. Заявитель также апеллировал к факту регистрации заявленных форм в качестве европейского товарного знака.

По результатам анализа представленных заявителем материалов суд установил следующее. Данные о средствах, затраченных заявителем на рекламу своих товаров, нельзя оценивать как фактор, который необходимо учитывать при решении вопроса о приобретении заявленными формами различительной способности. Эти данные относятся к обеим категориям тостеров (предназначенных для кафе и дома) без указания расходов на рекламу каждой из сторон.

Из факта известности на рынке фирмы «Дьюлит, лтд.» и принадлежащего ей знака «Дьюлит» не «вытекает» тот факт, что формы выпускаемых ею товаров воспринимаются потребителем как товарный знак. Тем более, если учесть, что тостеры, форма которых характеризуется округленными углами, появились на рынке всего за шесть месяцев до даты подачи заявки.

В решении также отмечено следующее. Судебной практикой давно установлено, что достоверность проводимых различными фирмами опросов в качестве свидетельских показаний весьма проблематична в связи с трудностями разработки методики, объективно отражающей сущность исследуемой проблемы (применительно к рассматриваемому делу – приобретение товарным знаком, представляющим форму товара, такой степени различительной способности, что потребители стали воспринимать его как указатель на источник происхождения товара).

Кроме того, задаваемые вопросы могут отличаться от разработанных, а ответы при их регистрации корректироваться в пользу фирмы, заказавшей опрос потребителей. Анализ заданных вопросов вызывает подозрение и в том, что их структура умышленно разработана в такой форме, которая обусловливает получение желаемых для заявителя ответов. Таким образом, изучение результатов опросов не может свидетельствовать о приобретении заявленными формами различительной способности.

Высокий суд не пошел на поводу у адвоката заявителя, призывавшего вступить на еще не проторенный путь толкования положений ст. 3(2)с, отметив в решении следующее. Если бы суд пришел к заключению о приобретении заявленными формами различительной способности, то он передал бы дело в Европейский суд для того, чтобы последний дал соответствующие разъяснения по вопросу применения ст. 3(2)с.

Факт регистрации в качестве европейского товарного знака заявленных форм, а также других форм товаров на имя других юридических лиц не может оказать никакого влияния на вынесение решения по данному делу, так как ведомство Великобритании в соответствии с национальным законом не обязано ориентироваться на решения, принимаемые ведомством Евросоюза по товарным знакам[3].

Европейский товарный знак № 576066 был оспорен фирмой «Дэниш дэару борд» – датским производителем сыров (далее – оппонент). Оппонент просил признать регистрацию знака № 576066 недействительной полностью в отношении всех товаров, указанных в заявке (молочные продукты и сыры), так как оспариваемый знак не обладает различительной способностью. Этот довод был основан на утверждении, что форма товара в виде бублика (с дыркой посередине) относится к категории общепринятых форм не только пирогов, но и головок сыра. Были представлены образцы головок сыра в форме гайки и круглого пирога с дыркой в середине, которые изготавливаются уже в течение нескольких лет по всей Европе.

Оппонент сослался на решение морского коммерческого суда г.Копенгагена № V-0101-95 от 11 декабря 1997 г., который установил, что дырка в середине головки сыра не придает ей отличительных черт (истцом в этом деле был владелец патента на промышленный образец – контейнер для головки сыра, форма которого подобна форме головки сыра с дыркой).

Владелец оспариваемого знака, ознакомленный в установленном порядке с протестом, ограничился следующими утверждениями:
   зарегистрирована не круглая форма с плоскими гранями, имеющая дырку посередине, а классический тороид, образованный вращением круга вокруг оси, расположенной в его плоскости;
   даже простые формы могут обладать различительной способностью, если они не функциональны и не применялись ранее в отношении товаров, для маркировки которых они заявляются;
   головки сыра в виде бублика, представляющего трехмерный оспариваемый знак, не поставляются на рынок другими производителями.

Апелляционной палатой ведомства Евросоюза данный протест не был удовлетворен по следующим причинам. Нельзя утверждать, что форма головки сыра в виде бублика, которой предоставлена правовая охрана, относится к категории общепринятых форм головок сыра с дыркой в центре. Неправомерно считать наличие дырки в группе головок сыра доказательством отсутствия различительной способности у каждой из них, так как форма головки сыра должна оцениваться в целом, а не по какому-то одному элементу, тем более что дырка может быть названа элементом лишь в кавычках.

Вывод морского коммерческого суда г. Копенгагена, на решение которого сослался оппонент (концепция устройства дырки в товаре не может быть зарегистрирована в качестве товарного знака), не противоречит вышесказанному. Любой товар воспринимается, в первую очередь, как товар, а не как представляющий форму товара товарный знак, указывающий на его происхождение. Тем не менее законодатель занял либеральную позицию, считая, что некоторые объемные формы товаров могут при удовлетворении определенных условий выполнять функцию товарного знака.

Отнесение законодателем простых (общепринятых) обозначений к категории неохраноспособных знаков основывается на решении: монопольное право на простое обозначение не может быть предоставлено ни одному из производителей, так как совокупность простых обозначений (обычные слова, общепринятые плоские формы (круг, треугольник), объемные формы (куб, шар)) является общественным достоянием.

При рассмотрении апелляционной палатой ведомства Евросоюза ряда дел: R752/1999-1 (liqueur bottle), R488/1999-2 (condiment sauce bottle), R355/1999-3 (bottle) – было определено: критерии для отнесения к категории охраноспособных обозначений словесных и изобразительных знаков, с одной стороны, и объемных форм, с другой стороны, различны (для последних установлены менее жесткие критерии). Оспариваемый знак обладает достаточной степенью различительной способности (даже при строгом подходе, применяемом при оценке различительной способности традиционных знаков), так как форма головки сыра в виде бублика (общепринятая для пирогов, но не в отношении сыра) уникальна в сырном секторе рынка и бросается в глаза[4].

В Канаде заявка на регистрацию товарного знака, представляющего форму бутылочной пробки с верхней (видимой) частью в виде группы объемных апельсинов и мускусных дынь была оспорена фирмой «Белкам, инк.», использующей бутылки с увенчанными различными фруктами пробками, которые увеличивают ценность бутылки вследствие ее приятного вида (при этом вид фрукта указывает на запах чистящей жидкости, размещенной в бутылке).

Фирма «Белкам, инк.» указала на известность из патента США № 1490341 с приоритетом от 15 апреля 1924 г. концепции размещения фруктов на пробке контейнера с целью указания на вид размещенных в нем фруктов.

Апелляционная палата ведомства руководствовалась решением по делу фирмы «Ремингтон», при рассмотрении которого были сформулированы такие посылки:
   если большая часть элементов формы обусловливает достижение технического результата, то регистрация знака, представляющего такую форму, означала бы предоставление монополии на функциональные элементы товара, что является прерогативой патентного законодательства;
   владельцу товарного знака законодателем предоставляется монопольное право не на товар, а на товарный знак, предназначенный для маркировки этого товара.

Из этих указаний следует вывод: подачу заявки на функциональный знак надо расценивать как попытку заявителя приобрести права патентовладельца под личиной прав владельца товарного знака.

На основании решения по делу «Ремингтон» апелляционная палата пришла к следующему заключению. Неизбежное восприятие потребителями фруктов на пробке в качестве символа, указывающего на запах содержимого бутылки, означает, что заявленная пробка является изначально функциональной, поэтому ей не может быть предоставлена охрана в качестве товарного знака. В решении апелляционной палаты также отмечалось: представленные заявителем материалы свидетельствуют о том, что потребители лишь в некоторой степени ассоциируют заявленный знак с товарами, размещенными в контейнерах с пробками, увенчанными апельсинами и мускусными дынями (к концу 1995 г. было продано не более 200 тыс. таких контейнеров), и не могут служить доказательством приобретения этим знаком различительной способности на дату подачи заявки вследствие использования на рынке[5].

В результате анализа рассмотренных дел можно сделать следующие выводы. Предоставление правовой охраны знакам, имеющим форму товара, является новым веянием в законодательстве стран как Старого, так и Нового света. До гармонизации (столь желаемой разработчиками Директивы ЕС и инструкции «Товарный знак Евросоюза»), относящихся к одному и тому же обозначению решений, которые выносятся ведомствами и судами в разных странах Евросоюза, – дистанция (во времени) огромного размера. Это подтверждается противоположными оценками ведомств Великобритании и Евросоюза в отношении охраноспособности формы тостера, заявленной фирмой «Дьюлит, лтд.».

Законодатели в Европе и на американском континенте придерживаются разных подходов к оценке охраноспособности товарных знаков, представляющих форму товара. В соответствии с инструкцией «Товарный знак Евросоюза» заявитель не должен представлять материалы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности вследствие его интенсивного использования на рынке, а законы США и Канады о товарных знаках требуют представления таких материалов.

Разработка товарного знака, представляющего форму товара, требует высокой степени воображения при выборе формы и больших усилий по ее рекламе. Но в случае регистрации этой формы усилия с лихвой окупятся благодаря высокой коммерческой ценности такого знака на рынке.


[1] Chris McLeod Shape marks threatened in Europe//Managing Intellectual Property. 2002. № 9. Р. 52 – 53.
[2] Holah M. The boundaries of trade mark protection in the United Kingdom//Trademark world. 2002. № 147. Р. 35 – 42.
[3] Dualit, ltd.’s (toaster Shapes) trade mark application//Reports of patent, design and trade mark cases. 1999. № 25. Р. 890 – 904.
[4] Josef Rupp Gesellschaft mbH’s trade mark, application for a declaration of invalidity by the Danish dairy board//European trade mark reports. 2002. V. 6. № 4. Р. 395 – 402.
[5] Belcan, inc. v. Hurtea and associes inc.//Canadian patent reporter. 2002. № 17(14 th). Р. 402 – 403.