Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Прекращение охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Л.В.БУТЕНКО – директор агентства интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры», патентный поверенный (г. Томск)

Использование товарного знака в зарубежном и национальном законодательстве

Товарный знак как термин традиционно используется практически во всех странах применительно к обозначениям, которыми маркируются изготовленные товары и которые обычно указывают на предприятие – производителя маркированных товаров либо услуг. Исходя из понятия «товарный знак» и одной из основных его функций – выделения товара или услуги среди присутствующих на рынке, национальные законодательства различных стран обусловливают получение исключительных прав на него на имя тех предприятий, которые используют этот знак или объявили о таком намерении.

Исключительное право на использование товарного знака обычно получают посредством его регистрации, но в ряде стран оно принадлежит владельцу знака после первичного использования. Суть подхода, основанная на принципе закрепления исключительных прав через использование, заключается в том, что присущие товарному знаку функции (указание на определенное качество, рекламирование, выделение товаров) могут осуществляться только через использование.

Подход к получению исключительных прав на использование товарного знака через регистрацию основан на получении необходимых юридических гарантий, в первую очередь, для владельца знака. Однако в большинстве стран существуют законодательные нормы, обязывающие владельца начать использование через определенное время. При этом, как правило, если товарный знак не используется и после этого времени, предусматриваются санкции, например, исключение знака из реестра.

Принцип обязательного использования товарных знаков содержится в Парижской конвенции по охране промышленной собственности (ст. 5, часть С), Соглашении ТРИПС (ст. 15, 19), законодательствах различных стран мира. В некоторых странах продление регистрации возможно лишь при представлении доказательств использования товарного знака либо предусматривается обязанность правообладателя по их представлению в течение всего срока действия регистрации.

Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» также указывает на обязательное использование товарного знака его владельцем. При несоблюдении этого условия возможно досрочное прекращение регистрации товарного знака. В соответствии с п. 3 ст. 22 Закона «правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации».

Наиболее полно понятие «использование» охарактеризовано в п. 2 ст. 4, согласно которой использование включает в себя любое из действий по размещению товарного знака на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Понятие использования товарного знака также раскрыто в п. 1 ст. 22 Закона: «Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со ст. 26 настоящего Закона». При этом на основании ст. 27 лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без этой регистрации считается недействительным.

При наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием может наступить после подачи заявления в Палату по патентным спорам в соответствии п 1.12 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам[1] (далее – Правила).

Специфика административных споров по неиспользованию и связанному с этим досрочному прекращению правовой охраны товарного знака в Палате по патентным спорам заключается в том, что именно владелец знака должен представлять доказательства его использования. На это указано в ст. 22 Закона о товарных знаках и в п. 2.5 Правил.

Российская практика и мнения специалистов

Практика досрочного прекращения правовой охраны в связи с неиспользованием уже имеет устойчивый характер. В основном подобные споры возникают при противопоставлении зарегистрированного обозначения сходному или тождественному обозначению в заявке на регистрацию товарного знака.

Однако отметим, что использование правового механизма по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием не всегда находит однозначное понимание у некоторых патентных поверенных, представителей предприятий – владельцев знака и специалистов Роспатента. Необходимость представления доказательств использования товарного знака его владельцем и подача заявлений о досрочном прекращении действия товарного знака в связи с его неиспользованием воспринимаются рядом специалистов как некоторый спекулятивный прием, рассчитанный на последующее приобретение прав на оспариваемый знак.

На ежегодной научно-практической конференции патентных поверенных, посвященной совершенствованию законодательства в области промышленной собственности, прошедшей 1 – 5 декабря 2004 г. под Москвой, был организован «круглый стол», на котором рассматривались вопросы, связанные с административными спорами в Палате по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием. Мнения специалистов, которые там прозвучали, подтверждают вышесказанное. В частности, некоторые патентные поверенные возмущались необходимостью представления «томов доказательств», подтверждающих фактическое использование товарного знака. А представители патентного ведомства, хотя и в шутку, предлагали ограничить возможности оспаривания повышением пошлин, связанных с подачей заявлений в Палату по патентным спорам.

У ряда специалистов существует мнение о необходимости законодательно закрепить положение о том, чтобы в течение определенного времени иные лица (по отношению к бывшему владельцу товарного знака) не могли зарегистрировать аннулированный товарный знак на свое имя.

Подобные доводы можно принять и понять в том смысле, что для владельцев оспариваемых знаков возможны некоторые издержки. Однако, как уже отмечалось, принцип обязательного использования товарных знаков, регулируемый российским законодательством, предполагает его исполнение. На наш взгляд, его соблюдение не настолько обременительно, чтобы сетовать по этому поводу.

Тома доказательств не обязательны при реальном использовании товарного знака. Представляется, что достаточно будет, например, одного лицензионного договора и нескольких договоров оказания услуг или продажи товаров, сопровождаемых образцами маркированной продукции. При надлежащем ведении бухгалтерского учета реальное использование товарного знака подтверждается без особых усилий. Можно представить в качестве доказательств, например, дистрибьюторские или агентские договоры на реализацию продукции, изготовленной владельцем товарного знака. При этом обязательным существенным условием указанных договоров должен быть контроль качества продукции, маркированной товарным знаком.

Что касается мнения представителей Роспатента о возможном повышении пошлин за подачу заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, либо о введении своеобразного моратория на регистрацию оспоренного знака, то следует подчеркнуть, что лица, оспаривающие неиспользуемые товарные знаки, помогают ведомству практически закрепить законодательные нормы об обязательном использовании товарных знаков. И если говорить о контроле за выполнением обязанностей владельцев знаков по их использованию, то именно патентные ведомства ряда стран проверяют фактическое использование товарного знака либо при его регистрации (например, в США), либо в определенные периоды его действия, например, при продлении срока действия (Франция).

На мой взгляд, проблема не в этом. Наиболее серьезной проблемой в российской практике является то, что государственный реестр товарных знаков переполнен неиспользуемыми товарными знаками или используемыми лишь в отношении нескольких видов товаров по сравнению с теми, для которых он зарегистрирован. Сравнивая зарегистрированные обозначения в отношении заявленных товаров иностранных заявителей и зарегистрированные обозначения российских заявителей, сразу можно увидеть разницу.

Если заявители других стран, как правило, регистрируют товарный знак в отношении нескольких товаров или классов, то во многих российских регистрациях перечислены все наиболее популярные совокупности товаров и даже рубрики всего класса или ряда классов. Невозможно представить, чтобы все эти разномастные товары когда-либо производились или будут производиться владельцем знака, особенно если заявителем выступает индивидуальный частный предприниматель либо малое предприятие. Принцип обязательного использования товарного знака при его соблюдении владельцами на практике помог бы разрешить не одну существующую проблему. Это пресечение регистраций, связанных с актами недобросовестной конкуренции и предназначенных исключительно для последующей передачи прав на использование товарных знаков, проблемы с письмами-согласиями на использование, переполнение государственного реестра товарных знаков регистрациями с неиспользуемыми обозначениями.

В российском законодательстве в отличие от законодательств зарубежных стран, имеющих жесткие нормы, регламентирующие использование товарного знака, наличие которых побуждает правообладателя иногда заранее составлять досье по фактам использования товарного знака, содержится свой правовой механизм. Это – передача прав на использование товарного знака на основании лицензионного договора, требующего обязательной регистрации в Роспатенте.

Однако и его реализация представляется отдельным специалистам не обязательной, если произведенный владельцем знака товар вводится в хозяйственный оборот в России иными лицами. С этими доводами можно было бы согласиться при прямых поставках продукции владельца знака дилеру или дистрибьютору и при наличии в соответствующих договорах условий контроля качества продукции, соблюдение которых обязательно для третьих лиц. Во всех иных случаях, когда механизм поставок товара предполагает не сознательное, а случайное исполнение обязательств по использованию товарного знака владельцем, а контроль качества продукции не прописан в договорах или иных документах, представляется, что лицензионный договор необходим. К тому же оформить и зарегистрировать лицензионный договор гораздо проще, чем готовить «тома доказательств».

Возможно, это основной аргумент в пользу сохранения лицензирования, несмотря на все издержки, связанные с регистрацией лицензионных договоров для владельцев и правопреемников товарных знаков. Данное доказательство не только законодательно закреплено, но его невозможно также «организовать и оформить» задним числом. В то же время оформление иных письменных доказательств, якобы подтверждающих фактическое использование товарных знаков, пусть даже и представленное в оригинале на заседании Палаты по патентным спорам, по признанию отдельных специалистов, – дело техники. Тем более, что сроки рассмотрения споров по неиспользованию товарных знаков зачастую переносятся (как правило, по ходатайству владельца знака), позволяя владельцу знака от заседания к заседанию пополнять доказательную базу.

Споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в Палате по патентным спорам

Споры по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием условно можно разделить на три вида.

Введение в хозяйственный оборот маркированной товарным знаком продукции владельцем знака. Любое из действий по введению маркированной продукции в хозяйственный оборот, которое осуществлено непосредственно владельцем знака, удостоверяет факт использования. В этих случаях маркированный товар, как правило, производится владельцем знака и является его собственностью, что значительно упрощает представление доказательств использования. Это один из самых простых видов споров, в которых владелец легко может доказать использование и отстоять права на товарный знак. При этом доказательствами использования знака могут быть сертификаты на произведенный товар, письменные доказательства, характеризующие факты производства и продажи сертифицированного товара и т.п.

Введение в хозяйственный оборот продукции с использованием товарного знака лицензиатом. В данном случае основными доказательствами использования товарного знака являются зарегистрированный лицензионный договор и доказательства фактического введения в хозяйственный оборот маркированной продукции лицензиатом. При этом особого внимания заслуживает дата регистрации договора, без которой он недействителен, и подтверждение отсутствия непрерывного неиспользования в течение любых трех лет после регистрации.

Введение в хозяйственный оборот маркированной продукции лицами, не имеющими лицензионного договора либо иных договорных обязательств по соблюдению условий контроля качества продукции. Это наиболее сложный вид споров, требующий более обширной доказательной базы. Следует отметить, что правомерное введение в хозяйственный оборот товаров, маркированных товарным знаком, может осуществляться не только собственниками товаров, но и лицами, выступающими от имени владельцев знака, на основании договоров подряда (гл. 37), поручения (гл. 49), комиссии (гл. 51), агентирования (гл. 52 ГК РФ).

Ряд специалистов придерживается крайних точек зрения по этим спорам. Так, одни специалисты, ссылаясь на практику рассмотрения споров по неиспользованию товарного знака, полагают, что владелец товарного знака должен быть собственником и продавцом маркированного товара[2]. Другие считают, что условия использования товарного знака следует признать соблюденными и в тех случаях, когда владелец товарного знака представляет собой любое звено в процессе от изготовления товаров, маркированных товарным знаком, до их продажи или перепродажи[3].

Представляется, что первый подход при практическом применении в Палате по патентным спорам приведет к более жестким требованиям по отношению к владельцу знака, а в второй – предоставит ему чересчур широкие возможности для доказательства использования, даже тогда, когда фактическое использование осуществляется практически без участия самого владельца знака, в том числе и без его контроля за качеством продукции.

Кроме того, использование подхода, основанного на первой точке зрения, противоречит нормам гл. 37, 49, 51, 52 ГК РФ, которые предусматривают широкие возможности для введения в хозяйственный оборот маркированных товаров как их собственниками, так и лицами, выступающими от имени собственников.

В то же время вторая точка зрения и связанный с ней подход к оценке фактических обстоятельств использования не коррелируется с нормой п. 1 ст. 22 Закона о товарных знаках, устанавливающей правомерность применения товарного знака иными лицами лишь на условиях лицензирования. Это, как уже отмечалось, связано, в первую очередь, не только с упорядочением передачи прав на использование, но и с необходимостью контроля качества товаров, маркированных товарным знаком.

Можно было бы усомниться в необходимости контроля качества в случае, если товары производятся владельцем знака, а продажу осуществляют иные лица. Представляется, что и здесь контроль качества владельцем знака также необходим, например, в связи с возможными просрочками реализации товара, ухудшающими его качество, применением иных форм упаковки и т.д.

Для всех трех видов споров непростым вопросом при оспаривании регистраций знаков в связи с их неиспользованием является оценка доказательств непрерывности неиспользования. Непрерывность неиспользования связана как с объемами используемой маркированной продукции, так и с периодом введения ее в хозяйственный оборот. Отсутствие на сегодняшний день методических нормативных документов и единого толкования вышеназванных понятий, связанных с использованием товарного знака, порождает большие сложности.

Спор с «многозвенным» использованием

В качестве примера спора по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака можно привести спор, в котором в цепочке от изготовления маркированной продукции и ее последовательного введения в хозяйственный оборот на территориях различных зарубежных стран реализацию продукции в магазинах «дьюти-фри» на территории России осуществляло четвертое предприятие. По заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием коллегия Палаты по патентным спорам вынесла решение отказать в удовлетворении заявления, признав фактическое использование товарного знака в отношении «кондитерских изделий» на территории Российской Федерации.

В качестве доказательств использования знака на территории Российской Федерации, представленных на заседание Палаты по патентным спорам зарубежной компанией – владельцем знака, были рассмотрены документы, характеризующие:

наличие хозяйственных связей и прав совместного владения акциями в различных компаниях европейского холдинга, в который в том числе входит компания владельца знака (1-е звено), расположенная на территории одного зарубежного государства;

производство конфет зарубежной компанией – второй компанией холдинга (2-е звено), расположенной на территории другого зарубежного государства;

лицензионный договор (не имеющей регистрации в России) между владельцем знака и третьей компанией холдинга (3-е звено), расположенной на территории третьего зарубежного государства, на предоставление неисключительных прав на использование товарного знака на территории всех стран, куда экспортируются лицензионные товары (Данная компания являлась продавцом. При этом лицензионный договор был представлен лишь к четвертому заседанию коллегии Палаты по патентным спорам);

копии накладных и грузовых таможенных деклараций, подтверждающих поставки кондитерских изделий компанией (4-е звено) четвертого зарубежного государства, не являющейся акционером холдинга, в магазины беспошлинной торговли «дьюти-фри» России; накладные отражали факты приобретения четвертой компанией кондитерских изделий у компании-продавца.

Доводы заявителя о досрочном прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием товарного знака состояли в следующем.

Владелец знака не представил в Палату по патентным спорам доказательства, удостоверяющие использование товарного знака четвертой зарубежной компанией, осуществляющей ввоз (перемещение через таможенную границу Российской Федерации) и продажу кондитерских изделий по договору, заключенному с владельцем знака, по которому можно предположить, что владелец знака или лицензиат каким-то образом контролирует использование товарного знака и качество товара.

Представленный владельцем знака лицензионный договор не имеет юридической силы на территории Российской Федерации применительно к оспариваемой регистрации и не распространяется на компанию-поставщика.

Кондитерские изделия поставлялись только в магазины «дьюти-фри». Продажа в них подпадает под специальный таможенный режим, то есть продукция не сертифицируется, так как не отчуждается на территории России для внутреннего потребления. Ее реализация регламентируется специальным таможенным режимом, введенным в соответствии с положениями федерального закона «О техническом регулировании», Таможенного кодекса и письма ГТК РФ от 18 декабря 2003 г. № 01-06/49301, на основании чего исключается продажа товаров для внутреннего потребления. Это подтверждает фактически ограниченное использование товара на территории России. В таких случаях товарный знак применяется на товарах, предназначенных для внешней торговли, то есть за территорией пограничного контроля Российской Федерации, на которой покупатели в основном иностранные граждане.

Представленные документы подтверждают поставки в магазины беспошлинной торговли «дьюти-фри» в течение двух-трех месяцев нескольких десятков упаковок маркированной продукции. Иное использование товарного знака в течение трех лет ничем не подтверждено.

Однако доводы заявителя о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием были признаны неубедительными, а товарный знак – используемым.

Доводы коллегии Палаты по патентным спорам в обоснование правомерности решения основывались на тесных хозяйственных связях между компанией-правообладателем, компанией – производителем кондитерских изделий и компанией-продавцом, наличии лицензионного договора, заключенного между двумя иностранными компаниями, подтверждающего законность товарооборота продукции правообладателя. Кроме того, в решении отмечалось, что накладные и таможенные декларации, а также факты продажи кондитерских изделий четвертой компанией дают основание полагать, что компания – поставщик продукции в Россию действовала на основе соглашения с компанией-продавцом и по поручению правообладателя.

Выводы

Для страны, в которой, по оценкам специалистов, объем контрафактной продукции составляет 70 – 80%, помимо жесткого контроля за нарушением исключительных прав также необходим и действенный контроль за фактическим использованием товарных знаков. И основным допустимым доказательством в случае, когда владелец знака не является производителем маркированной продукции или продавцом товара, должен быть либо лицензионный договор, зарегистрированный в Роспатенте, либо иной договор, в котором условия использования товарного знака при его введении в хозяйственный оборот должны быть выделены отдельно.

Фактическое использование товарного знака и основные доказательства, его подтверждающие, как правило, должны представляться правообладателем на дату первичного рассмотрения заявления о неиспользовании. Так, по просьбе владельцев знаков неоднократно переносятся заседания Палаты, рассматривающие заявления о неиспользовании, что, на наш взгляд, не всегда обосновано. Владелец знака при этом получает преимущества по подготовке различных документов. Разумеется, речь идет о случаях злоупотребления правом подачи ходатайств о переносе заседаний, наличие которых не должно исключать возможность переноса при возникших сомнениях в достоверности представленных доказательств, либо внесении необходимых уточнений по имеющимся письменным доказательствам.

Доказательства непрерывности неиспользования товарного знака, касающиеся объемов его использования, требуют регламентации в методических рекомендациях либо в иных нормативных документах.


[1] Патенты и лицензии. 2003. № 7. С. 44.
[2] Старженецкий В. Досрочное прекращение охраны товарного знака в связи с его неиспользованием//ИС. 2004. № 11. С. 42 – 43.
[3] Мещеряков В.А. О применении статьи 22 закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»/Сб. докладов научно-практической конференции АРПП. Москва, 2001. 5 – 9 декабря.