Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Оценка изобретательского уровня (согласно требованиям ЕПВ). Часть III

Часть I

Кандидат хим. наук Е.А.Устинова
Кандидат хим. наук, патентный поверенный О.В.Челышева.

Комментарии

Ранее уже отмечалась неопределенность понятия «средний специалист в технике» из п. 9.6 вследствие использования таких выражений, как «обычное экспериментирование», «обычный практикующий специалист» и др., которые сами нуждаются в пояснениях [1].

Другая неопределенность связана с характеристикой знаний и способностей условной персоны.

Согласно п. 9.6 средний специалист, с одной стороны, обладает общеизвестными знаниями, а с другой, имеет доступ ко всему уровню техники. Однако здесь не раскрыто понятие «общеизвестные знания». Толкование этого термина приведено в разделе 4 (часть С, глава II) «Руководства», где речь идет о достаточности раскрытия изобретения*.

* Обычными общими знаниями, как правило, считается информация, содержащаяся в основной справочной и учебной литературе, а также в монографиях по рассматриваемому предмету (см. решение Т 171/84, OJ, 4/1986, 95). В качестве исключения обычными общими знаниями может также признаваться информация, содержащаяся в патентных описаниях или научных публикациях, если изобретение относится к настолько новой области исследований, что релевантные технические знания еще не включены в справочную литературу (см. решение Т 81/87, OJ, 3/1981, 177). Следует добавить, что согласно практике прецедентов к общеизвестным знаниям не может относиться информация, полученная только после проведения обширного поиска (решения Т 206/83, Т 654/90).

На практике определить «обычные общие знания» оказывается совсем не просто, доказательства тому изложены, например, в нашей работе, посвященной анализу практики прецедентов, связанных с характеристикой среднего специалиста [2].

В патентно-правовой литературе отмечается, что «никогда не бывает легко различить общие обычные знания и те, которые известны некоторым». При этом подчеркивается, что «это становится особенно трудным в связи с современными информационными возможностями. Служащие некоторых компаний, которые имеют информационные и патентные отделы, имеют возможность ознакомления с информацией вскоре после ее публикации во всех различных документах; в то время как другие, без таких преимуществ, не смогут этого сделать, пока эта информация не распространится широко и не будет введена в практику» [3].

Таким образом, одна из основных характеристик в определении среднего специалиста неопределенна и вызывает затруднения на практике.

Далее: что означает выражение «доступ ко всему уровню техники»? По нашему мнению, средний специалист в технике должен быть обеспечен информацией об уровне техники, релевантном данному изобретению.

Дело в том, что исследование уровня техники согласно требованиям того же «Руководства» (п. 1, 3, часть В, глава III) проводится «для целей оценки новизны и изобретательского уровня, с учетом необходимости оценки отличительных признаков». При этом специалист, проводящий поиск, должен быть знаком с основными требованиями патентной экспертизы (п. 8, 9, часть В, глава II), то есть это не средний специалист в области техники, который согласно п. 9.6 является «обычным практикующим специалистом в технике».

Последнее предполагает отсутствие не только изобретательских способностей, но и знания патентно-правовых норм*. Другими словами, осуществление патентного поиска невозможно силами «среднего специалиста в технике», а, следовательно, необходимо обеспечить его соответствующей информацией, а не просто предоставить доступ к ней. Вполне возможно, что здесь имеет место чисто лингвистическая проблема, но она должна быть исключена, учитывая негативные последствия от любой неопределенности и неточности, связанные с условной персоной.

* Автор [4], анализируя так называемый «Catnic algorithm», третий вопрос: «Способен ли обычный читатель понять, что имел в виду патентообладатель, ограничивая свои притязания основным значением используемых слов?», – отмечает, что английский и германский суды по-разному ответили на него. Первый заключил, что средний специалист не должен задумываться над мотивами патентообладателя при формулировании своих притязаний. Второй, наоборот, считает, что обычный читатель на основе известного творчества мог сделать вывод: это принадлежит знаниям эксперта и было раскрыто формулой изобретения в свете описания.

Добавим к сказанному еще одно обстоятельство, на которое указано в п. 9.9, а именно: необходимость учета, что документы, полученные при поиске для составления заявки, подобраны при знании наперед, какова суть предлагаемого изобретения. То есть эта информация собрана под определенную идею, заложенную в изобретении автором, который по определению не «средний специалист».

Таким образом, при оценке изобретения используются два вида знаний (информации): знания, полученные специалистами, владеющими патентно-правовыми нормами путем обширных патентных исследований, и «обычные общие знания», которыми владеет средний специалист в технике. (К сожалению, в п. 9.6 такого четкого разделения нет, несмотря на то, что оно следует из цитированных выше правил «Руководства»).

Но в таком случае выражение из п. 9.6 «оценка, обладает ли данное решение изобретательским уровнем, должна быть основана на знаниях и способностях этого (среднего специалиста в технике)» представляется в лучшем случае неточным и, более того, явно не соответствующим тому, что описано в п. 9.5, в котором изложен метод оценки изобретательского уровня.

Метод оценки изобретательского уровня «проблема и решение» заключается в следующем:
   эксперт (!) должен при определении вклада, вносимого в уровень техники, прежде всего учитывать тот уровень техники и ту формулу изобретения, которые представлены заявителем;
   дополнительный поиск, представленный в отчете о поиске, может придать изобретению совершенно отличную от первоначальной перспективу и даже привести к переформулированию технической проблемы;
   имеющийся материал – описание к заявке и уровень техники (из заявки и отчета о поиске) анализируется по схеме:
   определяется ближайший аналог (по установленным патентной экспертизой правилам. – Прим. авт.);
   устанавливается решаемая техническая проблема, здесь же определяются отличия предложенного технического решения от ближайшего аналога (тоже по установленным патентной экспертизой правилам);
   на третьем этапе «следует ответить на вопрос: существует ли вообще какое-либо известное решение, которое не просто могло бы побудить, а побудило бы специалиста, столкнувшись с данной технической проблемой, изменить или адаптировать ближайший аналог с учетом этого решения, получив при этом нечто, подпадающее под объем формулы изобретения, и тем самым достичь того, что обеспечивается изобретением?». Далее сделана отсылка к п. 9.3, в котором сформулировано понятие очевидности и который подробнее будет рассмотрен ниже.

Итак, два первых этапа метода «проблема и решение», то есть метода оценки изобретательского уровня, осуществляет патентный эксперт – специалист, владеющий знаниями патентной экспертизы. При этом он использует информацию, полученную тоже специалистами в результате исследований.

И только на последнем этапе с позиции «среднего специалиста в технике» следует ответить на вопросы, которые должны решить судьбу изобретения. Однако это только один из этапов метода оценки изобретательского уровня.

Почти 40 лет назад, исследуя эту проблему, Р.Л.Шерман в статье «Очевидность: вопрос закона или факта?» пришел к выводу, что оценка очевидности – гибридный вопрос, включающий и факты, и закон: очевидность основана на фактах, но в конце концов – это вопрос закона [5].

Возвращаясь к последнему (третьему) этапу оценки изобретательского уровня из п. 9.5, обращаем внимание на то, что среднему специалисту предлагается ответить на вопрос, в котором даже не упомянут термин «очевидность». И хотя вопрос сформулирован достаточно витиевато, сам подход, по нашему мнению, логически оправдан.

Действительно, понятие «очевидно» сформулировано как патентно-правовая категория, которую средний специалист не обязан знать (см. п. 9.3). И ключевым моментом в этом определении, по нашему мнению, является выражение «логически, вытекающее из известного уровня».

Вопросы, подводящие среднего специалиста к выводу, который позволит сделать заключение эксперту (патентному специалисту) об очевидности, должны быть сформулированы последним в соответствии с представлениями патентного права.

Средний же специалист должен ответить на вопросы на основе своих «обычных общих знаний» в области техники, к которой относится изобретение. Эти вопросы теория и практика патентования, в том числе судебная практика, в принципе уже разработали. В частности, такого рода вопросы содержатся в работе [4] и применяются при оценке факта нарушения патента.

Из п. 9.4, 9.7, 9.9, например, можно заключить, что неочевидными могут быть:
   сама возможность комбинации признаков ближайшего аналога и известных из уровня техники; постановка проблемы;
   результат (эффект), полученный от комбинации признаков аналога и привнесенных из известного уровня.

Чтобы построить алгоритм ответа «среднего специалиста в технике», необходимо решить ряд вопросов, которые выявляются только в результате сравнительных исследований и изучения нормативных правил, судебной практики и мнений специалистов.

Нужно ли говорить, какого уровня сложности эта работа? Например, часто в литературе дискутируется вопрос: следует ли при экспертизе на неочевидность принимать во внимание весь уровень техники, как при экспертизе на новизну, или же только «специальный» уровень техники, ограниченный соответствующими областями?

При этом автор [6] считает первый подход недопустимым, поскольку он противоречит формулировке «неочевидно для среднего специалиста»: ни один специалист не способен владеть всеми знаниями, известными на определенный момент времени.

Аналогичное мнение изложено в работе [7]: «при экспертизе на изобретательскую деятельность, в отличие от экспертизы на новизну, уровень техники противопоставляется в виде «мозаики». Обычно при экспертизе на изобретательскую деятельность после выявления отличий от прототипа в противопоставляемую «мозаику» включаются источники из той же области техники, что и заявленная для охраны совокупность признаков. При этом раскрываемые в этих источниках технические решения должны решать аналогичную задачу как минимум эквивалентным образом.

Если же к экспертизе на очевидность подойти иначе, то вскоре выдача патентов прекратится, так как сегодня при имеющихся базах данных почти все технические признаки изолированно (а многие в различных сочетаниях) доказуемо известны».

Ясно, что требования «Руководства» кардинально расходятся с мнениями авторов публикаций [6, 7], поскольку само определение из п. 9.6 содержит указание на обращение в случае необходимости к смежной области и на то, что «средний специалист» может представлять собой группу. Кроме того, п. 9.3 указывает, что «любой опубликованный документ может быть справедливо истолкован в свете последующих знаний, учитывая все знания, общедоступные для специалиста на дату приоритета изобретения».

По нашему мнению, и публикации, и формулировки «Руководства» демонстрируют отсутствие четкой позиции в отношении роли и места «среднего специалиста в технике» при оценке изобретательского уровня. Если считать, что оценка осуществляется на основе знаний этого специалиста, а именно так сформулирован п. 9.6 «Руководства», то справедливыми выглядят мнения авторов [6, 7].

Но в действительности в оценке изобретательского уровня принимает участие не только «средний специалист в технике», но и эксперты, знающие патентное право и осуществляющие обширный поиск. Другое дело, что четкое разделение обязанностей эксперта и «среднего специалиста в технике» не только не прописано в «Руководстве», но, более того, из-за небрежности формулировок и, возможно, недопонимания эти обязанности совмещены, создавая противоречия и путаницу.

Что касается опасений прекращения выдачи патентов из-за известности порознь или в сочетаниях практически всех признаков, из которых создается новое техническое решение, то они представляются напрасными. Комбинация известных порознь признаков не может быть признана непатентоспособной только на основании известности изолированных признаков.

Согласно п. 9.3(а), например, объект должен рассматриваться в целом, и здесь существуют различные возможности продемонстрировать неочевидность именно с позиции «среднего специалиста в технике» (функциональная взаимосвязь, получение неожиданного результата, обоснованность объединения информации и разных документов).

Однако рассматриваемая нами последовательность будет непротиворечивой при обязательном условии – четкая характеристика «общих обычных знаний», то есть знаний «среднего специалиста в технике» и их дифференцированность от уровня техники, являющегося результатом патентных исследований.

Другая не менее сложная задача – оценка экспериментальных возможностей «среднего специалиста в технике», которая связана с методологическими проблемами науки и техники. Примеры из «Руководства по оценке изобретательского уровня» уже частично рассматривались в работе [1]. По нашему мнению, они имеют общий недостаток – ни один из примеров не иллюстрирует полностью метод «проблема и решение», то есть со всеми этапами, которые представлены в п. 9.5.

В крайне усеченном виде они выглядят малоубедительными, особенно для тех, кто на опыте сталкивался с необходимостью оценки изобретательского уровня. Надо сказать, что при этом важны не только толкования патентно-правовых правил, но, что, возможно, даже более важно: оценка исходных научно-технических представлений, в том числе входящих в «обычные общие знания» среднего специалиста. Все это можно увидеть только на развернутых примерах, и в этом отношении, действительно, полезным может оказаться изучение практики прецедентов, причем не только в адаптированном виде по «Case Law», а в полном объеме по публикациям в «OJ of EPO». Интересны и крайне полезны обсуждения указанных прецедентов в патентно-правовой литературе.

Для зарубежных специалистов, имеющих возможность опираться в своей работе не только, и даже не столько на рекомендации и руководства патентного ведомства, недостатки, а, следовательно, и критика последних не являются приоритетной темой. Тем, кто знаком с работой экспертов патентных ведомств США и западных стран, известно, что они чаще ссылаются на закон и практику прецедентов, чем на правила и требования руководств.

Отечественные специалисты, как патентные поверенные, так и эксперты, находятся практически в противоположной ситуации, не говоря уже о судьях. Поэтому, рассмотрев раздел «Руководства по экспертизе ЕПВ», можно прийти к следующему выводу: правила оценки изобретательского уровня неопределенны и противоречивы не в последнюю очередь из-за определения понятия «средний специалист в технике», которое предоставляет широкие возможности для самых различных толкований и интерпретаций на практике и по существу не выполняет функцию определения.


[1] Устинова Е.А., Челышева О.В. Ключевая фигура патентного права//Патенты и лицензии. 2004. № 3. С. 14 – 22.
[2] Устинова Е.А., Челышева О.В. Средний специалист в европейской судебной практике//Там же. 2005. № 3. С. 4.
[3] IIC. 1999. Vol. 32. № 1. Р. 101 – 103.
[4] Sherman R.L.//JPOS. 1969. Vol. 51. № 9. Р. 547 – 558.
[5] Frazosi М//IIC. 2001. Vol.32. № 2. Р. 11.
[6] Pagenberg J.//GRUR Int. 1986. № 2. Р. 83 – 90.
[7] Lewinsky D.//Mitteilungen. 1986. № 3. Р. 41 – 43.