Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Принцип обязательного использования товарного знака

Принцип обязательного использования товарного знака заложен в ст. 22 Закона о товарных знаках (далее – Закон). Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Статистические данные рассмотрения споров о прекращении охраны товарных знаков по причине отсутствия у правообладателя доказательств их использования свидетельствуют о том, что применение ст. 22 становится активно используемым хозяйствующими субъектами инструментом для обеспечения доступа на рынок собственных товаров и услуг и борьбы с конкуренцией.

Так, за 2004 г. в Палате по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было рассмотрено 680 заявлений. Впоследствии 30 из них было обжаловано в арбитражных судах различных инстанций.

В 2005 г. отмечен значительный рост числа заявлений по рассматриваемой категории дел. Только за первые шесть месяцев 2005 г. Палатой по патентным спорам рассмотрено 480 заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием правообладателем. За последние два года в указанной категории дел как в Палате по патентным спорам, так и в арбитражных судах рассматривались заявления о досрочном прекращении охраны таких хорошо известных потребителю обозначений словесного или изобразительного характера, как «Елисеевское», «Starbucks», «Еж», «Becher», «Пятерочка», «Метрополь», «Shivaki», «Penthouse», «Akai», «Империя», «Афанасий», «Фаэтон», «Тонус» и др.

При этом аргументация сторон, а также решения суда, как правило, основываются лишь на положениях ст. 22 Закона, в то время как решение вопроса о наличии доказательств использования товарного знака, по нашему мнению, требует применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее – Закон о конкуренции), что требует разъяснения.

Согласно ст. 1 Закона товарным знаком и знаком обслуживания признаются обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц.

Владелец товарного знака обладает в отношении средства индивидуализации исключительным правом. Исключительный характер права означает, что владелец товарного знака обладает монополией на реализацию своих правомочий. То есть никто, кроме правообладателя, не может осуществлять правомочия, составляющие содержание исключительного права на товарный знак. Владелец товарного знака обладает исключительным правом использовать товарный знак (ст. 4 Закона), то есть правом на использование товарного знака путем маркировки товаров и/или услуг, введения товаров в хозяйственный оборот, размещения товарного знака в деловой документации, рекламе и т.п. К полномочиям правообладателя также относится право распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 25, 26 Закона), то есть передавать права на него полностью или частично другому лицу в виде уступки или лицензии, а также запрещать использование товарного знака другим лицам (ст. 4 Закона).

Формы использования

Использованием товарного знака считается его использование в соответствии с требованиями, установленными п. 1 ст. 22 Закона, а именно: его применение на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке самим правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора (лицензиатом) в соответствии со ст. 26 Закона.

В соответствии со ст. 26 Закона право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте) и без этой регистрации считается недействительным. Использование товарного знака лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со ст. 26 Закона, также считается использованием знака его правообладателем. При этом правообладатель должен применять знак, не допуская перерывов, превышающих установленные сроки. Нарушение этой обязанности может привести к утрате прав на товарный знак.

При этом, как следует из положений Закона, использование товарного знака является не только правом его владельца, но и обязанностью, что вытекает из смысла ст. 22 Закона. Если ст. 4 определяет объем прав, то ст. 22 Закона вводит условие, при котором за правообладателем сохраняется исключительное право использования товарного знака – принцип обязательного использования товарного знака, ограничивающий пределы осуществления исключительных прав. Подобное правовое регулирование соответствует п. С ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которым устанавливается, что если в стране использование зарегистрированного товарного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причину его бездействия.

Как следует из сказанного, основной целью реализации принципа обязательного использования товарного знака является стремление законодателя обеспечить интенсивное функционирование товарных знаков в гражданском обороте и сократить случаи их регистрации лицами, которые сами не используют знаки (не производят товары и не оказывают услуги), но могут препятствовать появлению на рынке товаров, маркированных такими товарными знаками или же обозначениями, сходными с упомянутыми знаками до степени смешения.

Данное утверждение подтверждается положениями ст. 9, 10 ГК РФ. В частности, в ст. 9 ГК РФ закреплен принцип осуществления гражданских прав. Под осуществлением права понимается реализация возможностей, которые предоставляются законом или договором обладателю субъективного права. Осуществить право – значит реально воспользоваться юридической свободой, гарантированной субъекту права действующим правопорядком. Осуществление правообладателем исключительных прав в отношении товарного знака сопряжено с его использованием по усмотрению правообладателя на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке, в рекламе, СМИ. Правообладатель также вправе уступить товарный знак на основе должным образом зарегистрированного лицензионного договора другому лицу, как в части, так и в полном объеме, в отношении товаров, для которых этот знак зарегистрирован.

Согласно п. 2 ст. 9 ГК РФ «отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом». В качестве последнего следует рассматривать положения ст. 22 Закона, предусматривающие в качестве условия для прекращения права отсутствие у правообладателя доказательств использования товарного знака, которые бы отвечали требованиям п. 1, 2 ст. 22 Закона.

В то же время, согласно п. 1 ст. 4 Закона, к числу исключительных прав, возникающих у правообладателя на товарный знак, следует относить и запрет его использования другими лицами. «Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя».

Ст. 10 ГК РФ вводит понятие предела осуществления гражданских прав. Так, согласно п. 1 указанной статьи «не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах». Как видно из формулировки статьи, законодатель не ограничивает возможные формы злоупотребления правом. Злоупотреблением правом являются действия субъектов гражданских правоотношений, которые опираются на имеющиеся у них права, но выходят за их пределы.

Злоупотребление правом рассматривается в качестве особого гражданского правонарушения, специфика которого состоит в том, что действия нарушителя формально опираются на принадлежащее ему право (исключительно право на товарный знак), однако при его конкретной реализации они приобретают форму и характер, которые приводят к нарушению прав и охраняемых законом интересов других лиц.

Злоупотребление может выражаться в осуществлении права с целью ограничения конкуренции, злоупотреблении доминирующим положением на рынке, а также в других формах. Осуществление права с целью ограничения конкуренции – не только одна из форм злоупотребления гражданским правом, но и нарушение антимонопольного законодательства, в частности, злоупотребление доминирующим положением на рынке. При этом исключительное положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара дает ему возможность оказывать решающее влияние на процесс конкуренции, затруднять доступ на рынок товаров (работ, услуг) другим хозяйствующим субъектам или иным образом ограничивать свободу их хозяйственной и предпринимательской деятельности[1].

Именно такого рода случай и предусмотрен п. 3 ст. 22 Закона: «законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения»*.

* Определение Конституционного суда РФ от 2 октября 2003 г. № 393-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Продюсерская фирма «Самый СМАК» на нарушение конституционных прав и свобод положением п. 3 ст. 22 закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

На наш взгляд, это также подтверждается положениями четвертого абзаца п. 3 ст. 22 Закона: «при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам». Таким образом, принимается во внимание отсутствие у правообладателя намерений по злоупотреблению исключительным правом на товарный знак в форме использования исключительного права лишь с целью запрета третьим лицам использовать товарный знак.

В условиях многообразия форм собственности и развитой рыночной экономики провозглашенный принцип использования товарного знака способствует созданию условий для эффективного функционирования товарных рынков, принципу состязательности хозяйствующих субъектов.

Примеры из судебной практики

Регистрация комбинированного товарного знака «Фаэтон» с приоритетом от 7 декабря 1993 г. была произведена 27 октября 1995 г. за № 133416 в отношении товаров 4, 12 (наземные безрельсовые транспортные средства) и услуг 35, 36, 37, 39 и 42 классов МКТУ на имя ТОО «Фаэтон». 12 июля 2002 г. Роспатент зарегистрировал договор об уступке № 28358 названного товарного знака, и в настоящее время правообладателем является ООО «Холдинговая компания «Фаэтон».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19 мая 2003 г. о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «Фаэтон» по свидетельству № 133416 в связи с его неиспользованием относительно части товаров – безрельсовые транспортные средства. Согласно заявлению от 19 мая 2003 г. товарный знак «Фаэтон» по свидетельству № 133416 не использовался в течение трех лет, предшествующих дате подаче заявления, то есть с 18 мая 2000 г. по 18 мая 2003 г.

Указанное заявление было рассмотрено в рамках приведенных в нем доводов. По результатам его рассмотрения на основании ст. 22 Закона Палата по патентным спорам вынесла решение от 26 октября 2004 г. об удовлетворении заявления от 19 мая 2003 г. и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Фаэтон» по свидетельству № 133416 относительно товаров 12 класса МКТУ (наземные безрельсовые транспортные средства).

ООО «Холдинговая компания «Фаэтон» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным указанного решения Палаты. Доводы заявителя о наличии у него серьезных намерений по использованию товарного знака «Фаэтон» в отношении 12 класса товаров и приготовлениях к использованию товарного знака суд нашел несостоятельными.

Заявитель не представил доказательств, позволяющих сделать вывод, что он осуществил реальные действия по подготовке к производству наземных безрельсовых транспортных средств, не представил доказательств финансирования инфраструктуры производства и самого производства, не представил доказательств закупки автомобилей, на базе которых заявитель изготавливал бы автомобили собственного производства.

То обстоятельство, что, по утверждению заявителя, по его инициативе на базе автомобиля «Шевроле С/К 20903» была изготовлена автомашина «фаэтон», которую заявитель впоследствии передал в аренду охранному предприятию, свидетельствует лишь об изготовлении автомобиля для своих собственных нужд. При этом заявитель не обосновал различие существенных конструкторских решений при изготовлении автомобилей «фаэтон» и «шевроле», что давало бы основания для признания как исключительных прав на создаваемую модель автомашины (авторских, патентных), так и подтверждало бы появление на рынке нового товара.

Довод заявителя о том, что товарный знак «Фаэтон» им использовался в отношении услуг 37 класса и ряда товаров 12 класса МКТУ (тормозные колодки, стеклоочистители и др.), что подтверждается товарными накладными и договорами, не может подтверждать использование указанного обозначения в отношении наземных безрельсовых транспортных средств. Согласно ст. 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах (услугах), для которых он зарегистрирован. Выводы Палаты о том, что правообладатель обязан представить доказательства в отношении каждого товара или услуги, указанных в перечне, основаны на рассматриваемой норме Закона.

Таким образом, при принятии Палатой по патентным спорам 22 октября 2004 г. решения о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «фаэтон» № 133416 в отношении товаров 12 класса нарушений Закона о товарных знаках не допущено.

Суд принял решение отказать в удовлетворении заявления ООО «Холдинговая компания «Фаэтон» о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 22 октября 2004 г. о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «фаэтон» № 133416 в отношении товаров 12 класса.

Таким образом, решение Палаты по патентным спорам от 8 января 2004 г. оставлено в силе. В настоящее время в Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы подана апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 мая 2005 г. К рассмотрению дело назначено не было.

Другой пример. ЗАО «Руст Инкорпорэйтэд» (далее – заявитель) является одним из ведущих российских производителей алкогольной продукции. В частности, заявитель производит водку, маркированную товарным знаком «Русский стандарт». В маркетинговых целях заявитель постоянно осуществляет мониторинг и анализ состояния рынка, в том числе отслеживает информацию о появлении на рынке продукции, маркированной новыми либо ранее не использовавшимися товарными знаками. Результаты мониторинга показали, что никакой информации о производстве и реализации истцом – ЗАО «Веда» (далее – истец) в 2001 – 2003 гг. алкогольной продукции под товарным знаком «Империя» (далее – товарный знак) на рынке не появлялось.

Учитывая вышеизложенное, заявитель в январе 2004 г. обратился в Палату по патентным спорам с просьбой досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего истцу по свидетельству № 120617/2 товарного знака «Империя» в отношении товара 33 класса МКТУ – алкогольные напитки – в связи с его неиспользованием.

Решением Палаты № 93001861/50/042604 от 26 апреля 2004 г. правовая охрана товарного знака была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием.

Принимая соответствующее решение, Палата исходила из следующих обстоятельств:

1) отсутствовал факт законного производства продукции под торговой маркой «Веда Империя» и «Русский размер Империя», поскольку:

а) удостоверения о государственной регистрации алкогольных напитков под вышеуказанными торговыми марками никому из производителей алкогольной продукции Российской Федерацией не выдавались;

б) в приложение к действующей федеральной лицензии истца водка «Империя» и спиртные напитки под торговыми марками «Веда Империя» и «Русский размер Империя» не вписаны;

2) отсутствуют документы, подтверждающие факт реализации водки с этикетками «Веда» и «Русский размер», в состав которых входит элемент «Империя»;

3) выпуск товара с применением словесного обозначения «Империя» в качестве второго обозначения на бутылках водки не может быть признан использованием товарного знака, поскольку в таком случае словесное обозначение «Империя» не выполняет основную функцию товарного знака – индивидуализацию товара.

Истец обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании решения Палаты недействительным. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 2 декабря 2004 г. по делу № А40-44408/04-5-339 в удовлетворении требований истца было отказано в полном объеме.

11 марта 2005 г. постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № 09АП-18/05-ГК решение суда было отменено и решение Палаты признано недействительным.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 июня 2005 г. по делу № А40-44408/04-5-339 постановление апелляционного суда было оставлено без изменения.

Использование товарного знака правообладателем должно было быть подтверждено с 20 января 2001 г. по 19 января 2004 г. Защита истца строилась на том, что он в течение последнего месяца проверяемого срока – декабря 2003 г. – маркировал товарным знаком небольшие партии водки, производимой и реализуемой им под товарными знаками «Веда» и «Русский размер» (то есть товарный знак использовался в качестве второго товарного знака).

Однако по своему составу и рецептуре такая водка ничем не отличалась от водок «Веда» и «Русский размер», не маркированных товарным знаком, чего не отрицает даже сам истец. Именно это обстоятельство послужило основанием для утверждения Палаты о том, что словесное обозначение «Империя» в данном случае не выполняет основную функцию товарного знака, то есть не индивидуализирует товар конкретного производителя.

Указанные выше обстоятельства в совокупности с фактом, что ни до, ни после декабря 2003 г. товарный знак истцом не использовался, свидетельствуют: единственной целью якобы имевшего место в декабре 2003 г. использования товарного знака являлось недопущение прекращения его правовой охраны. Кроме того, факты производства и реализации продукции с товарным знаком истец подтверждал фальсифицированными документами.

Суд первой инстанции, исходя из цели нормы об использовании товарного знака, в соответствии со сложившейся мировой практикой, указал, что не всякое применение товарного знака может быть квалифицировано как его использование в смысле ст. 22 Закона. Таковым, по мнению суда, может быть только реальное, эффективное, интенсивное применение, которое не должно носить случайного, показного характера. Детально изучив все обстоятельства дела, суд посчитал, что истец не доказал факт реального (действительного) использования товарного знака.

Апелляционный и кассационный суды сочли такую позицию суда не соответствующей Закону о товарных знаках, исходя из толкования, согласно которому любое использование должно считаться использованием в смысле ст. 22 Закона.

Полагаем, что применительно к настоящему делу главное состоит в том, может ли считаться использованием товарного знака его применение в качестве второго товарного знака на незаконно произведенном, крайне незначительном количестве товара в течение одного месяца. Указанное, в свою очередь, подтверждает, что товарный знак не выполнял главной функции – не являлся обозначением, служащим для индивидуализации товаров (ст. 1 Закона). Возможно, в данном случае действия правообладателя могут быть расценены как осуществление права с целью ограничения конкуренции в смысле ст. 10 ГК РФ, п. 1 ст. 4, ст. 22 Закона. Таким образом, считаем, что при вынесения решения об использовании товарного знака приведенные правообладателем доводы (доказательства использования) могут быть рассмотрены судом в контексте положений ст. 9, 10 ГК РФ, принимая во внимание тот факт, что неиспользование товарного знака, а также его неэффективное использование ведут к ограничению конкуренции, а также ограничению доступа на рынок товаров и услуг и должны рассматриваться как злоупотребление осуществлением исключительных прав.

Практика применения национального законодательства зарубежных государств и международные соглашения также подтверждают правильность избранного подхода. Согласно первой Директиве совета Европейского Союза от 21 декабря 1988 г. о сближении законов государств – участников относительно товарных знаков (89/104/ЕЕС), «если в течение 5 лет с даты завершения процедуры регистрации владелец товарного знака не осуществлял его действительного использования в государстве – участнике в отношении товаров или услуг, для которых он был зарегистрирован, или же такое использование было приостановлено в течение 5 лет, товарный знак подлежит аннулированию». Положения данной директивы полностью унифицированы с нормами Парижской конвенции, стороной в которой является Российская Федерация.

Таким образом, имея общую основу в виде Парижской конвенции, а также схожее законодательство, государства должны стремиться к единообразному толкованию и применению норм об использовании товарного знака, не ограничиваясь формалистичным подходом. С учетом того, что ни национальные законодательства, ни международные конвенции не устанавливают развернутых требований в тому, как именно, в каких формах и объемах товарный знак должен использоваться, во всем мире развитие законодательных положений о конкретных видах использования остается за судебной практикой.

За рубежом функцию определения критериев «действительного использования» взяли на себя высшие судебные органы государств ЕС и Суд Европейских Сообществ.

Самым известным делом, в котором ЕСС дал наиболее исчерпывающий и полный ответ на вопрос о толковании понятия «действительное использование» товарного знака, стало дело «Ансул БВ против Аякс Брандбевеилигинг БВ» (далее – дело «Ансул»), рассмотренное по обращению верховного суда Нидерландов.

В резолютивной части решения по делу «Ансул», вынесенному 11 марта 2003 г., ЕСС постановил: «... действительное использование товарного знака — это использование в соответствии с основной функцией, которой является гарантия подлинности источника происхождения товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, с целью создать или сохранить рынок сбыта для этих товаров или услуг; действительное использование не включает в себя символическое использование с единственной целью сохранить права, предоставляемые товарным знаком. При оценке того, является ли использование товарного знака действительным, необходимо учитывать все факты и обстоятельства, являющиеся существенными для установления того, является ли коммерческое использование товарного знака реальным, в частности, рассматривается ли такое использование как гарантирующее в соответствующем экономическом секторе сохранение или создание доли на рынке для товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, а также сущность этих товаров и услуг, характеристики рынка, масштаб и частота использования товарного знака...».

Отметим, что подобное толкование полностью соответствует позиции ВОИС, которая применительно к Парижской конвенции разъяснила, что «использование товарного знака должно быть фактическим; номинальное использование недостаточно»[2]. Следует упомянуть, что Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству при рассмотрении подобного рода споров, как правило, основывает свое решение именно на «добросовестности действий ответчика»[3].

Представляется целесообразным, что при рассмотрении вопроса о наличии доказательств использования товарного знака следует принимать во внимание возможность злоупотребления исключительным правом со стороны правообладателя товарного знака. Злоупотребление правом выражается в форме такого распоряжения правообладателя принадлежащим ему исключительным правом, при котором он реализует свои правомочия так, что это приводит к ограничению конкуренции и злоупотреблению доминирующим положением на рынке. Таким образом, его исключительное положение как хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на процесс конкуренции, имеет цель затруднить доступ на рынок товара (работ, услуг) другим хозяйствующим субъектам или иным образом ограничить свободу их хозяйственной и предпринимательской деятельности[4].

Как уже отмечалось, число дел по указанной категории споров увеличивается. Соответственно, назрела необходимость эффективной борьбы с таким негативным явлением, существенно сдерживающим развитие российского бизнеса, как недобросовестная регистрация известных товарных знаков исключительно с целью их последующей возмездной уступки, регистрация так называемых «защитных» знаков, знаков про запас.


[1] Методические рекомендации по определению доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке (утв. приказом ГКАП РФ от 3 июня 1994 г. № 67).
[2] Официальное издание ВОИС на русском языке «Введение в интеллектуальную собственность». П. 9.88. С. 198.
[3] «Кеско ой против Юробокс, лтд. и Комар, лтд.», дело № D2003-0975.
[4] Методические рекомендации по определению доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке (утв. приказом ГКАП РФ от 3 июня 1994 г. № 67).