Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Недействительность договоров об уступке патента и лицензионных договоров

В.Н.Евдокимова - заместитель начальника управления Роспатента, канд. юрид. наук.

В судебной практике, преимущественно арбитражных судов, устойчиво растет число споров о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок. Отечественные цивилисты отмечают, что ежегодный прирост дел этой категории приближается к 15 %. Среди юристов бытует мнение, что при желании в суде можно опорочить практически любую сделку, причем для этого может быть изыскано несколько разных оснований. Рассмотрение исковых требований, основанных на таком подходе, в судебной практике, к сожалению, не редкость. Более того, имели место случаи, когда сделка признавалась недействительной по двум взаимоисключающим основаниям.

Отмеченная тенденция нашла отражение и в сфере договорных отношений, связанных с передачей прав на охраняемые объекты промышленной собственности и их использование, причем в усугубленной форме. Оспаривание зарегистрированных в Роспатенте договоров об уступке патента и лицензионных договоров приобрело почти эпидемический характер. Только в первом полугодии 2005 г. в Роспатент поступило около 100 решений, определений судов, а также исковых заявлений, свидетельствующих о рассмотрении данной категории дел. Дополнительные риски для участников договорно-обязательственных отношений в сфере передачи технологий, а также особую сложность рассмотрения таких дел как в материальном, так и в процессуальном аспектах создает отсутствие проработанных правовых норм, детально регулирующих правоотношения в рамках договоров о передаче прав на охраняемые объекты промышленной собственности и их использование.

Как показывает практика, зачастую стороны договора не придают должного значения юридическим формальностям, полагая, что для исполнения обязательств важнее добрые отношения с контрагентом на момент подписания договора, проявляют неоправданную неосмотрительность и торопливость. К сожалению, нередко одна из сторон договора беззастенчиво использует такую ситуацию. Излишняя доверчивость, нежелание или неумение вдумчиво подойти к составлению договора позволяют недобросовестным лицам не только не исполнять свои обязательства, но и вовлекать контрагента в длительные судебные тяжбы, взыскивать значительные средства, блокируя основную производственную деятельность.

Анализ поступающих в Роспатент копий исковых заявлений и судебных решений позволяет сделать вывод, что институт недействительных сделок, предусмотренный ст. 12 ГК РФ в качестве способа защиты нарушенных гражданских прав, в целом ряде случаев становится мощным оружием в руках недобросовестных участников сделки и третьих лиц, стремящихся любой ценой уклониться от надлежащего исполнения обязательств или императивных требований действующего законодательства. Такими лицами являются, в частности, сторона договора, не желающая платить обусловленные платежи или исполнять иные договорные обязательства, нарушитель исключительных прав, к которым предъявляет претензии патентообладатель.

Общий принцип гражданского законодательства состоит в том, что недействительна сделка, при совершении которой не соблюдены условия ее действительности. По общему правилу сделка действительна при соблюдении следующих условий:
   содержание сделки и ее правовые последствия не противоречат закону и иным правовым актам;
   сделка совершена правомочным лицом, сделка юридического лица должна соответствовать его правоспособности;
   волеизъявление лица соответствует его действительной воле, сама воля складывается свободно;
   форма сделки соответствует форме, предусмотренной законом для этой сделки ст. 161 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, она требует государственной регистрации. Акт государственной регистрации договора об уступке патента (свидетельства) представляет собой дополнительный юридически значимый элемент, относящийся к надлежащему соблюдению формы сделки. В свою очередь, порок формы сделки является серьезным нарушением норм гражданского права, которое весьма категорично к ним относится, признавая такие сделки ничтожными (ст. 162 и 165 ГК РФ).

Действующее законодательство подразделяет все недействительные сделки, в зависимости от основания и порядка признания их недействительными, на ничтожные и оспоримые. Представляется целесообразным привести некоторые признаки, позволяющие оперативно распознать соответствующую сделку. Это важно уже потому, что срок исковой давности для признания недействительной оспоримой сделки и применения последствий ее недействительности составляет год (п. 2 ст. 181 ГК РФ), а срок исковой давности для применения последствий ничтожной сделки – 10 лет (п. 1 ст. 181 ГК РФ). Следует отметить, что ст. 181 ГК РФ претерпела существенные изменения. Им посвящен специальный федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 109-ФЗ, который вступил в силу с даты опубликования 25 июля 2005 г[1]. Ст. 1 этого закона устанавливает, что срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось исполнение сделки. В соответствии со ст. 2 срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки, ранее установленный ГК РФ, применяется также к требованиям, срок предъявления которых не истек до дня вступления в силу настоящего федерального закона.

Ничтожными являются сделки, не соответствующие воле государства, выраженной в законе и иных правовых актах (ст. 168 ГК РФ), а также сделки, подпадающие под действие ст. 169, 170, 171 ГК. Ничтожные сделки недействительны с момента их заключения. Иски о применении последствий недействительности ничтожной сделки могут быть предъявлены широким кругом заинтересованных лиц, а точнее, любым лицом, имеющим фактический или юридический интерес (п. 2 ст. 166 ГК), в связи с чем их именуют также абсолютно недействительными сделками[2]. Так, ст. 1028 ГК РФ, ст. 10 и 13 Патентного закона РФ указывают на ничтожность, недействительность не зарегистрированных в установленном порядке договоров коммерческой концессии, договоров уступки патента, лицензионных договоров о предоставлении права на охраняемые объекты промышленной собственности. Таким образом, в данном случае закон прямо связывает несоблюдение условий о заключении договора, установленных ст. 432 и 433 ГК РФ, с недействительностью договора об уступке прав на охраняемые объекты промышленной собственности и предоставлении права на их использование. В процессе регистрации проверяется законность содержания сделки, соблюдение ее формы, правомочность лица, передающего право по патенту, действительность патента на момент регистрации, совпадение воли сторон с волеизъявлением. Следовательно, государственная регистрация призвана обеспечить режим законности при заключении договоров о передаче прав на охраняемые объекты промышленной собственности и предоставлении права на их использование.

К числу ничтожных законодатель относит, например, сделки, лишающие государственное и муниципальное унитарное предприятие возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены уставом предприятия. Норма, устанавливающая это, содержится в п. 3 ст. 18 федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 3 декабря 2002 г. № 229-ФЗ. Число исков, основанием которых является несоответствие договора указанным нормам, растет высокими темпами.

Оспоримые сделки можно определить как совершенные с нарушением запрета распоряжения предметом сделки, установленного в интересах отдельных лиц. К числу оспоримых относятся сделки, перечисленные в ст. 173 – 179 ГК РФ, а также сделки, не соответствующие требованиям закона, оспоримые в силу закона (ст.168 ГК РФ). Иски о признании недействительной оспоримой сделки и применении последствий ее недействительности могут быть заявлены строго определенным лицом (лицами), прямо указанным в законе. Как правило, в случае получения согласия определенного лица оспоримые сделки могут быть «исцелены». До вынесения судебного решения отсутствуют основания считать оспоримые сделки недействительными, в связи с чем их именуют относительно недействительными[3].

Наиболее распространенным основанием для предъявления требований о признании недействительной оспоримой сделки и применения последствий ее недействительности является, в частности, несоблюдение порядка заключения сделки с заинтересованностью в ее совершении. Между тем порядок заключения таких сделок достаточно четко регламентирован, например, в ст. 81 – 84 федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ), в ст. 45 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ), и надо лишь своевременно позаботиться о его соблюдении.

По общему правилу ничтожная и оспоримая сделка недействительны с момента их заключения (п. 1 ст. 167 ГК РФ), то есть договор считается «уничтоженным» с обратной силой. Вместе с тем оспоримая сделка, в отличие от ничтожной, в некоторых случаях может быть признана недействительной лишь на будущее время после признания ее судом недействительной (п. 1 ст. 181 ГК РФ). Таким образом, с судебным решением по такому иску законодатель связывает прекращение правоотношения, но не признание его отсутствия. Лишение сделки юридической силы на будущее время по своим правовым последствиям аналогично расторжению договора. Как и в случае расторжения договора, оспоримая сделка считается недействительной с момента вступления решения суда в законную силу, и, как отмечает И.В. Матвеев, при таких обстоятельствах «...есть основания полагать, что собственник потерял титул, а добросовестный приобретатель, очевидно, его приобрел»[4]. В таком случае более обоснованно требовать возмещения реального ущерба, нежели возврата полученного по сделке.

Как показывает практика, проблема разграничения оспоримых и ничтожных сделок является актуальной не только для участников договорных отношений, но и для судей. Подтверждением тому служит судебное решение, принятое 19 июля 2004 г. Арбитражным судом г. Москвы в результате рассмотрения дела по иску компании «П.Т.Х» к ООО «П.Г.» (далее – ответчик 1) и ЗАО «Ю-т» (далее – ответчик 2) «о признании договора об уступке товарного знака недействительным и реституции». В качестве основания для оспаривания сделки в исковом заявлении указано нарушение порядка заключения крупной сделки, установленного ст. 46 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». В соответствии с п. 5 ст. 46 крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных п. 2 – 4 данной статьи, может быть признана недействительной по иску общества или его участника, то есть является оспоримой. Однако суд, признав исковые требования обоснованными, сделал следующий, явно ошибочный вывод: «сделка заключена без одобрения общим собранием участников ООО «П.Г.» с нарушением действующего законодательства, что в силу ст. 168 ГК РФ влечет ничтожность сделки». Далее, как следует из судебного решения, «истец заявил об обязании ответчика 2 вернуть ответчику 1 полученное по сделке».

Обязанность суда рассмотреть исковые требования в части применения последствий недействительности сделки прямо предусмотрена ст. 12 ГК РФ. Однако, рассмотрев иск в этой части, суд решил, что «данные требования не подлежат удовлетворению как невыполнимые по своему существу, поскольку восстановление прав на товарный знак производится в установленном законом порядке». В решении не указано, какой именно нормой и какого закона следует руководствоваться, что обусловлено отсутствием таковой. Ни ГК РФ, ни закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» не содержат положений, наделяющих Роспатент полномочиями рассматривать споры о применении последствий недействительности договоров об уступке прав на охраняемые объекты промышленной собственности и применять такие последствия по своему усмотрению. Очевидно, что данное судебное решение не только не способствует защите нарушенных прав, но и создает правовую неопределенность в отношении принадлежности прав на товарный знак, являющийся предметом спорного договора.

В ст. 12 ГК РФ требование о признании оспоримой сделки недействительной и применении последствий ее недействительности предусмотрено в качестве единого требования. Об этом же свидетельствует содержание п. 2 ст. 181 ГК РФ, в котором требования о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности являются элементами единого искового требования.

Для ответа на вопрос, может ли каждый элемент в отдельности рассматриваться как самостоятельный способ защиты гражданских прав, необходимо рассмотреть каждую из составляющих в отдельности. О возможности рассмотрения требования о признании оспоримой сделки недействительной в качестве самостоятельного требования свидетельствует п. 2. ст. 166 ГК РФ: «требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицом, указанным в настоящем Кодексе. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе».

Вместе с тем предъявлению требования о применении последствий недействительности оспоримой сделки, в отличие от ничтожной, должно предшествовать или сопутствовать требование о признании оспоримой сделки недействительной. До его удовлетворения сделка считается действительной, что исключает возможность применения последствий ее недействительности.

В судебной практике достаточно примеров, подтверждающих, что каждая из составляющих данного требования может рассматриваться в качестве самостоятельного способа защиты нарушенных прав. Истец ООО «Р» обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к ЗАО «Р» о признании недействительными четырех договоров об уступке патента и применении последствий недействительности сделки. В обоснование исковых требований истец ссылался на то, что сделка совершена генеральным директором ООО «Р» с нарушением требований ст. 45 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В судебном заседании, состоявшемся 27 мая 2002 г., истец в соответствии со ст. 37 АПК РФ отказался от иска в части применения последствий недействительности сделки. Отказ, как соответствующий требованиям АПК РФ, был принят судом. При рассмотрении спора суд исходил из того, что в соответствии с частью 1 ст. 45 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, не могут совершаться обществом без согласия его участников. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если они занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающих в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом.

Заинтересованность генерального директора ООО «Ракурс» исходя из части 1 ст. 45 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» выражалась в том, что на момент заключения договора об уступке патента он занимал должность генерального директора и в ООО «Р» (передающая сторона в договоре уступки патента), и в ЗАО «Р» (принимающая сторона). Таким образом, в силу требований части 1 ст. 45 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» указанный договор об уступке патента является недействительным, так как совершен обществом без согласия его участников. Суд решил признать оспариваемые договоры уступки патента недействительными, а в части отказа от иска – о применении последствий недействительности сделок – производство по делу прекратить в силу требований п. 6 ст. 85 АПК РФ.

Характерно, что несмотря на четкое и ясное решение суда, свидетельствующее о том, что суд рассмотрел только один элемент двухэлементного требования, а именно: требование о признании оспоримой сделки недействительной, истец посчитал это достаточным для применения Роспатентом последствий недействительности сделки, то есть обозначения истца в качестве патентообладателя в государственном реестре изобретений. Получив разъяснения о необходимости соответствующего решения суда с учетом требования о применении последствия недействительности сделки, истец повторно обратился в суд с соответствующим иском. Одновременно истец, руководствуясь п. 1 ст. 75, п. 1 ст. 76 АПК РФ, ходатайствовал о принятии обеспечительных мер, заключающихся в запрете регистрации каких бы то ни было договоров (лицензионных или об уступке), в отношении патентов, являющихся предметом спорных договоров. Удовлетворив заявленное ходатайство, суд вынес соответствующее определение об обеспечении иска.

Иск ООО «Р» о применении последствий недействительности сделки был рассмотрен в установленном порядке. Особенностью данной ситуации является то, что истец воспользовался смежным с реституцией правовым институтом – виндикацией, заявив исковые требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения, отнеся к нему как собственно охранную грамоту, так и исключительные права*.

* В ряде случаев суды отказывают в удовлетворении исковых требований, основанных на ст. 301 ГК РФ, считая данную норму применимой только к вещно-правовым отношениям. При отсутствии специальной правовой регламентации применительно к объектам интеллектуальной собственности в ГК РФ это порождает неограниченную свободу усмотрения судейского состава.

Своим решением суд обязал ЗАО «Р» вернуть ООО «Р» охранную грамоту, а Роспатент, обозначенный в качестве третьего лица, – аннулировать решение о регистрации договора, внести соответствующие изменения в государственные реестры с последующей публикацией информации о внесенных изменениях в официальном бюллетене.

Следует отметить, что ситуация, когда истец считает рассмотрение лишь первого элемента двухэлементного требования достаточным для обозначения истца в качестве патентообладателя или обладателя свидетельства на товарный знак в соответствующих государственных реестрах, то есть фактически требует от Роспатента применить последствия недействительности сделки без соответствующего решения суда, является достаточно распространенной. Думается, такой подход не основан на законе.

В подтверждение этого представляется целесообразным рассмотреть вопрос о последствиях признания недействительным договора об уступке и лицензионного договора. Когда закон, устанавливая основания недействительности сделок, не определяет специальных последствий их недействительности, к подобным сделкам согласно ст.167 ГК РФ применяется двусторонняя реституция, означающая, что каждая из сторон обязана возвратить другой полученное по сделке. В случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе когда оно выражается в пользовании правами, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость. Заявляя требование о возврате переданного по договору, признанному недействительным с момента заключения, сторона должна осознавать необходимость возврата полученного ею. Двусторонняя реституция является по своей природе возложением принудительной обязанности на субъектов правоотношения, которое признано недействительной сделкой, и осуществляется в силу судебного решения. При всей видимости отсутствия при двусторонней реституции потерь с учетом имущественных интересов, на практике они неизбежны – сторонами договора в процессе его заключения могли осуществляться затраты на ведение переговоров. По меньшей мере одна из сторон не получила выгоду, на которую рассчитывала, заключая договор. Зачастую права на объекты промышленной собственности, приобретенные по договору уступки или лицензионному договору, являются краеугольным камнем, основой бизнеса. В доведение охраняемого объекта промышленной собственности до стадии промышленного использования могут быть вложены значительные средства. По мнению отечественных цивилистов, любая реституция (как односторонняя, так и двусторонняя) является санкцией[5].

Право на охраняемый объект промышленной собственности как объект гражданского права возникает, участвует в гражданско-правовом обороте и прекращается в силу его признания и регистрации государством в лице уполномоченного органа – Роспатента. Внесение соответствующих записей в государственные реестры сопутствует реституции, являясь ни чем иным, как ее сугубо необходимым элементом. Совершение Роспатентом в «инициативном порядке» юридически значимых действий, связанных с переоформлением патента на имя истца, внесением соответствующих записей в реестр, может быть квалифицировано как односторонняя реституция. По общему правилу она считается сугубо карательной санкцией и допустима только в установленных законом случаях.

Так, ГК РФ устанавливает одностороннюю реституцию в качестве последствия недействительности оспоримых сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). Кроме того, применение односторонней реституции предусмотрено как одно из возможных последствий ничтожной сделки, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ).

Законом в определенных случаях предусмотрено недопущение реституции в отношении ничтожных сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, если будет доказано наличие умысла у обеих сторон. Вынесение судом такого решения означает, что все, полученное сторонами, взыскивается в доход государства.

Также существуют иные установленные законом основания для отказа в применении реституции (ст. 1103, п. 4 ст. 1109 ГК РФ). На основании указанных норм любая из сторон договора может пытаться доказать, что другая сторона знала о недействительности сделки, и требовать от суда отказать другой стороне в возврате полученного ею по сделке, признанной недействительной.

Какое именно из возможных последствий недействительности договора будет применено в той или иной спорной ситуации, вправе решить только суд. При этом решение суда должно дать основание Роспатенту аннулировать решение о регистрации договора, внести соответствующие записи в государственные реестры, охранную грамоту или совершить иные юридически значимые действия. В свою очередь, для вынесения такого судебного решения необходимо соответствующим образом формулировать исковые требования, обозначив Роспатент в качестве третьего лица.

Исполнению судебных решений о признании договоров об уступке объектов промышленной собственности недействительными в ряде случаев препятствует не только их неполнота, но и принадлежность прав на момент вынесения судебного решения не ответчику, а иному лицу. Это приводит к неоправданным судебным издержкам. К сожалению, такая ситуация перестала быть редкостью. В Роспатент поступают постановления судебных приставов, решения судов, которые не могут быть исполнены ввиду принадлежности объектов промышленной собственности лицам, не являющимся стороной спора.

Избежать подобных ситуаций позволит своевременный запрос информации о правовом статусе охранного документа на момент подачи искового заявления. Кроме того, лицо, подающее иск о признании договора об уступке патента недействительным, вправе ходатайствовать о наложении обеспечительных мер с целью недопущения регистрации договоров по патенту (свидетельству), являющемуся предметом судебного разбирательства, и в его интересах своевременно об этом позаботиться.


[1] Собрание законодательства РФ. 2005. № 30, ст. 3120; Российская газета. 26 июля 2005 г.
[2] Гражданское право: Учебник. Т. 1/Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М.: изд-во «БЕК», 1998. С. 356.
[3] Там же. С. 356.
[4] Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок// М.: ООО «Изд-во «Юрлитинформ», 2002. С. 35.
[5] Матвеев И.В. Указ. соч. С. 4.