Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Доказательства использования товарного знака

А.Д.КУДАКОВ – патентный поверенный, канд. физ.-мат. наук

Речь пойдет о введении товара в гражданский оборот при доказательстве использования товарного знака.

В последнее время в Палату по патентным спорам поступает все больше заявлений о прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с непрерывным неиспользованием. Если в 1999 г. было подано 197 таких заявлений, то в 2003 г. – уже 1033. В связи с этим актуальной представляется проблема сбора доказательств использования товарного знака.

В то же время становится очевидным отсутствие у многих патентных поверенных достаточной практики в этом вопросе. Из 660 патентных поверенных (учтены данные до 2003 г. включительно), имеющих специализацию «товарные знаки», заявителей в разные годы представляли от 387 до 530[1]. Еще меньше патентных поверенных представляли интересы владельцев товарных знаков перед Апелляционной, Высшей патентной палатой и Палатой по патентным спорам.

Всего за время действия ст. 22 Закона о товарных знаках в Высшую патентную палату и Палату по патентным спорам было подано 2567 заявлений о досрочном прекращении охраны товарных знаков в связи с неиспользованием. По ним вынесено 1069 решений, из которых только в 307 случаях удалось, хотя бы частично, отстоять права владельца на товарный знак, то есть доказать его использование. Если считать, что интересы всех владельцев по рассмотренным заявлениям представляли патентные поверенные, получается, что в среднем на каждого из них приходится чуть более двух таких дел.

При сборе доказательств использования товарного знака патентные поверенные сталкиваются со значительными трудностями (особенно, если это происходит впервые). И это не удивительно, так как всего 5,8% патентных поверенных имеют юридическое образование, в том числе второе высшее. При доказательстве же использования товарного знака юридическое образование, которое дает необходимые навыки при сборе доказательств, просто необходимо.

В этих условиях чрезвычайно важным стало появление двух постатейных комментариев [1, 2] новой редакции Закона о товарных знаках. Хотелось бы, чтобы они стали настольными книгами не только для патентных поверенных, но и в Палате по патентным спорам. Хотя, при имеющихся (в комментариях) отличиях в трактовке положений ст.22 Закона, единообразия в решениях Палаты можно ожидать только после появления методических указаний по рассмотрению заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с неиспользованием, которые бы аргументированно переработали оба комментария в руководство к действию.

Согласно п. 1 ст. 22 Закона:

«Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке».

Первым и основным требованием Закона является применение знака на товарах и (или) их упаковке – так называемое фактическое использование (в отличие от номинального использования, описанного во втором абзаце процитированного положения Закона. Именно это должно стать основой при сборе информации об использовании товарного знака. Как видно из содержания ст. 22, никаких дополнительных требований к использованию знака в ней не имеется.

Однако в комментарии [2] уже содержатся указания на то, что правообладатель должен обязательно предложить к продаже товар, маркированный этим знаком, или доказать факт его продажи на территории России. То есть появляется дополнительное требование о введении товара, маркированного знаком, в гражданский оборот как необходимое условие признания использования знака его владельцем: «…Иными словами такое использование может проявиться при: маркировке товарным знаком произведенного на территории России и предлагаемого к продаже товара; маркировке товарным знаком произведенного за рубежом и предлагаемого к продаже в России товара;…».

Но если хранение и транспортировка товара, маркированного товарным знаком, с целью введения в гражданский оборот и ввоз такого товара на территорию России, даже без цели введения в гражданский оборот, признается в п. 2 ст. 4, на которую ссылается комментарий [2] при рассмотрении ст. 22, неправомерным использованием знака, то предъявление владельцу более жестких требований при доказательстве использования знака непоследовательно.

Тем более, что в комментарии [2] к п. 1 ст. 4 прямо говорится: «…Использование товарного знака может реализовываться путем маркировки товаров и/или услуг, путем введения маркированных товаров в хозяйственный оборот, размещения знака в деловой документации, в рекламе и т.п…». И далее раскрывается понятие маркировки: «Маркировка означает простановку товарного знака либо на самом товаре, либо на его упаковке». Толкование введения в хозяйственный оборот дается в следующем абзаце и никак не связано с предыдущим.

П. 2 ст. 4 уточняет, в каком случае использование товарного знака будет нарушать права его владельца. Никто не станет спорить, что маркировка товарным знаком (то есть его использование) остается законной, если маркированные товары не вводятся в гражданский оборот в России. Это один из примеров законного (в смысле не нарушающего Закон) использования товарного знака лицом, не являющимся на территории России владельцем товарного знака. Поскольку Закон прямо говорит: «Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака…».

Таким образом, в комментарии [2] признается, что существует несколько видов использования знака помимо введения в гражданский оборот. И если реклама считается использованием только при отсутствии фактического использования, то маркировка товара в Законе не обусловливается выполнением дополнительных требований. Поэтому она должна признаваться использованием товарного знака владельцем для целей ст. 22 даже без введения товара в гражданский оборот.

Об этом также говорит В.Ю.Джермакян[4]: даже приготовления к использованию признаются достаточными для доказательства использования товарного знака при возбуждении процедуры досрочного прекращения его охраны. А что есть маркировка товара, как не приготовление к его использованию?

Комментарий [3] в этом отношении менее радикален: «Применение знака к одному экземпляру товара (упаковки) само по себе не является использованием товарного знака. Но если этот экземпляр предлагается к продаже, или изготовлена партия таких экземпляров, то это уже использование по ст. 22».

Фактически, исходя из смысла этой нормы Закона, которая должна способствовать выполнению товарными знаками одной из своих основных функций – индивидуализации товаров (ст. 1), любое применение товарного знака владельцем, например, изготовление партии товаров или этикеток, которое достоверно произошло до подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть признано достаточным для подтверждения использования знака его владельцем.

На коллегиях Палаты по патентным спорам в последнее время часто звучит вопрос: где же здесь введение в гражданский оборот? Представляется, что причина этого – в недостаточно проработанных положениях ст. 22, которые к тому же не вполне однозначно толкуются комментариями к Закону.

Подтверждением использования является, в первую очередь, маркировка товара, а не свершившийся процесс передачи права на эти товары, что можно признать справедливым только для «исчерпания прав владельца на товарный знак». Хотя и в этом вопросе до введения в последней редакции Закона территориального принципа исчерпания прав были аргументированные сомнения[5].

Возможно, что данная публикация приведет к уточнению Закона, который введет территориальный принцип обязательного использования знака через введение товара в гражданский оборот. Пока же этого не произошло, подобные коллизии будут случаться вновь и вновь. Конечно, судебная практика будет расширяться вместе с ростом числа рассмотренных Палатой по патентным спорам дел о прекращении охраны и приведет к выработке единообразного подхода к этой проблеме. Но на это могут уйти годы, а расплачиваться придется законопослушному владельцу товарного знака, вся вина которого в недостаточной проработке положений Закона.


[1] Годовой отчет Роспатента. М.: ФИПС, 2000, 2001, 2002, 2003.
[2] Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Комментарий к закону Российской федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». М.: ФИПС, 2003.
[3] Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». М.: Экзамен, 2004.
[4] Джермакян В.Ю. Приготовления к использованию изобретений и товарных знаков: правовые последствия//ИС. 2005. № 1. С. 31.
[5]Кудаков А.Д. Кто прав в вопросе об исчерпании прав?//Патенты и лицензии. 2003. № 3. С. 25.