Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Досрочное прекращение действия товарного знака: есть проблемы

Ермакова Елена АнатольевнаЕ.А.ЕРМАКОВА – генеральный директор агентства по защите интеллектуальной собственности «Ермакова, Столярова и партнеры»

Ведущиеся в течение длительного времени споры о применении положений п. 3 ст. 22 Закона о товарных знаках, регулирующих досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, не оставили равнодушными специалистов нашего агентства. И мы решили высказать на страницах журнала свое мнение по этому вопросу.

Принципиальные разногласия в подходах к рассмотрению заявлений о досрочном прекращении действия товарного знака в основном касаются прав владельцев товарных знаков, получивших его по договору уступки. В п. 3 ст. 22 Закона указано, что «правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации».

На наш взгляд, при разрешении спора о правильности толкования положения о досрочном прекращении действия товарного знака необходимо руководствоваться п. 2 ст. 9 Гражданского кодекса РФ: «Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом». Положения ст. 22 Закона о товарных знаках должны рассматриваться не иначе, как порядок прекращения исключительного права на товарный знак. Одним из условий прекращения прав является отказ владельца товарного знака от его использования. При регистрации правообладатель получает исключительное право на использование товарного знака как минимум на 10 лет. Прекращение этого права возможно в двух случаях. В первом правообладатель направляет заявление об отказе от регистрации. Во втором он не использует товарный знак в течение трех лет, и это в соответствии с п. 3 ст. 22 Закона влечет за собой прекращение принадлежащего ему права на товарный знак по заявлению любого лица.

Что касается второго случая, то очевидно, что в отношении первоначального владельца товарного знака упомянутые нормы ГК РФ и Закона о товарных знаках согласуются. Однако для владельца, получившего право на товарный знак по договору уступки, при распространении на него ответственности за неиспользование товарного знака первоначальным владельцем, исключительное право на товарный знак может быть прекращено без соблюдения соответствующего порядка отказа. Если он не имел трехлетнего срока для реализации своего права на использование товарного знака, то есть к нему не применим порядок отказа от права в соответствии с п. 3 ст. 22 Закона, то прекращение его права на товарный знак противоречит положениям п. 2 ст. 9 ГК РФ.

Как известно, п. 3 ст. 22 включает оговорку о том, что «при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам». Если признать правильной позицию, что права лиц, которые получили товарные знаки по договору уступки, подпадают под действие п. 3 ст. 22 Закона, то указанная оговорка к ним не применима. Казалось бы, абсурдно отрицать, что если товарный знак не использовался до того, как был уступлен новому владельцу, то он не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Кроме того, непонятно, если не к этому, то к каким случаям может применяться это положение Закона? Форс-мажорные обстоятельства – уважительная причина неисполнения обязательств в силу положений общегражданского законодательства и не требуют дополнительной оговорки в рассматриваемом случае. Иные последствия неиспользования знака при наличии уважительных причин оговорены п. 1 ст. 22 Закона.

Защитникам позиции об ответственности приобретателя за использование знака в прошедшие три года следует также понимать, какие последствия будет иметь ее реализация на практике. Предполагая, что сразу после приобретения товарный знак может прекратить свое действие по заявлению любого лица, если у нового владельца отсутствуют доказательства его использования, приобретатель должен заранее получить у бывшего владельца доказательства такого использования. Доказательствами, подтверждающими производство товара и оказание услуг на определенную дату, как правило, являются бухгалтерские документы. Очевидно, что приобретатель вряд ли сможет получить копии таких документов и ни при каких условиях не получит их оригиналы. Уговорить бывшего владельца участвовать в процессе и доказывать использование товарного знака в случае предъявления претензий о его неиспользовании после регистрации договора уступки на практике не представляется возможным. Какой вывод из этого следует? Приобретать товарный знак по договору уступки имеет смысл только в такой период времени, который обеспечит начало использования товарного знака до истечения трехлетнего срока с даты его регистрации.

Сейчас в большинстве случаев мы рекомендуем нашим клиентам подать заявку на регистрацию сходного с приобретенным товарным знаком обозначения, чтобы обезопасить себя от возможного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Бытует точка зрения о необходимости законодательно уточнить регламент досрочного прекращения действия регистраций товарных знаков, поскольку в настоящее время, по мнению некоторых специалистов, существует неравенство прав участников процесса. Это касается тех случаев, когда лица, заявляющие о досрочном прекращении действия товарного знака, не знают о том, что по договору он частично уступлен новому владельцу. Для случаев, когда частичная уступка в отношении указанных в заявлении классов товаров или услуг имела место, а публикация об этом до даты поступления такого заявления не была произведена, предлагается предоставлять заявителю право внести изменения в свое заявление и указать номер регистрации по частичной уступке.

Насколько нам известно, Палата по патентным спорам уже начала привлекать к рассмотрению компании, которые приобрели право на товарный знак по договору уступки, зарегистрированному до даты подачи заявления о досрочном прекращении действия товарного знака. Считаем, что такая практика не исключает «неравенство прав», а лишь меняет знак неравенства на противоположный.

Сторонники изложенной позиции о правильности распространения положений п. 3 ст. 22 на нового владельца с учетом всего срока регистрации товарного знака объясняют свою точку зрения тем, что недобросовестные компании для того, чтобы избежать досрочного прекращения действия товарных знаков, могут уступать их каждые три года «своим» компаниям.

Считаем, что перенос бремени ответственности за неиспользование товарных знаков прежними владельцами на их добросовестных приобретателей – не лучшая идея. Многие так называемые «подавальщики» (компании, которые регистрируют товарные знаки с целью их продажи) зарегистрировали свои товарные знаки в отношении большого числа классов товаров и услуг еще до увеличения размера пошлин. По нашей информации, основное большинство таких товарных знаков по-прежнему принадлежат тем компаниям, на имя которых они были изначально зарегистрированы.

Возможно, есть смысл найти иной способ ограничить возможных недобросовестных собственников товарных знаков. Например, если ввести порядок, при котором пошлина будет рассчитываться исходя из числа классов товаров и услуг (допустим, 8000 руб. за каждый класс, указанный в договоре уступки), добросовестные покупатели не пострадают, а «подавальщики» будут вынуждены расплачиваться за свое бездействие значительными суммами в пользу государства. Это лишь один из способов решения проблемы «подавальщиков», но он, на наш взгляд, не имеет пагубных побочных эффектов и не создает трудностей добросовестным приобретателям товарных знаков.

В заключение хотелось бы отметить еще один аспект. Если признать правильным, что, покупая неиспользуемый товарный знак, вы покупаете некачественный продукт, а лучшая покупка – это активно используемый товарный знак, не приведет ли это к проблемам в процессе регистрации договора уступки? Известно, что договор об уступке товарного знака не регистрируется, если в соответствии со ст. 25 Закона уступка может стать причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. По определению товарный знак – это обозначение, способное отличать товары одного производителя от однородных товаров других производителей. Таким образом, известность товарного знака для товара первого правообладателя теоретически может стать причиной введения в заблуждение потребителей при использовании этого же товарного знака новым правообладателем. А это – законное основание для отказа в регистрации договора уступки.