Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Оценка изобретательского уровня (согласно требованиям ЕПВ). Часть II

Часть I

Часть III

Кандидат хим. наук Е.А.Устинова
Кандидат хим. наук, патентный поверенный О.В.Челышева.

Изобретательский уровень (раздел 9, часть С, глава IV)

9.1. Изобретение признается обладающим изобретательским уровнем, если с учетом состояния уровня техники оно не является очевидным для специалиста в данной области (ст. 56 ЕПК). Новизна и изобретательский уровень представляют собой различные критерии. Новизна существует, если имеется какое-либо различие между изобретением и известным уровнем. Вопрос о наличии изобретательского уровня возникает только при наличии новизны.

9.2. «Уровень техники» для целей рассмотрения изобретательского уровня определен в ст. 54(2) (п. 5 главы IV). Он не включает опубликованные позднее европейские заявки, упомянутые в ст. 54(3). Как отмечено в п. 5.3 главы IV, под датой подачи в ст. 54(2) подразумевается дата приоритета, там, где это уместно (см. главу V).

9.3. Следовательно, в отношении любого пункта формулы изобретения, характеризующего изобретение, необходимо определить, не было ли решение, подпадающее под объем данного пункта формулы изобретения, очевидным для специалиста на дату приоритета этого пункта с учетом известного на то время уровня техники. Если оно было очевидно, то данный пункт формулы не обладает изобретательским уровнем. Понятие «очевидный» означает нечто, не выходящее за рамки нормального развития техники, а просто или логически вытекающее из известного уровня, то есть нечто, не требующее применения каких-либо навыков или способностей сверх тех, которые можно ожидать от специалиста в данной области. При рассмотрении изобретательского уровня в отличие от новизны (см. п. 7.3 главы IV) любой опубликованный документ может быть справедливо истолкован в свете последующих знаний, учитывая все знания, общедоступные для специалиста на дату приоритета пункта формулы изобретения.

9.3a. Заявленное изобретение обычно должно рассматриваться в целом. То есть обычно некорректно в случае комбинационного пункта формулы изобретения выдвигать возражение на основании того, что отдельные признаки данной комбинации известны или очевидны как таковые, и поэтому весь заявленный объект является очевидным. Единственное исключение из этого правила – случай отсутствия функциональной взаимосвязи между признаками комбинации, то есть когда формула изобретения является просто соединением признаков, а не действительной комбинацией (см. пример в п. 2.1 приложения к данной главе).

9.4. Хотя формула изобретения в каждом случае должна быть направлена на технические признаки (а не быть просто, например, идеей), при оценке изобретательского уровня важно, чтобы эксперт помнил о существовании разных путей, которыми специалист может прийти к изобретению. Например, изобретение может быть основано на следующем.

i). Формулирование идеи или проблемы, которую необходимо решить (решение становится очевидным после четкого изложения проблемы).

Пример. Проблема заключается в том, чтобы показывать водителю автомобиля ночью линию дороги впереди с помощью света от самого автомобиля. После изложения проблемы в такой форме техническое решение, а именно: обеспечение отражающих маркировок вдоль дороги, представляется простым и очевидным. Другой пример см. в решении Технической палаты T 2/83 (OJ, 6/1984, 265).

(ii). Разработка решения известной проблемы.

Пример. Проблема постоянного клеймения домашнего скота, например, коров, без причинения при этом боли животным или вреда шкуре существует с момента зарождения фермерства. Решение (клеймение заморозкой) заключается в применении открытия, что шкуру можно навсегда обесцветить заморозкой.

(iii). Постижение причины наблюдаемого явления (при этом становится очевидным практическое применение этого явления).

Пример. Обнаружено, что приятный запах масла обеспечивается минимальным количеством конкретного соединения. После этого становится очевидным техническое применение, заключающееся в добавлении этого соединения к маргарину.

Конечно, многие изобретения основаны на совокупности приведенных выше возможностей. Например, творческие усилия могут применяться как для постижения, так и для технического применения этого постижения.

9.5. При определении вклада, который изобретение вносит в уровень техники, для установления изобретательского уровня необходимо прежде всего учитывать то, что сам заявитель признает известным в описании и формуле изобретения. Эксперт должен считать любое такое признание известного уровня правильным, если только заявитель сам не укажет, что ошибся (см. п. 8.5 главы Vl). Однако дополнительный известный уровень, содержащийся в отчете о поиске, может придать изобретению перспективу, совершенно отличную от той, которая следует из описания, представленного заявителем. (И, действительно, такой противопоставленный аналог может вынудить заявителя добровольно уточнить формулу изобретения, чтобы заново определить изобретение, прежде чем заявка поступит на экспертизу). Для вынесения окончательного заключения о наличии изобретательского уровня у объекта по любому пункту формулы изобретения необходимо определить отличие между объектом по данному пункту и известным аналогом. При этом эксперт не должен исходить только из предложенной формы пункта формулы изобретения (известный уровень плюс отличительная часть – см. п. 2 главы III).

При оценке изобретательского уровня эксперт обычно применяет метод «проблема и решение», состоящий из трех основных этапов:
   определения ближайшего аналога,
   установления решаемой технической проблемы и
   анализа, не было ли заявленное изобретение, начиная с ближайшего аналога и технической проблемы, очевидным для специалиста.

Ближайшим аналогом является совокупность признаков, получаемая из одного документа, которая обеспечивает наилучшее основание для рассмотрения вопроса очевидности. Ближайшим аналогом может быть, например:

(i) известная совокупность в данной области техники, которая раскрывает технические эффекты, цель или предназначенное использование, наиболее близкие к заявленному изобретению, или

(ii) совокупность, имеющая наибольшее число общих технических признаков с изобретением и способная выполнять функцию изобретения.

На втором этапе объективно устанавливается решаемая техническая проблема. С этой целью изучается заявка (или патент), ближайший аналог и отличие технических признаков (структурных или функциональных) изобретения и ближайшего аналога, а затем формулируется техническая проблема. В данном контексте под «технической проблемой» подразумевается цель и задача изменения или адаптации ближайшего аналога для получения технических эффектов, обеспечиваемых изобретением по сравнению с ближайшим аналогом.

Установленная таким образом техническая проблема может не совпадать с тем, что представлено как «проблема» в заявке. Может потребоваться переформулировать последнюю, так как объективная техническая проблема основывается на объективно установленных фактах, в частности, имеющихся в аналоге, обнаруженном во время рассмотрения, который может отличаться от аналога, действительно известного заявителю во время подачи заявки.

Степень возможного переформулирования технической проблемы должна определяться исходя из обстоятельств каждого конкретного случая. В принципе любой эффект, обеспечиваемый изобретением, можно использовать в качестве основания для переформулирования технической проблемы, если только данный эффект вытекает из первоначально поданной заявки (см. решение T 386/89, не опубликованное в OJ). Можно также основываться на новых эффектах, которые были представлены заявителем позже, на стадии рассмотрения, при условии, что специалист признает, что эти эффекты следуют из первоначально предложенной технической проблемы или связаны с ней (см. п. 9.10 и решение T 184/82 (OJ 6/1984, 261)).

Понятие «техническая проблема» следует толковать в широком смысле. Оно не обязательно подразумевает, что решение является техническим усовершенствованием известного аналога. Например, проблема может заключаться просто в поиске альтернативы известному устройству или процессу, обеспечивающей такой же или аналогичный эффект или являющейся более экономичной.

Иногда технические признаки пункта формулы изобретения обеспечивают более одного технического эффекта, так что можно говорить о технической проблеме, состоящей из нескольких частей или аспектов, каждый из которых соответствует одному из технических эффектов. В таких случаях необходимо поочередно рассмотреть каждую часть или аспект.

На третьем этапе следует ответить на вопрос: существует ли вообще какое-либо известное решение, которое бы побудило (а не просто могло побудить) специалиста, столкнувшегося с данной технической проблемой, изменить или адаптировать ближайший аналог с учетом этого решения, получив при этом нечто, подпадающее под объем формулы изобретения, и тем самым достичь того, что обеспечивается изобретением (см. п. 9.3 главы IV).

9.5a. Если независимый пункт формулы изобретения обладает новизной и неочевидностью, то нет необходимости анализировать, является ли очевидным или неочевидным любой зависимый от него пункт, за исключением ситуаций, когда требуется проверить заявленный приоритет объекта зависимого пункта из-за наличия промежуточных документов (см. п. 2.6.3 главы V). Аналогично, если пункт формулы изобретения на продукт обладает новизной и неочевидностью, то нет необходимости проверять очевидность любых пунктов, характеризующих способ, который неизбежно приводит к получению этого продукта, или любых пунктов, характеризующих применение этого продукта. В частности, тождественные способы патентоспособны, если дают продукт, обладающий новизной и изобретательским уровнем (см. решение T 119/82 (0J, 5/1984, 217)).

9.6. Под «специалистом в данной области» подразумевается обычный практикующий специалист, которому известно то, что было общеизвестно на соответствующую дату. Предполагается также, что он должен иметь доступ ко всему «уровню техники», в частности, к документам, упомянутым в отчете о поиске, и иметь в распоряжении нормальные средства и возможности для обычной работы и экспериментирования.

Если данная проблема вынуждает специалиста искать ее решение в другой технической области, то специалист в этой области является лицом, компетентным решить данную проблему. Оценка, обладает ли данное решение изобретательским уровнем, должна быть основана на знаниях и способностях этого специалиста (см. решение T 32/81 (OJ, 6/1982, 225)).

Возможны случаи, когда уместнее думать о группе лиц, например, исследовательской группе или производственной бригаде, чем об одном человеке. Это может относиться, например, к некоторым передовым технологиям, таким как вычислительные или телефонные системы, и к высоко специализированным процессам, например, промышленному производству интегральных схем или сложных химических веществ.

9.7. При определении наличия изобретательского уровня (в отличие от новизны (см. п. 7 главы IV) можно объединять раскрытия двух или более документов или частей документов, различных частей одного и того же документа или других элементов известного уровня, но только в случае, если такая комбинация была бы очевидной для специалиста в данной области на действительную дату приоритета рассматриваемого пункта формулы изобретения (см. решение T 2/83 (OJ, 6/1984, 265)). При определении, является ли очевидным объединение двух или более раскрытий, эксперт должен учитывать следующее.

(i). Является ли содержание документов таковым, что специалист при рассмотрении решаемой изобретением проблемы вероятно или невероятно объединит их. Например, если два раскрытия при рассмотрении их в целом не могут быть на практике легко объединены в силу присущей им несовместимости в раскрытых существенных признаках изобретения, то объединение таких раскрытий обычно не должно признаваться очевидным.

(ii). Относятся ли эти документы к аналогичным, смежным или далеким техническим областям.

(iii). Объединение двух или более частей одного и того же документа будет очевидным, если существует разумное основание для специалиста связать эти части друг с другом. Очевидным является объединение аналога с известным справочником или энциклопедией. Это только частный случай общего предположения, что объединение решения одного или нескольких документов с общедоступными знаниями в данной области является очевидным. В общем смысле также очевидно объединение двух документов, один из которых содержит ясную и безошибочную ссылку на другой (о ссылках, которые признаются единой частью раскрытия, см. п. 6.1 и 7.1). При определении, можно ли объединить какой-то документ с элементом известного уровня, раскрытым каким-либо другим путем, например, использования, применимы аналогичные соображения.

9.8. В приложении к главе «Руководство для оценки изобретательского уровня» приведены примеры обстоятельств, когда изобретение следует признавать очевидным, или когда оно обладает изобретательским уровнем. Следует подчеркнуть, что приведенные примеры являются только руководством, и в каждом случае следует применять принцип «было ли это очевидно для специалиста?». Эксперты должны избегать попыток подогнать конкретный случай к одному из этих примеров, если последний не является явно применимым. Кроме того, данный перечень не является исчерпывающим.

9.9. Следует помнить, что изобретение, которое, на первый взгляд, кажется очевидным, может фактически обладать изобретательским уровнем. После формулирования новой идеи часто можно теоретически показать возможность ее воплощения, начиная с чего-то известного, рядом легких шагов. Эксперт должен соблюдать осторожность при имеющем обратную силу анализе такого типа. Следует всегда учитывать, что документы, полученные при поиске, были получены по необходимости, зная наперед, какова суть предполагаемого изобретения. В любом случае следует попытаться визуализировать общее состояние уровня техники, известное специалисту до вклада заявителя, и найти реальную оценку этого и других релевантных факторов. Следует учесть все, что известно в отношении предпосылок изобретения, и справедливо оценить релевантные доводы или свидетельства, представленные заявителем.

Если, например, изобретение показано как имеющее значительную техническую ценность, и особенно, если оно обеспечивает новое и неожиданное техническое преимущество, которое можно убедительно связать с одним или несколькими признаками, включенными в формулу изобретения, эксперт должен быть осторожен, выдвигая возражения на основании отсутствия изобретательского уровня. То же самое относится к случаю, когда изобретение решает техническую проблему, которую разработчики в данной области пытались решить в течение длительного времени, или иным образом выполняет давно ощущаемую потребность. Сам по себе коммерческий успех не следует считать доказательством изобретательского уровня. Однако свидетельство непосредственного коммерческого успеха вместе с долговременной потребностью имеет значение, если эксперт согласен, что данный успех следует из технических признаков изобретения, а не из других факторов (например, организации продаж или рекламы).

9.10. Соответствующие аргументы и доказательства, которые должны учитываться экспертом при оценке изобретательского уровня, можно взять либо из материалов первоначально поданной заявки на патент, либо получить от заявителя во время последующего рассмотрения (см. 9.5 и п. 5.7, 5.7a, 5.7c и 5.7cI главы VI).

Однако следует соблюдать осторожность при упоминании новых эффектов, подтверждающих изобретательский уровень. Такие эффекты можно принимать во внимание, если они подразумеваются или, по меньшей мере, связаны с технической проблемой, изначально изложенной в первоначально поданной заявке (см. также п. 9.5, решение T 386/89, не опубликованное в 0J, и решение T 184/82 (OJ, 6/1984, 261)).

Пример нового эффекта. Изобретение в первоначально поданном виде относится к фармацевтической композиции, обладающей особой активностью. На первый взгляд, с учетом релевантного уровня техники может показаться, что изобретательский уровень отсутствует. Позже заявитель представляет новое свидетельство, которое показывает, что заявленная композиция проявляет неожиданное преимущество: низкую токсичность. В этом случае можно переформулировать техническую проблему, включив в нее аспект токсичности, поскольку фармацевтическая активность и токсичность взаимосвязаны в том смысле, что специалист всегда рассматривает их вместе.

Переформулирование технической проблемы может привести к уточнению и последующему введению данной констатации технической проблемы в описание. Любое такое уточнение правомерно только в случае, если оно удовлетворяет условиям, изложенным в п. 5.7с главы VI. В приведенном выше примере с фармацевтической композицией невозможно ввести в описание ни переформулированную проблему, ни информацию о токсичности, не нарушив ст. 123(2).