Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Неопубликованная заявка с более ранним приоритетом и уровень техники

В.А.Щербинина - заведующая патентным отделом НИИ металлургической теплотехники (г. Екатеринбург).

Правовая особенность такой заявки заключается в том, что сведения о ней не доступны третьим лицам на момент рассмотрения более поздней заявки другого лица. Такая заявка не включается в уровень техники. О ее наличии при соблюдении условий, изложенных в п. 19.5.2 (5) Правил, уведомляют заявителя, то есть она всего лишь принимается к сведению экспертизой при проверке новизны. Если уведомленный заявитель не согласится внести изменения в формулу с учетом более ранней заявки, отложить рассмотрение своей заявки до наступления по ней определенности, то ее рассмотрение будет продолжено в установленном Правилами порядке, и патент по ней может быть выдан (при соответствии заявленного изобретения другим условиям патентоспособности).

При этом уведомленный заявитель будет предупрежден, что если сведения по более ранней заявке будут опубликованы, то выданный ему патент может быть оспорен в соответствии с п. 1 ст. 29 Патентного закона по несоответствию условию новизны, как следует из нормы п. 19.5.2 (5) Правил.

Рассмотрим последствия такого подхода для качества выданных патентов. Существующая формулировка условия патентоспособности «новизна» согласно п. 19.5.2 (4) Правил следующая: «Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения».

При такой формулировке соответствие условию новизны предполагает идентичность самих признаков формулы заявленного изобретения и признаков известного из уровня техники средства, в том числе заявки другого лица, включая характеристику назначения. На практике подобная ситуация маловероятна, но столь же маловероятна и возможность оспорить правомерность выданного патента по условию новизны.

В такой ситуации при выдаче патента по первой заявке для сведения общества могут быть предложены два патента на тождественные решения, и принцип приоритета, заложенный п. 3 ст. 3 Патентного закона, не будет соблюден.

Например, вполне законно существуют два следующих патента разных заявителей с различными датами приоритета.

Патент РФ № 2162868 на изобретение «Состав для окрашивания пасхальных яиц и способ его нанесения», дата подачи заявки – 1 сентября 1998 г.
Согласно формуле изобретения, состав краски (1) содержит, масс. %:
Пищевой краситель 1 – 20
Поваренная соль или сахар 40 – 60
Лимонная кислота 5 – 7
Декстрин – остальное.

Патент № 2159784 на изобретение «Краска для пасхальных яиц», дата подачи заявки – 14 мая 1999 г.
Согласно формуле изобретения состав краски (2) содержит в весовой пропорции на 0,6 г.:
Пищевой краситель – 0,05
Лимонная кислота – 0,1
Декстрин – 0,45.

Для удобства сравнения содержания этих изобретений ниже приведена таблица как минимум двух из составов краски (1) и состав краски (2).

Таблица

Состав краски для пасхальных яиц, масс.%

(1) (1) (2)
 Пищевой краситель – 1  Пищевой краситель – 9  Пищевой краситель – 8,33
 Сахар – 40  Соль – 40  
 Лимонная кислота – 5  Лимонная кислота – 7  Лимонная кислота – 16, 67
 Декстрин – 54  Декстрин – 44  Декстрин – 75

Очевидно, что краска (2) содержат пищевой краситель, лимонную кислоту и декстрин, то есть все компоненты, входящие в краску (1). Причем, как следует из описаний к указанным патентам, состав обеих красок содержит пищевые красители одного типа. Таким образом, сравнивая качественный состав ингредиентов композиции, можно признать, что все признаки краски (1) по патенту № 2162868 присущи краске (2) по патенту № 2159784. Технический результат, достигаемый красками, в обеих заявках указан одинаковым – предотвращение проникновения краски сквозь скорлупу яиц.

Количественное отличие краски (2) от краски (1) по лимонной кислоте и декстрину обусловлено отсутствием в краске (2) пищевого наполнителя – соли или сахара. Отсутствие наполнителя компенсировано бóльшим количеством декстрина и лимонной кислоты. Таким образом, для патентоведа очевидно, что изобретение (2), если рассматривать его без ограничивающих условий, предусмотренных для неопубликованных заявок, не соответствует условию «изобретательский уровень».

Согласно п. 19.5.2 (5) Правил и п. 1.5.3.2 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели[1] заявка (1) должна была быть принята во внимание экспертом, рассматривающим заявку (2), и о ней должно было быть сообщено заявителю (2). Судя по датам регистрации, патент по заявке (2) выдан раньше, чем по заявке (1), следовательно, рассмотрение заявки (2) вряд ли было отложено.

В Палату по патентным спорам было подано возражение против выдачи патента на краску (2), которое не было удовлетворено. В решении Палаты мотивировка отказа по основанию – несоответствие условию «новизна» изложена в следующей редакции:

«Несмотря на то, что характеристики назначений известного (имеется в виду источник (1) и запатентованного (источник (2) изобретений совпадают, у запатентованного состава краски по сравнению с известным имеются следующие отличия: состав содержит только три из перечисленных четырех компонентов – отсутствует пищевой инертный наполнитель, количества лимонной кислоты и декстрина значительно превышают известные.

Из приведенного сравнительного анализа следует, что сведения из источника информации (1), приведенного в возражении, не позволяют признать, что изобретение по патенту Российской Федерации № 2159784 не соответствует условию охраноспособности «новизна», так как из документа (1) не выявлен состав краски для пасхальных яиц, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в запатентованной формуле изобретения, включая характеристику назначения».

В общем напрашивается мысль о корректировке формулы и включении декстрина в ограничительную часть с изменением формулировки технического результата при соблюдении условия «изобретательский уровень».

Согласно п. 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам[2] коллегия может предложить патентообладателю откорректировать формулу, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признан недействительным частично. Причем указанные изменения должны соответствовать возможностям изменения формулы, которые предусмотрены Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

А если коллегия не предложит патентообладателю внести изменения в формулу изобретения? Третьим лицам такая возможность Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам не предоставлена.

В рассматриваемом случае при включении заявки (1) в уровень техники, даже при корректировке формулы изобретения (2), она не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», и патент по ней не должен быть выдан. При невключении заявки в уровень техники возможность признать выданный патент недействительным по условию «изобретательский уровень» Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение не предусмотрена.

Данная история заставляет задуматься над уязвимостью существующего в действующих нормативных документах определения условия патентоспособности «новизна» и его искусственного отграничения от условия «изобретательский уровень» для целей экспертизы.

Эти два условия объективно связаны между собой, и изобретательский уровень должен отражать скорее качество новизны. Поэтому необходимо включить неопубликованную заявку с более ранним приоритетом в уровень техники для целей экспертизы на соответствие условиям новизны и изобретательского уровня, и до вынесения решения по заявке с более ранним приоритетом не выносить решение о выдаче патента по заявке, имеющей более поздний приоритет.

Поскольку в подобных ситуациях отсроченность экспертизы может задевать интересы заявителя по более поздней заявке, ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано им как заинтересованным лицом, но по предложению экспертизы, а не после публикации сведений по заявке с более ранним приоритетом.

Правом предложить корректировку формулы по заявке с более поздним приоритетом должна быть наделена не только коллегия Палаты по патентным спорам, но и третьи лица. А вот принимать решение по внесению изменений в формулу и формулировку технического результата – прерогатива экспертного органа – Палаты.

Изложенный подход к методологии экспертизы направлен на достижение более взвешенного баланса интересов патентообладателей, третьих лиц и общества за счет повышения качества выдаваемых патентов. При этом под категорией качества имеется в виду не только объем исключительных прав, но и смысловое содержание представленных обществу патентных документов.

Далеко не все потребители патентной информации имеют представление о «подводных камнях» патентной экспертизы. И как при этом выглядит патентное ведомство, которое от имени государства доводит до общественности информацию о выданных вышеописанных патентах по заявкам, прошедшим экспертизу по существу?

В конечном итоге, качество выданных патентов поставлено в зависимость от воли третьих лиц, которых законодатель наделил правом подачи возражений в Палату по патентным спорам. А жесткость формулировки условия патентоспособности «новизна» и искусственный разрыв между условиями «новизна» и «изобретательский уровень» можно было бы преодолеть применением теории эквивалентности.

В публикациях специалистов[3] уже появляются мнения о необходимости включения доктрины эквивалентов в методологию патентной экспертизы с целью повышения ее качества. Это могло бы препятствовать выдаче патентов на тождественные решения, но процесс требует осмысления и разработки, поэтому вряд ли можно рассчитывать на это в ближайшее время.


[1] Патенты и лицензии. 2004. № 7. С. 29.
[2] Патенты и лицензии. 2003. № 7. С. 44.
[3] Гавриков М.Д. Экспертиза заявок на изобретения: есть проблемы//Патенты и лицензии. 2005. № 12. С. 19.