Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Комментарий к комментарию

В.И.Смирнов - вице-президент АСПАТ, патентный поверенный (Санкт-Петербург).

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) иногда называют хозяйственной конституцией, стремясь подчеркнуть важность этого документа для регулирования взаимоотношений в рыночной экономике. Поэтому после принятия самого Кодекса было выпущено достаточно большое число комментариев к нему, выполненных иногда лучшими цивилистическими школами страны. А недавно в журнале «Патенты и лицензии» появился еще один специализированный комментарий, касающийся только норм главы 38 ГК РФ и анализирующий различные аспекты договоров на выполнение НИОКР[1]. Учитывая, что он выполнен таким известным мэтром цивилистики, как Э.П.Гаврилов, этот комментарий не мог не привлечь внимания всех заинтересованных специалистов. Такая заинтересованность вызвана, в первую очередь, тем, что вопрос принадлежности и использования прав, возникающих из таких договоров (особенно на объекты интеллектуальной собственности), был и остается предметом самых ожесточенных споров не только среди теоретиков-цивилистов, но и среди специалистов, участвующих в их составлении.

Конечно, можно отметить, что автор, к сожалению, не стал комментировать самую спорную норму этой главы о правах на результаты работ, выполненных за счет средств госбюджета, подход к которым у государственных органов за время существования действующего ГК менялся по крайней мере трижды. Однако, может быть, это связано с тем, что данная норма представлена в ГК РФ лишь в отсылочной форме к нормам другой главы, рассматривающей договоры подряда.

В то же время к основному достоинству рассматриваемого комментария можно, на мой взгляд, отнести подчеркнутую в нем органичную связь между договорами на выполнение НИОКР и договорами, регулирующими права на объекты интеллектуальной собственности, так как последние появляются чаще всего именно в результате выполнения договоров на выполнение НИОКР. Кроме того, известно, что часто конфликты по правам на результаты НИОКР возникают из-за непонимания, можно ли применять к ним нормы права собственности (как, например, к результатам выполнения подрядных работ) или же только нормы права интеллектуальной собственности. Для разъяснения этой ситуации в комментарии указано, что основное отграничение договоров на выполнение НИОКР от договоров подряда выражается в наличии в созданном исполнителем и переданном заказчику результате не только материального объекта (собственно отчета, документации, созданного опытного объекта техники и т.п.), но и нематериального объекта – новой информации. При этом термин «право на использование» следует понимать как комплекс таких прав.

В комментарии также объясняется, почему норма обязательного «личного исполнения» может быть диспозитивной даже для договоров на выполнение НИР. В общем заинтересованные специалисты смогут найти в этом комментарии ответы на многие вопросы в данной области знаний. Кроме того, в связи с тем, что ГК оказался, как выясняется, не лишенным и недостатков, то в отличие от большинства общих комментариев рассматриваемый комментарий объясняет не только пределы и условия использования норм, имеющихся в этой главе, но и содержит предложения по более точному их изложению.

Однако, несмотря на авторитет автора и все достоинства комментария, рискну поспорить с его отдельными выводами и определениями, а заодно и с некоторыми требованиями самого ГК. Причина такого желания основана на определенном опыте составления таких договоров, а не является попыткой стяжать лавры героя рассказа В.М.Шукшина «Срезал».

Так, при разборе ст. 769 автор неудачно использует, на мой взгляд, такое утверждение: «И конструкторские, и технологические результаты таких работ должны быть опытными, то есть новыми», из которого можно сделать вывод, что автор считает определения «опытный» и «новый» тождественными. Однако определение «опытный», использованное, например, в таких словосочетаниях, как «опытный станок» или «опытная технология» и т.п., в патентоведении обычно имеет основное значение – некоммерческий, чтобы подчеркнуть, что такой станок или технология используются не для извлечения прибыли, а значит, такое использование согласно ст. 11 Патентного закона Российской Федерации не является контрафактным. Кроме того, другой смысл данного определения часто имеет еще одно значение – «используемый для проведения опыта», а значит, также не обязательно являющийся новым. Разумеется, указанное определение может иногда иметь значение и «полученный в результате опыта», то есть согласовываться с контекстом автора комментария. Однако, на мой взгляд, это частный случай такого значения, а потому использованная автором конструкция кажется не совсем удачной.

При разборе норм ст. 772 не очень понятно, почему автор дает расширительное толкование понятия «результаты, способные к правовой охране», включая в него не только результаты, которые могут получить охрану, но и результаты, которые уже охранялись до их использования в НИОКР. Такое толкование противоречит, на мой взгляд, не только семантике русского языка, но и толкованию (утверждению) самого автора, данному при разборе нормы, содержащейся в п. 4 ст. 769, где он говорит, что «если в предмет договора на НИОКР входят объекты интеллектуальной собственности, то это обстоятельство не может означать, что договор на НИОКР выводится из сферы действия законодательства об интеллектуальной собственности».

Исходя из сказанного, например, получение разрешения на использование примененных в разработке объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам или даже самому исполнителю, на мой взгляд, вполне может происходить в рамках уже другого (дополнительного) договора, например, лицензионного, что полностью соответствует законодательству об интеллектуальной собственности. В то же время по смыслу предложенного автором толкования получается, что ранее охраняемые, но использованные при выполнении НИОКР запатентованные технические решения всегда будут подпадать только под юрисдикцию этого договора.

Термин «для собственных нужд» в п. 2 ст. 772 автор трактует как ограничение прав исполнителя, считая, что такое ограничение распространяется на право распоряжения не только материальной, но и нематериальной частью (то есть информацией) полученного результата. В то же время полученная информация, исходя из нормы названной статьи, может быть двух видов: «способная к правовой охране» и, видимо, прочая. При этом, если стороны не оговорили, кому будут принадлежать права на использование полученных результатов работ, то очевидно, что в отношении информации первого вида в соответствии с п. 4 ст. 769 ГК РФ и п. 8 Патентного закона правообладателем должен быть именно исполнитель, а заказчику достанется только право «использовать», и то только в пределах, оговоренных ГК.

В подтверждение сказанного можно сослаться на другой авторитет в области гражданского права, который считает: «Наряду с законодательством о договорах по выполнению НИОКР существует патентное законодательство, которое применяется во всех случаях, на которые оно рассчитано. И если создается патентоспособное изобретение, право на это изобретение принадлежит его создателям»[2]. В отношении прочей информации, если в договоре не оговорена ее конфиденциальность, то, на мой взгляд, вообще не может быть никаких ограничений для обеих сторон. Исходя из вышесказанного, с утверждением автора комментария, что исполнитель не сможет в этом случае распоряжаться своим же изобретением, достаточно трудно согласиться. Скорее такое ограничение должно относиться к заказчику.

С другой стороны, сам термин «для собственных нужд» по отношению к исполнителю требует каких-то дополнительных разъяснений, поскольку существуют, по крайней мере, три основные организационно-правовые формы исполнителя, для которых пределы такой нормы будут значительно отличаться друг от друга. Например, для «чистого» разработчика (КБ, НИИ) собственные нужды будут в основном заключаться в возможности использовать полученную информацию в других разработках. Для исполнителя, имеющего собственное производство (например, НПО), они будут распространяться и на возможность коммерциализации полученных результатов в своем производстве. А для крупных корпораций, имеющих возможность и собственный интерес инвестировать свои средства в коммерциализацию полученных результатов на других предприятиях, простираться еще дальше. Словом, все как у А.Смита: все действия участников экономических отношений мотивируются их личными интересами. Исходя из сказанного, можно констатировать, что имеющаяся в ГК неопределенность этого термина, к сожалению, не устранена и в рассматриваемом комментарии.

Особо хотелось бы остановиться на ст. 773 ГК РФ, так как нормы ее третьего и шестого абзацев вообще вызывают сомнения в их корректности, на чем автор комментария, однако, не останавливает свое внимание. В то же время некоторые выводы автора по нормам этой статьи представляются достаточно спорными. Так, не совсем понятна указанная в комментарии возможная связь между использованием разработчиком (исполнителем) в НИОКР объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, и удорожанием работ по договору. На мой взгляд, как раз наоборот. Если разработчик (с согласия заказчика или даже без оного) использует технические решения, принадлежащие третьим лицам, то это может только ускорить разработку и значит никак не увеличит ее стоимость и не ухудшит (а, наоборот, даже улучшит) ее результаты.

Видимо, автор комментария, следуя прямой логике третьего абзаца данной статьи, считает, что за согласием заказчика на использование принадлежащих третьим лицам технических решений непременно должно следовать и «приобретение прав на их использование», без чего разработка, якобы, будет нарушать права на использованные решения, а такое приобретение и должно, соответственно, увеличить стоимость самой разработки. Другой причины высказанного автором утверждения трудно найти. Однако, как ни странно, но похожее заблуждение встречается и в других комментариях к ГК. Например: «если в ходе выполнения работ будут нарушены права третьего лица, охраняемые законом»[3].

В то же время хорошо известно, что включение в результаты НИОКР охраняемых технических решений, принадлежащих третьим лицам, не нарушает их прав. Это видно, например, из ст. 10 Патентного закона, согласно которой нарушение прав может произойти только при использовании объекта промышленной собственности. И хотя в Патентном законе не раскрывается содержание понятия «использование», но, например, в Комментарии к Патентному закону отмечено, что «учитывая природу патентного права, … под использованием нематериальных объектов следует понимать только их воплощение (а не описание) в реальных предметах, реально осуществляемых процессах»[4]. Поэтому ни у заказчика, ни тем более у исполнителя нет необходимости на этапе разработки приобретать права у третьих лиц на заимствованные решения. И хотя при этом разработчик согласно третьему абзацу ст. 773 ГК РФ, разумеется, будет обязан согласовать с заказчиком использование такого решения, но ни о каком нарушении прав и, соответственно, удорожании работы по выполнению НИОКР речь здесь, по крайней мере, идти не может.

Другое дело, что в дальнейшем заказчик либо его подрядчик для практического использования (коммерциализации) результата НИОКР, например, производства конкретного изделия или реализации нового технического процесса, должен будет приобрести у правообладателя использованного разработчиком технического решения право на такое использование. Это, разумеется, может повлечь удорожание данного этапа жизненного цикла объекта техники. Однако приобретение прав на более раннем этапе обычно бессмысленно, так как известно, что далеко не вся разработанная техническая документация (не говоря уже о результатах НИР) материализуется в итоге в конкретную продукцию, потому что никакая, даже самая новая конструкция или технология не гарантирует их дальнейшего экономического успеха. Стратегические решения по коммерциализации новых разработок обычно принимаются после соответствующих маркетинговых проработок. Кроме того, в некоторых случаях такую коммерциализацию можно иногда специально задержать во времени до истечения исключительных прав третьих лиц на использованные решения.

Исходя из сказанного, вторая часть предложения третьего абзаца этой статьи («и приобретение прав на их использование») представляется излишней для этапа разработки. Однако, может быть, окончательный вердикт в этом вопросе должны вынести теоретики-цивилисты совместно со специалистами Роспатента.

При анализе нормы шестого абзаца ст. 773 ГК РФ: «гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц» автор не только традиционно относит ее к императивной, но и усиливает ссылкой, что она: «не может быть изменена соглашением сторон в силу п. 2 ст. 461 ГК». Однако это, пожалуй, самая спорная по изложению норма рассматриваемой статьи, потому что, как уже было сказано, сами результаты НИОКР не могут нарушать исключительных прав других лиц. Но в то же время некоторые комментаторы ГК РФ связывают такое требование гарантировать ненарушение прав даже с понятием патентной чистоты. Например, в одном из комментариев говорится: «Исполнитель обязан обеспечить гарантии юридической безупречности – патентной чистоты передаваемых заказчику результатов договорных работ»[5]. Однако такое утверждение, по меньшей мере, юридически некорректно, так как патентная чистота, как известно, это «юридическое свойство объекта техники (а не результата НИОКР), заключающееся в том, что он может использоваться в данной стране без нарушения действующих на ее территории охранных документов исключительного права»[6]. Результат же НИОКР (весь или его часть) может быть только патентоспособным (для объектов авторского права – охраноспособным), так как патентоспособность и патентная чистота –характеристики разных объектов.

Вообще патентная чистота, часто ошибочно понимаемая как полная независимость не только объектов техники, но и разработок от технических решений третьих лиц, была предметом фетиша еще в советское время. Уже тогда считалось практически обязательным разрабатывать только патентно чистую продукцию. В то же время сама по себе такая характеристика, как патентная чистота, может характеризовать изделие не только с хорошей, но и с плохой стороны. Например, изделие, выполненное хотя и по новой разработке, но в которой использованы только устаревшие технические решения, всегда будет патентно чистым. Однако это вряд ли можно будет отнести к достоинствам изделия. Известно, что любая разработка осуществляется на основе имеющегося уровня знаний (уровня техники – по патентной терминологии), а, как известно, в этом уровне имеются как охраняемые, так и неохраняемые технические решения.

При этом теоретически можно, разумеется, поставить перед разработчиком задачу априори обойти все охраняемые решения. Однако, во-первых, следует учитывать, что бывают случаи, когда обойти чужое решение практически невозможно, например, при зонтичном патентовании, когда охраняемым оказывается целое направление. А, во-вторых, такой подход вряд ли всегда целесообразен, так как каждый раз, когда разработчик натолкнется на такое решение, он вынужден будет отступить назад. В итоге его обходное решение чаще всего окажется слишком усложненным, а значит, более дорогим и менее надежным. Разумеется, при этом можно руководствоваться принципом «пусть плохонькое, но свое», однако, на мой взгляд, с таким подходом практически невозможно вырваться в технологические лидеры, что сейчас важно для России при переходе к инновационной экономике.

В то же время, если вспомнить пример быстрого прорыва стран в число высокотехнологичных лидеров, то на память приходит, в первую очередь, послевоенная Япония. Однако она начала свое движение к технологическому лидерству с выпуска именно непатентно чистой (в понимании нашего ГК РФ) продукции, скупая права на наиболее прогрессивные достижения, и затем на их основе создавала свои разработки.

Сегодня благодаря международному техническому сотрудничеству в мире нет, наверно, ни одной крупной фирмы, которая выпускала бы продукцию без использования технических решений, права на которые получены в результате заключения лицензионных договоров. В конце концов вся современная патентная система была для того и задумана, поскольку быстрый прогресс в промышленности достигается при многократном использовании лучших достижений. Однако мы и здесь пытаемся найти свой «единственный путь», требуя от разработчика «гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, непременно не нарушающих исключительных прав других лиц», да еще понимаем под такой гарантией патентную чистоту разработки. При этом у нас, как всегда, все перевернуто с ног на голову, так как на самом деле гарантия патентной чистоты объекта техники при воплощении (коммерциализации) результата НИОКР должна зависеть только от соответствующих действий заказчика или его подрядчика, которые на основании сведений, полученных от разработчика, должны знать: в каких странах и до истечения какого срока могут быть нарушены права третьих лиц. Приобретя же лицензию на использование указанных разработчиком технических решений третьих лиц, заказчик (подрядчик) тем самым и обеспечит патентную чистоту своего изделия в соответствии с ее вышеприведенным определением. В то же время вышеуказанное требование шестого абзаца ст. 773 ГК РФ, да еще понимаемое как патентная чистота, на мой взгляд, явный нонсенс.

Исходя из вышесказанного, норма шестого абзаца кажется ретроградной, или ее толкование должно рассматриваться только с авторско-правовых принципов охраны, согласно которым результат НИОКР, передаваемый заказчику, должен быть оригинальной разработкой исполнителя, а не плагиатом чужой разработки.


[1] Гаврилов Э.П. Комментарий к нормам главы 38 ГК РФ//Патенты и лицензии. 2005. № 9. С. 10; № 10. С. 10.
[2] Зенин И.А. Основы гражданского права России. М.: МГУ, 1993. С. 272.
[3] ГК РФ. Часть II. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 390.
[4] Корчагин А.Д. и др. Комментарий к Патентному закону РФ. М.: изд-во «Компания «Димитрейд График Групп», 2004. С. 61.
[5] Комментарий к ГК РФ. Часть II. М.: издательская группа «ИНФРА•М – Норма», 1997. С. 343.
[6] Колесников А.П. Справочник по вопросам интеллектуальной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2005. С. 179.