Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Изменения в лицензионных договорах: право и практика

В.Н.Евдокимова - начальник отдела лицензий и договорных отношений патентного ведомства, канд. юрид. наук.

В период действия любого договора могут возникнуть обстоятельства, которые требуют уточнения или существенного изменения обязательственного формата, определяющего правоотношения сторон. Нет никаких оснований считать это чем-то необычным, выходящим за пределы нормы, о чем свидетельствует включение в Гражданский кодекс РФ главы 29 «Изменение и расторжение договора», посвященной регламентации данного вопроса.

Специфика лицензионного договора такова, что зачастую невозможно с полной уверенностью прогнозировать, насколько эффективной окажется деятельность лицензиата по освоению новой технологии, учесть все возможные сюрпризы рынка, что предопределяет рисковый характер этого вида договорных отношений. Далеко не всегда лицензиату удается воплотить в жизнь запатентованные технические решения, причем по не зависящим от него обстоятельствам, а лицензиару – получить ожидаемое вознаграждение.

Для того, чтобы отношения сторон были более эффективны и предсказуемы, лицо, изъявляющее волю заключить договор, должно убедиться в том, что она направлена на результат, достижимый юридически и фактически, быть осведомленным об обстоятельствах, существенных для достижения желаемого результата. Иными словами, заключению любого договора, а лицензионного особенно, должна предшествовать серьезная работа.

Как правило, стороны должны учитывать возможные риски, осознавать необходимость гибкого подхода к корректировке договорных положений и проявлять готовность к внесению в договор изменений, не усматривая в каждом, иногда несущественном отступлении от достигнутых договоренностей повод для его расторжения. Ведь цель договора – в его исполнении, даже при изменившихся обстоятельствах.

К сожалению, нередки случаи, когда содержание договоров, поступающих на регистрацию, а также поведение их участников свидетельствуют об отсутствии серьезного подхода к оценке потенциального контрагента и формированию обязательственного формата, а также нацеленности на достижение определенного результата. Такой подход создает очевидные предпосылки к досрочному прекращению договора, причем осложненному судебным разбирательством.

Общий порядок и последствия изменения и расторжения договора определены ст. 452 и 453 ГК РФ: заинтересованная сторона обращается к контрагенту с предложением изменить то или иное договорное условие или прекратить договор. При получении согласия другой стороны договор признается прекратившим действие или продолжает действовать в измененном виде. Если на предложение расторгнуть или изменить договор в указанный срок (при отсутствии указания – в тридцатидневный) ответа не последует либо последует отказ, сторона, инициировавшая эту процедуру, вправе обратиться с иском в суд.

Процедура изменения и расторжения лицензионных договоров имеет особенности, обусловленные их обязательной регистрацией (ст.13 Патентного закона РФ). Осуществляя деятельность по регистрации лицензионных договоров и договоров об уступке патента, а также изменений к ним, Роспатент руководствуется Правилами рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, зарегистрированными в Минюсте 12 мая 1995 г. № 853[1].

В соответствии с п.6 Правил обязательной регистрации подлежат изменения зарегистрированного лицензионного договора в отношении определения сторон, предмета договора, срока и территории его действия, объема передаваемых прав. Регистрация изменений к лицензионным договорам осуществляется по заявлению лицензиара, форма которого приведена в Приложении 5 к Правилам. К заявлению прилагаются документы, перечень которых определен п.6 Правил. Это:
   документ, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении изменений;
   документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию внесения изменений;
   подлинник или дубликат патента, если изменение касается определения стороны договора.

Правилами установлен порядок регистрации изменений, аналогичный порядку регистрации лицензионного договора. Это соответствует ст. 452 ГК РФ, согласно которой соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор.

Роспатент не вправе осуществить регистрацию изменения только на основании заявления патентообладателя, сопровождаемого убедительными, по его мнению, доказательствами ненадлежащего исполнения лицензиатом своих обязательств. Такого рода споры не отнесены к числу рассматриваемых в административном порядке. Согласно ст. 31 Патентного закона споры о заключении и исполнении договора рассматриваются в судебном порядке, и при отсутствии соответствующего соглашения сторон регистрация изменения осуществляется по решению суда.

Судебно-арбитражная практика по искам об изменении и досрочном расторжении лицензионных договоров достаточно обширна и разнообразна. Особый интерес представляет развитие взаимоотношений сторон по договору неисключительной лицензии между ТОО «К» и заводом «Э», заключенному сторонами с целью серийного производства продукции с использованием охраняемых патентами РФ изобретений и ноу-хау лицензиара и зарегистрированному в Роспатенте в 1993 г.

По условиям договора за предоставленное право лицензиат принял на себя обязательства уплачивать лицензиару роялти в размере 20% продажной цены продукции по лицензии в течение 10 дней после окончания каждого месяца, а также пеню в размере 0,5 % за каждый день просрочки платежа.

В 1993 г. лицензиат изготовил определенное количество продукции по лицензии, но при расчете ее себестоимости и вознаграждения лицензиату стало ясно, что, выполняя условия договора, завод «Э» будет работать в убыток. Несмотря на попытки лицензиата соглашение по урегулированию вопроса о платежах сторонами не было достигнуто. АООТ «Э» – правопреемник лицензиата – обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о расторжении договора.

В обоснование иска истец (лицензиат) сообщил, что при выпуске первой партии продукции по лицензии была выявлена высокая себестоимость ее изготовления, что повлекло значительные убытки, подтвержденные справкой. Кроме того, суду были представлены претензии потребителей по качеству продукции, что также повлекло дополнительные убытки. Это было расценено судом как невозможность достижения гарантированных лицензиаром технико-экономических показателей. Доводы ответчика о том, что убыточность, низкое качество и ненадежность продукции возникли по вине истца, суд признал неосновательными из-за отсутствия доказательств.

Суд усмотрел связь невозможности своевременной выплаты роялти с понесенными истцом убытками, а также учел отказ лицензиара изменить спорный договор, как это было предложено истцом. То есть истец при обращении в суд не нарушил порядок, установленный ст. 452 ГК РФ. Кроме того, суд квалифицировал изменение организационно-правовой формы предприятия истца и прекращение государственного финансирования как существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

На основании изложенного Арбитражный суд Московской области, руководствуясь ст. 450, 451 ГК РФ, 124 – 127 АПК РФ, принял решение расторгнуть лицензионный договор между ТОО «К» и АООТ «Э», отнеся судебные издержки на счет ответчика. Решение суда от 4 декабря 1996 г. было обжаловано ответчиком в кассационной и апелляционной инстанциях, которые оставили данное решение без изменения.

Рассмотренная ситуация подтверждает важность технических гарантий в лицензионных договорах, особенно в тех случаях, когда право на использование запатентованных технических решений сопровождается предоставлением ноу-хау, обеспечивающего возможность эффективного промышленного использования. Договор, содержащий гарантии технической осуществимости и качества продукции по лицензии, должен содержать также условия, позволяющие обеспечить достижение гарантируемых результатов.

Такой договор должен определять все технические параметры, которые обусловливают получение результатов, детально перечислять все условия, необходимые для действенности гарантии, включая возможность контроля со стороны лицензиара. Следует отметить: на практике лишь незначительная часть зарегистрированных договоров содержит хорошо проработанный раздел технических гарантий, что является предпосылкой для возникновения спорных ситуаций.

По нашему мнению, данное решение свидетельствует о том, что судебная практика вырабатывает подход, в соответствии с которым при разрешении споров суды оценивают заключенные договоры с учетом правил, закрепленных в ст.10 ГК РФ. Если договор, по мнению суда, содержит положения, реализация которых способна причинить существенный вред интересам одной из сторон (иначе говоря, имеется злоупотребление правом), то арбитражные суды отказывают в защите права, которым лицо злоупотребляло[2].

В качестве примера, иллюстрирующего подход суда к применению положений главы 29 ГК РФ при рассмотрении иска о внесении изменения в зарегистрированный лицензионный договор по требованию одной из сторон, приведем дело, рассматривавшееся 10 декабря 1997 г. в Ленинском районном суде г. Курска. Патентообладатель-лицензиар обратился в суд с иском об изменении лицензионного договора – лишении лицензиата (завод «М») исключительного права на использование изобретения при производстве подводного пневматического ружья, предоставленного ему сроком на пять лет по зарегистрированному 15 августа 1997 г. лицензионному договору.

Причиной искового требования стало невыполнение лицензиатом обязательств по выплате предусмотренного договором вознаграждения. Паушальный платеж был выплачен спустя два месяца после установленного срока, платежи в виде роялти не производились вообще. Кроме того, в нарушение условий договора лицензиат не представлял лицензиару данные об объеме реализации и цене ружей, на основании которых надлежало выплачивать роялти, а также отказался оформить протокол нарушения обязательств.

Ответчик представил в суд встречное заявление о готовности по собственной инициативе расторгнуть договор в связи с отсутствием спроса на продукцию по лицензии, не указав при этом, какие нарушения совершил истец (лицензиар). Представитель ответчика в суде также не представил доказательства нарушения договора лицензиаром. Из-за отсутствия оснований суд не счел правомерным принять во внимание заявление ответчика о досрочном расторжении договора. В соответствии с его условиями при невыполнении обязательств по платежам и предоставлении информации об объеме реализации и цене продукции по лицензии лицензиар получает право лишить лицензиата исключительной лицензии, предоставив неисключительную.

Указанные выше нарушения обязательств лицензионного договора ответчиком (лицензиатом) нашли подтверждение в ходе судебного разбирательства. Суд удовлетворил исковые требования лицензиара и, руководствуясь ст. 450, 453 ГК РФ и ст. 191,197 ГПК РСФСР, принял решение изменить лицензионный договор № 5871/ 97, лишив завод «М» исключительного права на использование изобретения, не лишая лицензии, т.е. предоставив ему неисключительное право.

В данном случае речь идет об одностороннем частичном отказе лицензиара от исполнения договора, который признан судом правомерным (п. 3 ст. 450 ГК РФ ). В соответствии с п. 3 ст. 453 ГК РФ при изменении договора в судебном порядке обязательства считаются измененными с момента вступления в законную силу решения суда. Руководствуясь решением суда, Роспатент внес соответствующие изменения в базу данных о зарегистрированных договорах, уведомив стороны договора.

Однако данное решение суда не привело к урегулированию отношений между сторонами договора. Лицензиат обратился в суд с иском к лицензиару о расторжении договора. Он ссылался на то, что после заключения договора произошло существенное изменение обстоятельств и исполнение договорных обязательств нарушило соотношения имущественных интересов сторон, повлекло значительные убытки, нанесло ущерб интересам предприятия.

Лицензиат отметил, что в судебном заседании от 10 декабря 1997 г. его встречное заявление о готовности досрочно расторгнуть договор не было принято во внимание из-за отсутствия достаточной аргументации, и в обоснование своих исковых требований представил ряд доказательств. Так, анализ расчетов плановой себестоимости подтвердил доводы истца о том, что продолжение выпуска ружей в соответствии с договором нанесет предприятию огромные убытки. В расчете на изделие они составят 1050 руб.

Истец также представил доказательства работы завода по сбыту подводных ружей и документально подтвердил, что продукция не пользовалась спросом у торгующих организаций, сбывалась крайне медленно, хотя и без того представляется очевидным, что ружья для подводной охоты не являются для России предметом первой необходимости.

Наконец, истец провел маркетинговые исследования, подтверждающие отдельные недостатки изделия по лицензии, его неконкурентоспособность.

Из представленных суду документов следовало, что:

во-первых, в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет, т.е. данные обстоятельства являются заведомо непредвиденными для сторон;

во-вторых, изменение обстоятельств вызвано причинами, которые завод-лицензиат не мог преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру договора и условиям оборота, т.е. обстоятельства являются непреодолимыми;

в-третьих, исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соотношение имущественных интересов сторон и повлекло для лицензиата такой ущерб, что он в значительной степени лишился бы того, на что вправе был рассчитывать при заключении договора, т.е. обязательства являются чрезмерными;

в-четвертых, ни обычай делового оборота, ни договор не предполагают возложение риска происшедшего изменения на лицензиата.

Таким образом, суд установил необходимую совокупность четырех условий, предусмотренных ст. 451 ГК РФ, что дало основания рассматривать ситуацию как подпадающую под действие данной статьи, и решением от 8 декабря 2000 г. удовлетворил иск лицензиата (завода «М») о досрочном расторжении лицензионного договора.

Следует отметить, что ст. 451 является новой для российского законодательства. Однако практика подтверждает актуальность и необходимость данной законодательной нормы в условиях изменчивой рыночной конъюнктуры. С учетом рискового характера отношений сторон в рамках лицензионного договора велика вероятность возникновения непредвиденных ситуаций вне зависимости от действий его сторон. Таким образом, применение ст. 451 ГК РФ к отношениям лицензиара и лицензиата имеет достаточно широкие перспективы. В частности, как существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, должно рассматриваться аннулирование патента в период действия лицензионного договора, в связи с чем вопрос о дальнейшей судьбе договора может быть решен в порядке, установленном ст. 451 ГК РФ. Разумеется, речь в данном случае идет об аннулировании патента по основаниям, не зависящим от патентообладателя. Например, ввиду несоответствия охраняемого объекта условиям патентоспособности, установленным Патентным законом РФ.

Для удовлетворения иска о расторжении договора в связи с существенными изменениями обстоятельств суду необходимо и, как правило, достаточно установить наличие в сложившейся ситуации всех четырех условий, перечисленных в п. 2 ст. 451 ГК РФ. В соответствии со ст. 451 ГК РФ при установлении существенного изменения обстоятельств договор либо расторгается, либо изменяется с целью приведения его в соответствие с существенным изменением обстоятельств. Причем приоритет отдается решению суда о расторжении договора. Это объясняется тем, что, вынося решение об изменении договора, суд тем самым обязывает сторону исполнять договор на условиях, заведомо для нее неприемлемых.

В соответствии с п. 4 ст. 451 изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается в исключительных случаях, когда расторжение противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Следует отметить, что подготовка доказательной базы, необходимой для удовлетворения исковых требований, потребовала от лицензиата значительных усилий и финансовых затрат. А ведь в данном случае речь идет только о желании прекратить обременительные для лицензиата договорные обязательства, прекратив при этом использование изобретения. Решение вынесено на основании четких и ясных мотивов, в нем сложно усмотреть нарушение интересов патентообладателя-лицензиара. Однако он обжаловал решение суда. Рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу патентообладателя-лицензиара, судебная коллегия оставила в силе решение о расторжении договора.

Случаи, когда патентообладатель-лицензиар ошибочно полагает, что вправе понуждать лицензиата использовать изобретение, к сожалению, еще нередки. Патентообладатель может по своему усмотрению использовать охраняемое патентом изобретение, а также разрешать или запрещать другим лицам его использование. Между тем полномочие понуждения других лиц к использованию изобретения или иного охраняемого объекта промышленной собственности ни прямо, ни косвенно не вытекает из содержания исключительного права. По нашему мнению, действия такого рода в лучшем случае можно квалифицировать как заблуждение, но не как разумное и добросовестное осуществление патентообладателем принадлежащих ему прав. Представляется, что в случаях, когда патентообладатель явно выходит за пределы предоставленных прав, суд по иску лицензиата вправе прибегнуть к применению ст. 10 ГК РФ. П. 3 этой статьи не содержит критериев понятий добросовестного и разумного осуществления прав, однако отсутствие конкретизации не является препятствием для применения данной нормы судами, а лишь оставляет простор для судебного усмотрения.

В Арбитражном суде Чувашской Республики 15 апреля 1999 г. рассмотрено дело по иску ОАО «С» (лицензиар) к ОАО «Х» (лицензиат) о досрочном расторжении лицензионного договора в связи с невыполнением лицензиатом обязательств по платежам за предоставленное неисключительное право на использование изобретения по патенту и взыскании задолженности по договору.

При рассмотрении дела судом установлено, что с 15 мая 1996 г., т.е. с даты регистрации в Роспатенте, между сторонами действует договор неисключительной лицензии по патенту «Препарат ПВК». Его предметом является производство препарата, предназначенного для проведения дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях и объектах коммунальной службы.

Согласно п. 7.1 договора лицензиат обязан ежеквартально уплачивать лицензиару вознаграждение за предоставление прав на использование изобретения, техническую документацию и ноу-хау в виде роялти в размере 2,7 % от продажной цены реализуемой продукции. Истец представил суду письменные доказательства использования ответчиком данного изобретения с момента регистрации договора до даты подачи искового заявления. В ответах лицензиата от 2 сентября 1998 г. на письменные претензии лицензиара содержались подтверждения наличия долга в связи с неуплатой установленного договором вознаграждения.

Лицензиат предлагал компенсировать задолженность поставкой лицензиару перекиси водорода. Лицензиар подтвердил готовность решить проблему таким образом, однако и эти обязательства лицензиат не исполнил. На запрос суда о представлении доказательств, подтверждающих проведение взаимозачетов, признании или непризнании исковых требований истца о расторжении договора ответчик письменное подтверждение в суд не представил.

Суд признал правомерным односторонний отказ истца от дальнейшего исполнения договора, удовлетворив исковое требование лицензиара в полном объеме, и принял решение о расторжении лицензионного договора № 4100/96 от 15 мая 1996 г. и взыскании с ответчика долга в установленной сумме в пользу истца.

Следует отметить, что данное дело Арбитражный суд Чувашской Республики (г. Новочебоксарск ) рассматривал в отсутствие как истца, так и ответчика (ст. 119 АПК РФ). Однако решение суда оспорено не было, что свидетельствует о квалифицированном подходе к рассмотрению дела.

Лицензиар воспользовался правом требовать расторжения договора и возмещения задолженности, предусмотренным п. 2.1 ст. 450 и п. 5 ст. 453 ГК РФ. Расторжение договора в данном случае является способом прекращения обязательств, но прекращает лишь обязательства, срок исполнения которых на момент принятия решения суда не наступил. Договор считается расторгнутым с момента вступления решения суда в законную силу (п. 3 ст. 453 ГК РФ). Данное судебное решение явилось для Роспатента основанием для внесения соответствующих изменений в базу данных о зарегистрированных договорах, о чем и были уведомлены стороны договора.

Следующий пример интересен тем, что в отличие от рассмотренных ранее спор возник из правоотношений сторон договора уступки патента. Истец С. обратился в Кировский районный народный суд г. Томска с иском к ООО «Т» о расторжении договора об уступке патента «Средство для лечения и профилактики вирусного клещевого энцефалита».

Согласно условиям договора истец (патентообладатель) обязался передать право на патент ООО «Т» и осуществить в связи с этим все необходимые действия. ООО «Т» приняло на себя обязательства выплатить истцу и авторам изобретения вознаграждение в течение трех месяцев после регистрации договора уступки патента в размере 60 тыс. руб.

Договор об уступке патента между этими лицами, являющийся предметом спора, по заявлению истца в установленном порядке зарегистрирован в Роспатенте 20 мая 1998 г., и с момента регистрации в Государственном реестре изобретений в качестве патентообладателя обозначено ООО «Т». Таким образом, истец полностью исполнил обязательства по договору. Вместе с тем, как следует из искового заявления, ответчик в установленные договором сроки оплату не произвел. Причем представитель ответчика иск признал полностью.

Рассмотрев материалы дела, суд нашел иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии со ст. 450 ГК РФ по требованию одной стороны договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
   при существенном нарушении другой стороной;
   в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что вправе была рассчитывать при заключении договора.

Учитывая, что ответчиком – ООО «Т» – не выполнено условие договора об оплате вознаграждения как истцу, так и соавторам изобретения, предусмотренное п.1 договора об уступке патента и соглашением к договору о распределении вознаграждения, суд нашел данное нарушение существенным, дающим основание для расторжения договора.

Руководствуясь ст. 450, 452 ГК РФ, ст. 10 Патентного закона, суд принял решение о расторжении договора уступки патента между С. и ООО «Т» и обязал Роспатент «исключить регистрацию договора». Справедливый характер судебного решения не вызывает сомнения. Однако возврат патента прежнему патентообладателю, т.е. односторонняя реституция, примененными судом нормами не предусмотрена.

Представляется, что в данном случае в полной мере подлежала применению ст. 488 ГК РФ, в соответствии с п. 1 которой «в случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором....». П. 3 ст. 488 устанавливает последствия невыполнения данного условия, а именно: «В случае, когда покупатель получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров».

Целесообразно включение в договор, предусматривающий оплату за уступку патента через определенный срок после его заключения (т.е. после регистрации в Роспатенте), положения, согласно которому принимающая сторона обязуется осуществить необходимые действия по возврату патента прежнему патентообладателю в случае невыполнения платежных обязательств.

Не менее распространенной, чем внутреннее изменение договорных обязательств, происходящее в рамках первоначального договорного правоотношения, является ситуация, когда договорный обязательственный формат сохраняется в прежнем виде, но меняется та или другая сторона договора. Необходимость такого изменения, в частности, возникает в связи с уступкой патента, по которому ранее зарегистрированы и действуют лицензионные договоры. Речь в данном случае идет об изменении определения стороны, обусловленной передачей прав по договору, что требует обязательной регистрации в порядке, установленном п.6 Правил.

В отношении патентообладателя, как и любого участника длящегося, согласованного на определенный срок обязательственного правоотношения, действует положение ст. 310 ГК РФ, направленной на обеспечение стабильности договорных отношений и устанавливающей недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. Это необходимо учитывать при заключении договора уступки патента, обремененного правами лицензиатов ранее зарегистрированных лицензионных договоров, и принимать меры по урегулированию отношений с этими лицами до регистрации договора уступки.

Не выдерживает критики суждение, что замена стороны договора несущественна для лицензиата, который обязан в этом случае безусловно принять в качестве лицензиара любое лицо, которому патентообладатель уступит патент, так как «значение имеет лишь то обстоятельство, что одно лицо (физическое или юридическое) обладает интеллектуальной собственностью, а другое желает ее использовать». Такое суждение свидетельствует о пренебрежении правом лицензиата на свободное волеизъявление, желании использовать вытекающие из патента права в ущерб интересам лицензиата и не только не основано на законе, но и противоречит ему (ст. 10 ГК РФ). Если для лицензиата действительно несущественна смена лицензиара, то об этом возможно договориться еще на стадии заключения лицензионного договора, четко обозначив в нем данное положение.

Обязанностью патентообладателя-лицензиара, как правило, является не только предоставление права на использование изобретения, но и ряд других обязательств, обусловленных сложностью производственного освоения технического решения, охраняемого патентом. Это: разработка и предоставление лицензиату технической и технологической документации, необходимой и достаточной для практического освоения, оказание технической помощи в налаживании производства, передача опыта, навыков и приемов работы, предоставление ноу-хау и соблюдение конфиденциальности, обязательство в первоочередном порядке предоставлять право на усовершенствования и улучшения и др. С учетом характера обязательств фактическая возможность их исполнения, как правило, существенно зависит, а в ряде случаев неотъемлема от определенного лица.

Следует также отметить случаи ошибочного толкования определения лицензионного договора в ст.13 Патентного закона РФ. Согласно ему «по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором». Ссылаясь на данное определение, лицензиара определяют как кредитора, а лицензиата – как должника, полагая, что при регистрации изменения договора в части определения лицензиара необходимо руководствоваться ст. 382 ГК РФ.

Однако с этим доводом нельзя согласиться. Право требования может быть уступлено в порядке, установленном п. 2 ст. 382 ГК РФ, только при условии, что обязательство, обусловленное лицензионным договором, является бесспорным и доказанным и не обременено встречным исполнением. Полагаем, что необходимость судебного разбирательства при отсутствии согласия сторон в данном случае очевидна.

Изменение стороны договора коренным образом отличается от уступки требования по обязательству. Следует учитывать, что в данном случае уступается не только требование, права лицензиара, но и переносятся его обязанности, т.е. долг. Применение ст. 382 ГК РФ возможно только в совокупности со ст. 388, 389, 391, так как согласно п. 2 ст. 308 ГК РФ если каждая сторона по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что она обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.

Лицо, участвующее в двустороннем договоре, может передать права по договору третьему лицу только с согласия второй стороны. То есть третье лицо становится носителем всех прав и обязанностей, вытекающих из договора, а не только права требовать установленные договором платежи после регистрации изменения определения стороны договора в порядке, установленном п.6 Правил.

Правомерность установленного Правилами подхода к регистрации изменений к ранее зарегистрированным договорам неоднократно подтверждена соответствующими судебными решениями, включая решение Верховного суда от 1 марта 2002 г. по иску «...о признании п.6 Правил в части перемены лицензиара (патентообладателя) без изменения договорных обязательств, противоречащим действующему законодательству и ущемляющим исключительные права владельцев интеллектуальной собственности».

Истец ссылался в исковом заявлении на ст. 44 Конституции РФ, ст. 10 и 13 Патентного закона, п. 2 ст. 382, п. 1 ст. 617, п.1 ст. 1038 ГК РФ, полагая, что именно этим нормам Гражданского кодекса противоречит п.6 Правил. Отказав своим решением от 1 марта 2002 г. в удовлетворении иска, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ установила, что «довод истца о том, что пункт 6 Правил в указанной выше части противоречит статьям 10 и 13 Патентного закона РФ и нарушает права патентообладателей, не может быть признан обоснованным, поскольку названные нормы не содержат положений, регулирующих порядок внесения изменений в лицензионный договор и в связи с этим данный пункт Правил не может противоречить этим нормам.

Закрепленное в них исключительное право патентообладателя оспариваемым пунктом Правил также не нарушается, так как вытекающее из него требование касается лишь уступки патента, обремененного лицензионным договором, на изменение которого требуется согласие лицензиата, что соответствует требованиям ст. 452 ГК РФ. В силу приведенной статьи ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, а при невозможности достижения соглашения данный вопрос разрешается в судебном порядке, если из закона, иных правовых актов или договора не вытекает иного».

Вопреки утверждениям истца патентообладатель не лишен исключительного права, так как имеет возможность использовать изобретения и право запрещать третьим лицам их несанкционированное использование (ст. 14, 31 Патентного закона РФ). Ограничения в распоряжении правами по патенту обусловлены не п. 6 Правил, а обязательствами, которые патентообладатель по своей доброй воле принял на себя, заключив с определенным лицом – лицензиаром лицензионный договор о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Суд признал также неубедительными ссылки истца на ст. 382 и 617 ГК РФ, потому что данные нормы не имеют отношения к существу рассматриваемого вопроса. Не признан состоятельным и довод истца о противоречии п. 6 Правил п. 1 ст. 1038 ГК РФ, так как порядок, установленный оспариваемым пунктом Правил, не только не препятствует сохранению договора в силе при перемене сторон, но и способствует этому.

В своем решении суд отметил также, что данный пункт Правил «лишь устанавливает порядок регистрации изменений лицензионного договора. При отсутствии согласия одной из сторон на его изменение возникший по этому вопросу спор подлежит разрешению, как это фактически следует из содержания пункта 6 Правил, в судебном порядке, что соответствует требованиям ст. 31 Патентного закона РФ…».

Суд отметил, что в рамках лицензионного договора на патентообладателя-лицензиара возлагается ряд обязательств, которые носят творческий характер, и замена лицензиара существенным образом затрагивает права лицензиата. Суд сделал следующий вывод: «Учитывая, что требование истца по существу сводится к наделению патентообладателя-лицензиара правом в одностороннем порядке передавать права лицензиара по договору выбранной им стороне без согласия второй стороны договора, что противоречит общим принципам договорных отношений, оно не может быть правомерным».

При рассмотрении исковых требований о признании недействительным п.6 Правил Верховный суд верно понял суть гражданского дела, правильно определил юридически значимые обстоятельства. Положительное влияние этого судебного решения на дальнейшее развитие лицензионной торговли в России трудно переоценить.

Невозможность достичь лицензиатом и лицензиаром соглашения в отношении передачи права по зарегистрированному лицензионному договору свидетельствует о споре его сторон. Фактически требования истца были направлены на то, чтобы понудить Роспатент в административном порядке, решением о регистрации определения стороны договора (лицензиара), обеспечить выбытие стороны спорного правоотношения и замену ее новой. Полномочия такого рода действующим законодательством на Роспатент не возложены.

При удовлетворении исковых требований процедура регистрации договоров уступки патента и лицензионных договоров могла бы стать инструментом давления на лицензиата, лишая его права свободного волеизъявления и ставя в заведомо неравное положение с лицензиаром, нарушая баланс интересов сторон, что представляется неприемлемым. Полномочия такого рода не вытекают из содержания исключительного права и противоречат принципу недопустимости злоупотребления правом, закрепленным в ст.10 ГК РФ.

Представляется уместным упомянуть об иных предложениях по наделению Роспатента полномочиями, не обусловленными действующим законодательством, в которых также прослеживается явная направленность на создание лицензиару определенных привилегий в сравнении с лицензиатом.

Так, по мнению Г.М.Зарубинского[3], Роспатенту надлежит предоставить полномочия оценивать законность основания сделки, выявлять, не являются ли они мнимыми или притворными (ст.170 ГК РФ), а также отменять своим решением «госрегистрацию ничтожного лицензионного договора», т.е. совершать действия, относящееся исключительно к компетенции судов. Для реализации предложенного упомянутый автор считает достаточным «предусмотреть данную процедуру в Правилах и отработать ее». По его мнению, «необходима заявительная процедура аннулирования госрегистрации лицензионных договоров», так как такой порядок в отличие от судебного дешевле и доступнее для лицензиара, и было бы более справедливым рекомендовать обращаться в суд не лицензиару, а лицензиату.

Если учесть, что оценка законности основания, выявление мнимого основания сделки – один из наиболее спорных вопросов обязательственного права, а споры о признании договора ничтожным по основаниям, предусмотренным ст. 170 ГК РФ, относятся к категории наиболее сложных, неприемлемость такого «упрощенного, удешевленного» (для лицензиара) способа представляется очевидной.

Можно было бы посчитать, что такие суждения являются следствием добросовестного заблуждения, основанного на высокой степени доверия к регистрирующей структуре, если бы при этом не высказывались многочисленные претензии и не ставилась под сомнение сама необходимость государственной регистрации лицензионных договоров. Она, по мнению Г.М.Зарубинского, «...может проходить по желанию сторон договора, но только в отношении раздела, касающегося порядка разрешения споров».

В то же время указанный автор сетует на недостаточность опеки лицензиара на государственном уровне, полагая, что проверку дееспособности и оценку фактической возможности достижения правовой цели, поставленной сторонами при заключении договора, также надлежит вменить в обязанности Роспатента.

В контексте данной статьи представляется неуместным более детально анализировать претензии Г.М.Зарубинского и основанные на них предложения по «совершенствованию» процедуры регистрации. Неприемлемость такого рода предложений очевидна как ввиду несоответствия действующему законодательству, так и исходя из здравого смысла.


[1] Патенты и лицензии. 1995. № 7 – 8. С. 36.
[2] Яковлев В.Ф. Гражданский кодекс Российской Федерации и судебная практика // Право и экономика. 1998. № 1. С. 22.
[3] Зарубинский Г.М. Государственная регистрация лицензионных договоров: теория и практика//Патенты и лицензии. 2002. № 7. С. 31 – 35.