Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Разграничение авторских произведений и товарных знаков

Гаврилов Эдуард Петрович

Э.П.Гаврилов - заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Института международной торговли и права.

Лучшие патентоведческие умы России пытались «развести» объекты авторского права и товарные знаки (в том числе в статьях, публиковавшихся в основном российском журнале по интеллектуальной собственности «Патенты и лицензии»). Но, к сожалению, «воз и ныне там», о чем свидетельствуют многочисленные споры по этим проблемам в системе Роспатента и судебных органах.

Один из последних ярких примеров – спор вокруг товарного знака «Дядя Федор», принадлежащего одному самарскому предприятию. Трижды (!) Э.Н.Успенский пытался его оспорить (два раза – в Апелляционной палате и один раз – в Высшей патентной палате), доказывая свои авторские права на это словосочетание. Далее мы вернемся к рассмотрению отдельных аспектов этого спора (автор этих строк участвовал в нем не на стороне Э.Н.Успенского), но сейчас остановимся на некоторых общих вопросах.

Указания, содержащиеся в законах

Закон «Об авторском праве и смежных правах» не упоминает о товарных знаках. По крайней мере, никаких прямых ссылок на товарные знаки там не содержится.

Напротив, закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» содержит одну чрезвычайно важную норму, касающуюся объектов авторского права. В п. 3 ст. 7 Закона от 23 сентября 1992 г. (в редакции федерального закона от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ[1]), устанавливается:

«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:


названию известного в российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».

(Ранее сходная норма содержалась в п. 2 ст. 7 первоначальной редакции Закона о товарных знаках).

Эта норма заслуживает самого тщательного толкования, поскольку именно она дает возможность разграничить авторские произведения и товарные знаки. Можно только сожалеть о том, что в течение 10 лет она не подверглась научному толкованию.

Прежде всего обратим внимание на общее построение этой нормы: определенные объекты, – говорится в ней, – не регистрируются в качестве товарных знаков без согласия обладателей авторских прав. Значит, эта норма касается охраняемых авторским правом объектов.

Далее приводятся отдельные виды таких объектов – названия произведений, персонажи или цитаты из них, фрагменты произведений искусства. В этот перечень включены такие объекты, охраняемые авторским правом, которые наиболее часто регистрируются как товарные знаки. Таким образом, можно сделать вывод, что приведенный перечень является примерным, приблизительным, содержащим указания лишь на наиболее характерные объекты, регистрируемые как товарные знаки.

В данном перечне указаны названия произведений, но не указаны части таких названий. Значит ли это, что часть названия произведения не подпадает под эту норму и всегда может быть зарегистрирована как товарный знак? На поставленный вопрос следует ответить отрицательно: название – это цитата из произведения, и потому часть названия – краткая цитата, подпадающая под действие рассматриваемой нормы.

Далее в перечне упомянуты в качестве охраняемых авторским правом объектов «персонажи», в то время как в Законе об авторском праве о них вообще не упоминается. Означает ли это, что рассматриваемая норма Закона о товарных знаках вводит в авторское право охрану персонажей?

И здесь ответ отрицательный: персонаж (или образ, содержащийся в произведении) охраняется авторским правом, если он представляет собой часть формы произведения, и не охраняется, если выражает его идею.

В рассматриваемой норме имеются в виду только те персонажи, которые получают охрану на основе авторского права. Таким образом, суть данной нормы состоит не в том, чтобы ввести авторско-правовую охрану для некоторых объектов, и не в том, чтобы выделить в особую группу некоторые охраняемые авторским правом объекты и отделить их от всех других объектов авторского права. Ее суть – в установлении того, что любой объект, охраняемый авторским правом, может быть зарегистрирован как товарный знак лишь с согласия обладателя авторского права на этот объект.

Следует считать, что указанное согласие может быть дано только владельцем исключительных авторских прав на данный объект*. Причем желательно в письменной форме. Разумеется, что такое согласие может быть обусловлено выплатой вознаграждения.

* Выражение «обладатель авторского права или его правопреемник» неудачно в нескольких отношениях. Во-первых, оно неудачно потому, что «правопреемник» также становится «обладателем авторского права». Во-вторых, лицо, владеющее неисключительными авторскими правами, тоже является «обладателем авторского права». Исходя из смысла этой нормы выражение «обладатель авторского права или его правопреемник» следует понимать как «обладатель исключительного авторского права».

Указанное «согласие», однако, не является авторским договором. Регистрация такого объекта в качестве товарного знака влечет прекращение авторских прав при его использовании как товарного знака: товарный знак вообще не знает «фигуры» автора.

Завершая анализ данной нормы Закона о товарных знаках, остановимся на указании, что она относится только к «известным в Российской Федерации» произведениям и их частям. Что могут означать выделенные слова? Ответ не так прост. Однако в любом случае трудно предположить, что Закон допускает регистрацию в качестве товарных знаков без согласия обладателей авторских прав тех охраняемых объектов, которые либо малоизвестны, либо вообще на территории России неизвестны, но охраняются у нас авторским правом в силу известности за рубежом.

В этой связи выражение «известных в Российской Федерации» следует понимать как «охраняемых авторским правом в Российской Федерации». Иное толкование этого выражения заводит в тупик.

Споры, касающиеся регистрации в качестве товарных знаков
объектов авторского права

Полагаю, что если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется название, персонаж, отрывок или фрагмент широко известного в России произведения, то экспертиза может обратить внимание заявителя на необходимость получения согласия от обладателя авторских прав. Думаю, такое замечание в ходе экспертизы будет вполне разумным и обоснованным. Более сложен вопрос о его правовых последствиях: как должна поступать экспертиза, если заявитель и после этого не представит документ о получении согласия на регистрацию от владельца авторских прав?

Уверен, что и в этом случае товарный знак все же должен быть зарегистрирован, ибо никакой конфликтной ситуации еще нет. Конфликт возникает лишь с того момента, когда владелец авторских прав подаст в Роспатент возражение против проведения регистрации товарного знака или жалобу относительно произведенной регистрации. Такое возражение или жалоба могут поступить в Роспатент на любой стадии рассмотрения заявки или в любой момент после регистрации.

После получения такого возражения (жалобы) Роспатент должен немедленно приостановить все процессуальные действия, касающиеся заявки или регистрации товарного знака, и сообщить подателю о его праве защитить свои нарушенные авторские права в суде. При этом приостановление процессуальных действий должно производиться только при условии подачи иска в суд, на что подавшему возражение (жалобу) должен быть предоставлен, например, месячный срок.

Можно пойти по другому пути: разъяснить лицу, подавшему возражение (жалобу), что оно может защитить свое нарушенное авторское право в судебном порядке. Причем после подачи иска в суд (о чем истец оповестит Роспатент) Роспатент приостановит все процессуальные действия по заявке или зарегистрированному товарному знаку вплоть до даты вступления в силу судебного решения.

Если Роспатент получит судебное решение, которым будет установлено, что заявитель или владелец зарегистрированного товарного знака пытается зарегистрировать или зарегистрировал в качестве товарного знака объект, охраняемый авторским правом, без согласия его обладателя, то Роспатент будет обязан (по собственной инициативе) отказать в регистрации знака или аннулировать произведенную регистрацию.

Это мое предложение, и, как представляется, оно вытекает из действующего законодательства. Но сложившаяся практика существенно отличается от этого предложения.

До вступления в силу изменений, внесенных в Закон о товарных знаках, Апелляционная палата и Высшая патентная палата Роспатента принимали к своему рассмотрению возражения и жалобы, основанные на несоблюдении нормы абзаца 4 п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках, определяли наличие (или отсутствие) охраняемого авторским правом объекта, а также обладателя авторского права, после чего выносили решение по существу возражения (жалобы). Такая практика противоречила российскому законодательству, о чем пойдет речь ниже. Можно надеяться, что практика Палаты по патентным спорам будет складываться иначе.

Судебный и административный порядок защиты гражданских прав

В соответствии с п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд. Это общий судебный порядок защиты гражданских прав.

Вместе с тем в п. 2 ст. 11 ГК РФ предусмотрена возможность защиты гражданских прав и в административном порядке: «Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд».

Закон о товарных знаках (в первоначальной редакции) предусматривал рассмотрение определенных споров, связанных с заявками и с зарегистрированными знаками в Апелляционной палате, а также в Высшей патентной палате РФ (именно в Высшей патентной палате Российской Федерации, а не в Высшей патентной палате Роспатента, это – разные органы). Новая редакция Закона о товарных знаках предусматривает рассмотрение споров в Палате по патентным спорам. Рассмотрение споров в этих органах – административный порядок защиты гражданских прав, осуществляемый в соответствии с п. 2 ст. 11 ГК РФ.

Но в отношении защиты авторских прав административный порядок законом не предусмотрен.

Теперь посмотрим, какие права защищают лица, подававшие возражения (жалобы), основанные на норме четвертого абзаца п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках. Какие права защищал Э.Н. Успенский, подавая жалобы в Апелляционную и Высшую патентную палаты Роспатента против регистрации товарного знака «Дядя Федор», доказывая, что он является владельцем авторских прав на это словосочетание?

Отметим, что конечной целью Э.Н.Успенского было аннулирование регистрации товарного знака «Дядя Федор», но достичь ее он мог, лишь пройдя предварительный этап: защитив свои авторские права, доказав, что они существуют и что использование указанного товарного знака их нарушает.

Следовательно, речь шла о защите авторских прав, которая по закону должна осуществляться в судебном порядке. Вот почему Апелляционная палата и Высшая патентная палата не имели права рассматривать этот спор, хотя – и это необходимо подчеркнуть – я восхищаюсь глубиной и логикой их решений, вынесенных в отношении товарного знака «Дядя Федор» и отказавших в признании авторского права на одноименное словосочетание.

Тем не менее в этом и других подобных случаях Апелляционная палата и Высшая патентная палата вышли за пределы своей компетенции. (Впервые это было отмечено в моем заключении относительно оснований оспаривания регистрации товарного знака № 168338 «Дядя Федор», представленном в Высшую патентную палату Роспатента. Рассмотрение жалобы состоялось 2 июля 2002 г. Присутствовавший при рассмотрении представитель Апелляционной палаты высказал несогласие с моей позицией. Высшая патентная палата не учла моих соображений и вынесла решение по существу спора).

Впрочем, имеются и другие случаи, когда административные органы оказываются «втянутыми» в рассмотрение вопросов авторского права. На протяжении нескольких лет существовала Судебная палата по информационным спорам – очень авторитетный орган при Президенте РФ, рассматривавший в основном вопросы о свободе печати. Ныне этот орган упразднен. Судебная палата по информационным спорам вынесла огромное число решений (они сохраняют свою силу), в том числе по вопросам использования авторских произведений в средствах массовой информации. Эти последние решения верны, но они выходят за рамки компетенции Судебной палаты.

Имеют место случаи, когда за пределы своей компетенции выходит Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП), осуществляющее, как известно, административный контроль за соблюдением закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Несколько лет тому назад возник конфликт между двумя фирмами звукозаписи. Они конкурировали между собой на рынке альбомов компакт-дисков. Одна фирма выпустила на рынок альбом звукозаписей под общим названием «Моей душе покоя нет». Это строка из английской песни «Про кого-то» в переводе С.Я.Маршака. Право на использование этого перевода было приобретено данной фирмой у Российского авторского общества. Другая фирма считала себя владельцем авторского права на эту строку песни, поскольку приобрела авторские права на нее у наследников С.Я.Маршака.

Министерство по антимонопольной политике, первоначально рассматривавшее этот спор, вынесло предписание о запрете распространения альбома. Арбитражный суд г. Москвы отменил такое предписание. Попытки МАП пересмотреть решение арбитражного суда окончились безрезультатно. Заместитель председателя Высшего арбитражного суда РФ в своем отказе принести протест в порядке надзора на указанное решение отметил, что МАП не вправе было решать вопрос о недобросовестной конкуренции в рамках административной процедуры, если не был решен вопрос о праве. То есть о том, имеется ли авторское право на это словосочетание, а если имеется, то кому оно принадлежит.

Аналогичный случай имел место в конце 2001 г. при рассмотрении Арбитражным судом Нижегородской области авторских прав на оформление (дизайн) первого листа газеты. Доказывая свою правоту, истец сослался на решение, вынесенное территориальным управлением МАП. В нем утверждалось, что это оформление является объектом авторского права и было заимствовано ответчиком. Арбитражный суд не принял во внимание это решение, справедливо отметив, что МАП не может решать вопрос о наличии или отсутствии авторских прав на дизайн газеты.

Критерий охраняемости авторских произведений и товарных знаков

Независимо от того, какой орган будет определять, охраняется ли авторским правом тот или иной объект, заявленный или зарегистрированный как товарный знак, а также будет ли это административный орган Роспатента (как это имеет место в настоящее время) или суд (как мы предлагаем), этот орган должен учитывать, что охрана авторским правом основана на одних критериях, а товарных знаков – на других. Объект, охраняемый в одной системе, должен обладать одними признаками, а охраняемый в другой системе – другими.

Нельзя опровергать доводы об охраняемости объекта авторским правом, ссылаясь на отсутствие у него критериев, присущих товарным знакам, и наоборот.

Первый критерий охраны объектов авторского права – предоставление охраны не только объекту в целом, но и любой его отдельной части, если она является результатом творчества. Детали, фрагменты, цитаты из произведения, даже короткие, охраняются так же, как и целое произведение. Это прямо указано в п. 3 ст. 6 Закона об авторском праве.

В сфере товарных знаков действует иной принцип – принцип единства товарного знака: это вытекает из указаний законодателя на «обозначения, сходные до степени смешения» с зарегистрированным знаком. А это значит, что знак рассматривается целиком, как единое целое. Однако российские специалисты по товарным знакам прямого ответа на этот вопрос пока не давали.

Второй критерий охраняемости авторских произведений – наличие оригинального результата творческой деятельности, оригинальности. Выработанный и признанный судебной практикой, он прежде всего означает, что объект авторского права должен быть уникальным, первым, ранее не встречавшимся.

Если будет обнаружено, что автор, пусть даже в результате своих собственных творческих усилий, создал ранее известный результат, то такой результат, созданный «вторым автором», не получает авторско-правовой охраны. Более того, при наличии такого параллельного творчества не должен получать охраны и первый полученный результат, так как создание второго доказало отсутствие оригинальности, уникальности первого.

Оригинальность имеет некоторое сходство с новизной – критерием охраны, применяемым в патентном праве и в праве на товарные знаки. При этом новизна в сфере товарных знаков по своей сути значительно отличается от новизны в патентном праве.

Новизна в сфере товарных знаков – это неизвестность товарного знака в сравнении с ранее заявленными обозначениями по тому же классу товаров либо для тех же или аналогичных товаров. Правда, наряду с этим основным определением новизны в сфере товарных знаков, основанном на закреплении охраны за первым заявителем (first to file), в российском праве иногда применяется другой критерий – закрепление охраны за первым пользователем (first to use). Но этот второй критерий применяется редко и здесь рассматриваться не будет.

Итак, новизна в сфере товарных знаков определяется и устанавливается применительно к классу или перечню товаров. То есть новизна соотносится с определенными товарами. Иными словами, нельзя ответить на вопрос: «Является ли новым товарный знак «Самовар»?». Ответ на него может быть неоднозначным. Например: «При применении к таким-то товарам этот знак не новый, при применении к другим товарам – новый (и, разумеется, для применения к самоварам этот знак вообще не может быть зарегистрирован)».

А в авторском праве оригинальность всегда безотносительна.

Другое отличие оригинальности от новизны – в том, что оригинальность существует независимо от времени, а новизна всегда устанавливается на определенную дату, на дату первенства (приоритета)*.

* В этой связи представляется уместным дать анализ последней части абзаца 3 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках в новой редакции. Здесь указывается на невозможность регистрации обозначения, тождественного охраняемому в России авторскому произведению, «если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». Эта норма не учитывает того, что авторское право не допускает существования двух тождественных произведений, созданных в результате параллельного творчества (двух «Евгениев Онегиных» не может быть!). Если будут обнаружены такие объекты, то все они не охраняются авторским правом.

Третий критерий охраняемости объектов авторского права – предоставление правовой охраны независимо от достоинств объекта (п. 1 ст. 6 Закона об авторском праве). Под достоинствами произведения следует понимать различные положительные качества, относящиеся к его форме или содержанию: актуальность темы, художественные образы, научная глубина, достоверность, порождаемые произведением ассоциации, чувства и т.п.

Авторское право охраняет как высокохудожественные, истинно научные, ценные с позиций общества произведения, так и слабые в научном или художественном отношении. Можно даже утверждать, что достоинства произведения безразличны, иррелевантны для их охраны по авторскому праву. Конечно, достоинства произведения учитываются при решении вопроса о том, использовать ли данное произведение, каким тиражом его издать, в каком размере выплачивать вознаграждение автору. Однако – и это надо особо подчеркнуть – для охраны авторским правом достоинства объекта значения не имеют.

В сфере товарных знаков, напротив, достоинства объекта учитываются и играют очень большую роль. При столкновении товарных знаков часто решающее значение имеет ценность товарного знака на рынке, ассоциации, вызываемые у потребителей (покупателей) тем или иным товарным знаком. «Сходство до степени смешения» также зачастую определяется тем, как тот или иной товарный знак воспринимается потребителем.

Все эти показатели характеризуют достоинства товарного знака. Иногда они связаны с содержанием знака – идеями, которые в нем заложены: как словесные, так и изобразительные обозначения могут «расшифровываться», толковаться, помогать возникновению у потребителей тех или иных ассоциаций.

Следует учитывать, что в сфере авторского права не имеют никакого значения не только достоинства объекта, но и его содержание: идеи, концепции, принципы находятся вне сферы действия авторского права (п. 4 ст. 6 Закона об авторском праве). Поэтому при «столкновении» объекта авторского права и товарного знака достоинства последнего, ассоциации, вызываемые у потребителей, смысл и содержание обозначения, используемого в качестве товарного знака, не могут приниматься во внимание при разрешении спора.


[1] Патенты и лицензии. 2003. № 2. С. 45.