Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Государственная регистрация лицензионных договоров: теория и практика

Г.М.Зарубинский (Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург).

«Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом», – указывает п. 3 ст. 433 главы 28 ГК РФ.

ГК РФ в п. 1 ст. 164 указывает, что подлежат государственной регистрации «сделки с землей и другим недвижимым имуществом». В п. 2 той же статьи сказано: «законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов». Хорошо известно, что объекты интеллектуальной собственности не являются движимым или недвижимым имуществом, поэтому можно утверждать, что ГК РФ не предусматривает обязательную госрегистрацию сделок с интеллектуальной собственностью. ГК РФ вступил в силу в 1994 г., а Патентный закон РФ и Закон о товарных знаках – в 1992 г. А если учесть более позднюю дату принятия ГК РФ и его правовую силу, то очевидно, что законодательные акты меньшей силы не могут ему противоречить.

В соответствии со ст. 13 Патентного закона лицензионный договор о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, охраняемых патентом (свидетельством) РФ, подлежит обязательной регистрации в Роспатенте и без этого считается недействительным. Аналогичная норма для лицензионных договоров, связанных с передачей права на использование товарного знака, предусмотрена ст. 27 Закона о товарных знаках.

Гражданское право, как, впрочем, и любая другая область человеческой деятельности, основывается на том, что права и обязанности сторон определяются из требований добросовестности, разумности и справедливости. Рассмотрим соответствие нормы, предусматривающей обязательность государственной регистрации лицензионных договоров, и перечисленных требований.

Будем исходить из предположения, что гражданское и патентное законодательство в качестве своей основной цели должны руководствоваться не ведомственными интересами, а интересами своих граждан, создающих интеллектуальную собственность и вводящих ее в хозяйственный оборот своей страны, производство которой должно основываться на высоких технологиях.

Какие цели преследует государственная регистрация лицензионных договоров?

Ни законодательство, ни Правила рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, ни Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака от 1995 г. (далее – Правила) их не раскрывают.

Анализ публикаций позволяет предположить, что такими целями могут быть:

ведение общероссийского реестра лицензионных договоров с публикацией сведений о зарегистрированном договоре, чтобы лицензиар не продал вторично исключительную лицензию (хотя договоры неисключительного права также должны регистрироваться);

предоставление государством определенных законодательством льгот патентообладателю, например, освобождение лицензионного платежа от налога на добавленную стоимость (как это было предусмотрено п. «к» раздела V Инструкции Государственной налоговой службы РФ от 11 октября 1995 г. № 39);

предоставление лицензионному договору юридической силы при рассмотрении в суде как в отношении сторон договора, так и третьих лиц;

маркировка отдельных подакцизных товаров акцизными марками (приказ Государственного таможенного комитета РФ от 28 декабря 2000 г. № 1230), поскольку при покупке акцизных марок импортер должен представить в числе прочих документов оригинал и заверенную копию свидетельства на товарный знак либо лицензионного договора на право его использования (подпункт «з» п. 15 приказа);

пресечение незаконного оборота через таможенную границу РФ объектов интеллектуальной собственности (письмо Государственного таможенного комитета РФ от 16 ноября 2000 г. № 01-06/33259), при этом для доказательства права на их ввоз или вывоз правообладатель обязан представить зарегистрированный в государственном патентном ведомстве лицензионный договор;

страхование лицензионных сделок, постановка на учет нематериальных активов (в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129), передача обществу или товариществу в качестве уставного капитала права пользования объектом интеллектуальной собственности на основе лицензионного договора, зарегистрированного в установленном законодательством порядке (постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ») и т.п.;

государственный контроль соответствия лицензионных договоров нормам существующего законодательства.

Договор может быть зарегистрирован только при достижении сторонами соглашения по всем существенным (как сказано в п. 1 ст. 432 ГК РФ) условиям. От себя добавлю, что необходимо соглашение и по несущественным условиям, поскольку иначе соглашения не достигнуть. Лицензионный договор должен быть заключен в определенной, но достаточно свободной письменной форме и подписан всеми его сторонами.

В настоящее время подписание лицензионного договора до его государственной регистрации означает только одно: соглашение между сторонами достигнуто. Но сам договор в силу еще не вступил: лицензиат не имеет права начать производство, а лицензиар – на получение соответствующих платежей.

Практика показала, что норма, предусматривающая вступление лицензионного договора в силу только после его государственной регистрации, приводит в ряде случаев к различным негативным последствиям.

Государственная регистрация с целью предупреждения повторной продажи исключительной лицензии легализует презумпцию виновности лицензиара, что противоречит принципам права. Тем более, что гражданско-правовые отношения должны, в первую очередь, регулироваться судебным, а не административным порядком.

Вступление лицензионного договора в силу не после его подписания сторонами, а после государственной регистрации не соответствует логике рыночных отношений и международной практике. Зарубежные фирмы такой нормы, как правило, не знают. Вопросы, связанные с государственным регулированием вывоза валюты или ограничениями на использование токсичных веществ на национальной территории, выясняются и согласовываются сторонами до подписания договора. Договор с зарубежной фирмой вступает в силу сразу же после его подписания, поскольку предусматривает жесткий график выполнения обязанностей лицензиара и лицензиата: получение паушальных платежей связано с передачей в определенные сроки нормативно-технологической документации, реализацией специалистами лицензиара переданного процесса на предприятии лицензиата сначала в лабораторном, а затем промышленном масштабе. Каждая стадия в соответствии с условиями договора сопровождается выплатой определенной части паушальных платежей. Производство и рынок не могут ждать решений Роспатента.

Затягивание вступления в силу лицензионного договора противоречит интересам отечественных лицензиаров и лицензиатов, а также государства. При вступлении в силу только после государственной регистрации может оказаться, что зарегистрирован ничтожный договор, поскольку стадия его лабораторной или промышленной реализации не могла быть отработана на предприятии лицензиата. Наконец, лицензиат не имеет достаточных полномочий на производство и продажу или может просто отказаться от реализации договора. Нет сомнений, что государству нужны реально действующие договоры. А при существующем порядке в выигрыше всегда только Роспатент: вне зависимости от того, действует договор или нет, он получил причитающиеся пошлины.

На практике лицензионный договор для лицензиата вступает в силу с момента его подписания сторонами. Во-первых, сразу же должен вступить в силу раздел, относящийся к сохранению конфиденциальности сведений. Во-вторых, лицензиат должен получить право на налаживание промышленного производства, создание рынка нового продукта и не считаться при этом нарушителем прав патентообладателя. Вряд ли у лицензиата есть время спокойно ждать появления на рынке конкурента. Лицензиар должен согласиться с этим, поскольку от того, сможет ли лицензиат наладить производство и продажу продукции по лицензии, зависит размер лицензионных платежей. В-третьих, ни отечественные изобретатели, ни патентообладатели-лицензиары не должны ждать вознаграждения до момента государственной регистрации.

Действовавшая ранее норма налогового законодательства, освобождавшая лицензионные платежи от обложения НДС, которая как-то оправдывала государственную регистрацию, аннулирована вступившей в силу 29 декабря 2000 г. частью второй Налогового кодекса.

Положение усугублялось, кроме того, ст. 236 Налогового кодекса РФ, которая признавала объектом налогооблажения по единому социальному налогу (ЕСН) вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским и лицензионным договорам. Таким образом, из 1 рубля авторского вознаграждения после уплаты НДС, ЕСН, налога на пользователей дорог оставалось около 40 копеек.

Однако законодатель в конце 2001 г. внес дополнения и изменения в Налоговый кодекс (№ 198-ФЗ от 31 декабря 2001 г.), в п. 4 ст. 1 которых указано, что с 1 января 2002 г. не относятся к объекту налогооблажения ЕСН выплаты, производимые в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), а также договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав). Но НДС остался.

Трудно понять логику законодателя, обложившего налогами не только невоспроизводимые источники доходов (древесину, нефть, уголь), но и результаты интеллектуальной деятельности. Фактически это существенный налог на изобретательство и бюджетные научные организации, которые и без того плохо финансируются. Почему лицензиар, не получая никаких доходов от лицензионного договора, должен нести траты на поддержание патентов в силе, на государственную регистрацию лицензионных договоров и одновременно выплачивать значительные суммы налогов на свою инициативу?

Практика показала, что сам процесс государственной регистрации может затянуться более чем на полгода. При этом нужно учесть, что действующие Правила упрощены и предусматривают схему правоотношений, далекую от практики. Правила могут неоднозначно трактоваться и оказываются бессильными при решении многих проблем. Например, таких, как восстановление делопроизводства по утерянным при пересылке по почте или в процессе государственной регистрации оригиналов документов. Правила не предусматривают такой ситуации, когда по лицензионному договору передаются права на технологию, патентообладателями которой являются одновременно отечественная и иностранная организации. При этом ведущей стороной при лицензировании выступает зарубежная фирма. Такой договор может регистрироваться годами, хотя вступает в силу и выполняется сразу же после подписания, как это предусмотрено международной практикой.

Контроль Роспатента (проводимый с ведомственных позиций) за соответствием условий лицензионного договора нормам действующего законодательства также не всегда имеет законодательное обоснование. В действующих Правилах рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца (п. 3) говорится: «Не подлежат регистрации договоры, содержащие положения, противоречащие действующему законодательству». В п. 5 Правил регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака отмечено: «При установлении соответствия представленного на регистрацию договора положениям Закона проверяется ряд правомочий, в том числе права лицензиара на товарный знак, указан ли лицензиат, предмет договора, определен ли вид передачи товарного знака, объем передаваемых прав: вид лицензии, территория и срок действия, а также товар». При этом Роспатент не проверяет правомочность потенциальных лицензиатов на приобретение лицензий.

В действующем законодательстве и Правилах нет требования об идентичности территорий, указанных в лицензионном договоре и в патентах или свидетельствах на товарный знак, права на которые передаются лицензиату. Правила вменяют в обязанность сторонам договора определить объем передаваемых прав. Роспатент, в противоположность Правилам, требует полного соответствия территории по патенту (свидетельству на товарный знак) территории по лицензии. Представляется, что это создает ситуацию, убыточную для лицензиата и лицензиара, так как препятствует лицензиату торговать на иных территориях на свой риск, но не запрещает это делать посредникам-спекулянтам.

Вероятно, сначала это понимала и экспертиза Роспатента. Так, территорией действия лицензионного договора № 7175/98 от 18 мая 1998 г. (относящегося к патенту РФ № 2088234) является восточная часть РФ, ряд стран СНГ, Индия, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Возражений у Роспатента по этому пункту не было.

Но позднее появилось требование соответствия территорий по патенту и лицензии. Трудно понять правомочность запрета Роспатентом торговли лицензиатом на территориях, не обозначенных в патенте. В этом случае государственная регистрация направлена против интересов лицензиата, лицензиара и государства.

Никаких требований к дееспособности лицензиата Правилами не предусмотрено. А это в реальной ситуации приводит к заключению заведомо недействительного с момента заключения лицензионного договора, поскольку лицензиат, получивший по патентной лицензии права на производство, по уставным документам может иметь право только на хранение и продажу. Правопослушный лицензиар в соответствии с лицензионным договором проводит госрегистрацию договора и оплачивает пошлины за поддержание соответствующих патентов в силе. А так называемый лицензиат в течение нескольких лет не осуществляет каких-либо действий по налаживанию производства продукции по лицензии, не производит платежей лицензиару и не отвечает на его письма. Очевидно, что сделка была ничтожной с момента ее заключения. Но договор продолжает действовать, поскольку в вышеупомянутых Правилах не оговорена процедура аннулирования госрегистрации договоров с учетом интересов как лицензиара, так и лицензиата. Разъяснение отдела лицензий и договорных отношений Роспатента (от 18 мая 2001 г. № 16668-3172) по этому вопросу гласило: «Аннулирование решения о регистрации возможно только по решению суда в случае признания зарегистрированного лицензионного договора недействительным с момента его заключения».

В то же время ст. 166 ГК РФ предусматривает два основания для признания сделки недействительной: по решению суда (оспоримая сделка) и независимо от решения суда (ничтожная сделка).

Ст. 170 ГК РФ указывает, что мнимая сделка, т.е. сделка, совершенная лишь для вида, без намерения сделать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Однако отмена госрегистрации ничтожного лицензионного договора Правилами не предусмотрена и процедура не отработана. А уровень бюджетного финансирования научно-исследовательских организаций препятствует обращению в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Тем более, что есть все основания предполагать, что решение арбитражного суда останется неисполненным, поскольку «лицензиат» находится на грани банкротства. Необходима заявительная система аннулирования госрегистрации лицензионных договоров. Вероятно, что в таком случае будет справедливым рекомендовать обращаться в суд не лицензиару, а лицензиату.

Из сказанного со всей очевидностью вытекает: нет легальных оснований для требования государственной регистрации лицензионных договоров при налаживании производства. При этом договор должен вступать в силу сразу после подписания сторонами в отношении разделов, относящихся к производству, продаже и лицензионным платежам. То есть по следующим разделам:
   вводная часть;
   определение терминов;
   предмет договора;
   обязательства и ответственность сторон;
   платежи;
   информация и отчетность;
   срок действия.

Регистрация может проходить по желанию сторон договора, но только в отношении раздела, касающегося порядка разрешения споров.

Очевидно, что при этом достигаются все перечисленные выше цели, решаемые государственной регистрацией, и не нарушаются интересы сторон и принципы гражданского права.

Хочется надеяться, что Роспатент согласится с приведенными доводами. Для этого есть определенные основания. Так, Роспатент принял решение о регистрации лицензионного договора № 10414/2000 от 12 мая 2000 г., п. 14.1 которого сформулирован следующим образом: «Настоящий Договор заключен на срок действия патента (приоритет от 25 ноября 1994 г.), то есть до 24 ноября 2014 г., и вступает в силу с даты его регистрации в установленном порядке в Роспатенте, кроме разделов 1 (определение терминов), 2 (предмет договора), 3 (техническая документация), 5 (обязательства и ответственность), 6 (техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии), 7 (платежи), 9 (обеспечение конфиденциальности), которые вступают в силу с момента подписания обеими сторонами». Никаких замечаний по этому пункту сделано не было.

Необходимо восстановить льготу по налогообложению лицензионных платежей, поскольку они в целом не являются доходом. Тем более, что изобретения, основанные на высоких технологиях, создаются, как правило, в бюджетных научных организациях, которые по уровню финансирования находятся на одном из последних мест. Лицензионные платежи, зачастую не очень значительные, являются единственной возможностью финансирования патентно-изобретательской деятельности.

Законодатель при разработке Налогового кодекса РФ не учитывал затраты на создание изобретений, лежащих в основе лицензии, поддержание в силе патентов на такие изобретения, рекламную, выставочную деятельность и маркетинг. Необходимость оперативного создания общедоступных методик для расчета затрат на создание и обслуживание изобретений и лицензионных договоров очевидна уже в течение многих лет. Для этого необходимы объединенные усилия Роспатента и налогового ведомства. Но заинтересованы ли сами ведомства в сотрудничестве?