Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Гражданско-правовой режим договоров о передаче ноу-хау

Канд. юрид. наук О.А.Рузакова.

В российском законодательстве нет понятия ноу-хау, хотя на практике договоры о передаче ноу-хау довольно распространены. По некоторым данным, до 95% зарегистрированных лицензионных договоров содержат условия передачи ноу-хау, необходимого для оптимального использования изобретения[1]. Так называемые «чистые» патентные лицензии составляют 20%, смешанные (патентная лицензия плюс передача ноу-хау) – 50%, а договоры о передаче ноу-хау – 30% от общего числа лицензий.

Зачастую режим ноу-хау более выгоден правообладателю, нежели патентование и получение охранного документа. При наличии патента монополия на изобретение обеспечивается государством, а при режиме ноу-хау фактическая монополия на новшество и сохранение его в тайне во многом достигаются благодаря организационным мерам обладателя ноу-хау.

Понятие ноу-хау было дано в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. Согласно ст. 151 обладатель технической, организационной или коммерческой информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), имеет право на ее защиту от незаконного использования третьими лицами при условии, что:
   эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
   к ней нет свободного доступа на законном основании;
   обладатель принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности.

Срок охраны ноу-хау ограничивается временем действия названных условий. Лицо, неправомерно использующее ноу-хау, принадлежащее другому лицу, обязано возместить ему убытки. Лицо, самостоятельно и добросовестно получившее такую информацию, вправе использовать ее без каких бы то ни было ограничений.

Определение ноу-хау и его правовой природы имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Так, если в договоре в качестве предмета указывается ноу-хау, но не ясно, что именно передается (права на объекты интеллектуальной собственности либо информация, на которую распространяется лишь фактическая монополия), то может возникнуть вопрос: а определен ли в договоре его предмет. Это условие является существенным, и если стороны не достигнут соглашения, договор будет признан незаключенным.

В литературе даются самые различные трактовки понятия ноу-хау: от технических решений, которые являются патентоспособными, до любой коммерческой информации, удовлетворяющей требованиям, установленным ст. 139 Гражданского кодекса РФ. Среди основных видов объектов, представляющих коммерческую тайну, называют:

в технической сфере – конструкторскую документацию, чертежи, схемы, результаты опытов и их протоколы, статистические расчеты, формулы и рецепты, данные о произведенных улучшениях, образцы приборов, изделий, веществ, неоформленные патенты;

в коммерческой – картотеку поставщиков и клиентов, данные об организации производства, программное обеспечение, маркетинговые исследования, методы рекламы, сведения о финансировании, структуре цен, уровне прибыли, о заключенных или планируемых контрактах[2].

В зарубежном законодательстве также не дается четкого определения ноу-хау и коммерческой тайны. В некоторых странах (например, Чехии, Югославии) она отнесена к сведениям, составляющим хозяйственную или деловую тайну. В законодательстве ФРГ под понятие «коммерческая тайна» подпадает любая информация, связанная с деятельностью фирмы, которая, по мнению ее владельца, должна храниться в тайне.

Сущность коммерческой тайны наиболее четко сформулирована в американском законе о коммерческой тайне 1979 г.: коммерческой тайной считается информация (включая состав, формулу, комбинацию, программу, приспособление, метод, технику или процесс), имеющая экономическую стоимость, поскольку она не общеизвестна или недоступна лицам, могущим использовать ее в коммерческих целях, и владельцем прилагаются разумные усилия по защите[3].

Одним из самых спорных теоретических и возникающих при заключении договоров является вопрос, может ли на ноу-хау распространяться режим исключительных прав. Так, А.П.Сергеев считает, что «коммерческая тайна обладает всеми свойствами объекта интеллектуальной собственности и является его особой разновидностью». «Если закон признает право лица, владеющего информацией, на сохранение ее в тайне и одновременно требует от третьих лиц воздерживаться от несанкционированного завладения этой информацией, налицо исключительное право на эту информацию»[4].

Аналогичной позиции придерживается В.А.Дозорцев. По его мнению, «права на секреты промысла – одна из разновидностей исключительных прав». «Третьи лица не могут без согласия обладателя секрета промысла знакомиться с его содержанием, проникать в его тайну, не могут раскрывать его третьим лицам, не могут применять его в практической деятельности. Лицо самостоятельно и добросовестно получившее информацию, вправе использовать ее без каких-либо ограничений. Всякий добросовестный обладатель сведений о решении вообще вправе его свободно использовать, для него никакие ограничения не действуют. Значит, обладатель секрета промысла получает своеобразное исключительное право, не являющееся при этом абсолютным»[5].

Другие специалисты считают, что на ноу-хау нет исключительных прав, а есть лишь фактическая монополия. Ноу-хау – это неохраняемая конфиденциальная научно-техническая, коммерческая, финансовая и иная информация, обладающая коммерческой ценностью, а также различные производственные навыки и опыт их применения[6].

Пока законодательством четко не определено, что понимается под ноу-хау, нельзя говорить о том, какой правовой режим может быть распространен на этот объект. Кроме того, законодатель не определяет, что понимается под исключительными правами. Относятся ли к ним только имущественные либо и личные неимущественные права? Законодательство об интеллектуальной собственности оперирует этим понятием, не определяя его признаки, в связи с чем возникают противоречия. Так, в ст. 128 ГК РФ исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности рассматриваются в числе результатов интеллектуальной деятельности как особые виды объектов гражданских прав, отличные от имущественных прав, которые входят в состав имущества. Личные неимущественные права, в том числе право на имя, право авторства и др., перечисляются в ст. 150 ГК РФ, в которой названы нематериальные блага как еще одна разновидность объектов гражданских прав.

В то же время в п. 1 ст. 1013 ГК РФ при перечислении объектов доверительного управления исключительные права названы в составе имущества. Исключительные права признаются и обеспечиваются государством. Государство предоставляет монопольные права лишь в обмен на пополнение владельцем вновь полученной информации общего уровня техники, открытого для всего общества[7]. При их нарушении применяются меры гражданской, административной и уголовной ответственности.

Коммерческая информация также охраняется мерами гражданско-правовой и уголовной ответственности. Так, согласно п. 2 ст. 139 ГК РФ, лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правому договору. Убытки включают не только реальный ущерб, но и упущенную выгоду (ст. 15 ГК РФ). В то же время, согласно ст. 238 Трудового кодекса Российской Федерации, работник возмещает работодателю причиненный прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. За разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами, работник несет полную материальную ответственность (ст. 243 Трудового кодекса РФ). Налицо противоречие между нормами гражданского и трудового законодательства. Гражданский кодекс и Трудовой кодекс РФ имеют равную юридическую силу.

Уголовная ответственность предусмотрена ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения либо незаконного использования этих сведений наказывается штрафом в размере от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.

Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, без согласия их владельца, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившее крупный ущерб, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 50 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

Ноу-хау создается в рамках трудовых, а также гражданско-правовых договоров. Так, по договору на выполнение научно-исследовательских работ могут быть созданы как патентоспособные, так и непатентоспособные объекты, а также объекты авторского права. Как правило, заказчик получает право использовать переданные ему результаты в пределах и на условиях, предусмотренных в договоре (на своем производстве, на других предприятиях, в своей стране или за рубежом и т.д.), а за исполнителем закрепляется право на использование результатов для себя, в собственной хозяйственной деятельности. Если исполнитель вообще не заинтересован в дальнейшем использовании результатов, он может полностью передать их заказчику, что должно быть зафиксировано в договоре. И, наоборот, если он заинтересован в использовании результатов в собственной исследовательской или производственной деятельности либо хочет иметь возможность передавать их третьим лицам, то при отсутствии возражений со стороны заказчика такие условия также могут быть включены в договор[8].

Вовлечение коммерческой информации (ноу-хау) в гражданский оборот возможно путем заключения договора о передаче ноу-хау, который не следует отождествлять с лицензионным договором. Существует точка зрения, что передача ноу-хау осуществляется по лицензионному договору[9]. Некоторые называют договор о передаче ноу-хау беспатентной лицензией[10]. Другие – «лицензией на ознакомление»[11]. По лицензионному договору передаются исключительные или неисключительные права на охраняемые (запатентованные) объекты интеллектуальной собственности.

Передача коммерческой информации осуществляется по договору, имеющему особую природу, отличную от договоров о передаче исключительных прав. Запатентованные объекты не могут быть одновременно конфиденциальной информацией. Однако по лицензионным договорам в большинстве случаев передается также и коммерческая незапатентованная информация. Такие договоры могут рассматриваться как смешанные в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ. Кроме того, условия о передаче коммерческой информации (ноу-хау) могут входить в состав других договоров, что иногда прямо предусматривается законодательством. Например, ноу-хау может входить в предмет договора коммерческой концессии. Предметом такого договора является передача для использования комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта в определенном объеме. В частности, с установлением минимального или максимального объема использования, с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

Согласно ст. 1027 ГК РФ ноу-хау относится к категории объектов исключительных прав. В понятие конфиденциальной информации по данному договору могут быть включены любые эксклюзивные сведения технологического, технического, экономического, методического и организационного характера, касающиеся различных аспектов деятельности правообладателя. Сюда же относятся ноу-хау, специфические секреты маркетинга, рекламы и т.д.[12]

Ноу-хау может передаваться также по договорам строительного подряда, на проведение проектных и изыскательских работ. Это связано с тем, что в состав ноу-хау часто входят различные навыки, методы и способы, передаваемые в форме выполнения определенных действий.

Передача ноу-хау может происходить как в процессе контактов между подрядчиками и заказчиками, так и путем передачи проектно-конструкторской и другой документации, при создании которой использовались ноу-хау подрядчика. Договоры подряда достаточно часто включают в себя обязательства подрядчика по обучению специалистов заказчика практическому использованию ноу-хау. Согласно ст. 727 ГК РФ, если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, то она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия передавшей стороны. Порядок и условия пользования информацией определяются соглашением сторон.

Понятие ноу-хау упоминается в федеральном законе «О лизинге» от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ, где ноу-хау отнесено к категории исключительных прав. Так, п. 4 ст. 7 Закона устанавливает, что лизинговая сделка может включать в себя условия по оказанию дополнительных услуг, а именно: приобретение у третьих лиц прав на объекты интеллектуальной собственности (ноу-хау, лицензионные права, права на товарные знаки, программное обеспечение и др.). При этом арендатор, по мнению законодателя, получает право в течение определенного времени использовать арендованное имущество и дополнительные услуги, в том числе представленные в виде ноу-хау, не владея ими.

Любой договор, предусматривающий передачу коммерческой информации (ноу-хау), должен включать существенные условия (например, о предмете, соблюдении конфиденциальности и др.). Можно предусмотреть ответственность за любые формы разглашения информации, в том числе в научных публикациях, при выполнении работ для других организаций и т.п. В договоре также необходимо определить объем сведений, признаваемых конфиденциальными, на которые распространяется режим служебной или коммерческой тайны, предусмотренный ст. 139 ГК РФ. Это можно сделать в отдельном приложении к договору. Условие о сроке в отличие от лицензионного договора не является существенным. В лицензионном договоре он ограничен сроком действия патента или свидетельства. Срок действия договора о передаче ноу-хау не имеет существенного значения и зависит главным образом от того, как долго существует фактическая монополия на информацию.

Условие о цене по общему правилу не является существенным в договоре. Если она не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, его исполнение должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК РФ).

К договору о передаче ноу-хау применяются общие требования к форме сделок, предусмотренные ГК РФ. Договор о передаче ноу-хау не подлежит регистрации в патентом ведомстве. Между тем п. 17 постановления пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»[13] от 1 июля 1996 г. № 6/8 устанавливает, что в качестве вклада не могут выступать объекты интеллектуальной собственности и ноу-хау, но может быть признано право пользования объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором. Главным признаком вклада является возможность его оценки в деньгах. Исходя из дословного понимания положений постановления, ноу-хау вообще не может выступать в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, поскольку на него нет исключительных прав, признаваемых государством, а есть лишь фактическая монополия.

Договоры о передаче ноу-хау (договор подряда, коммерческой концессии, лизинга, на выполнение НИОКР) в числе прочих должны предусматривать условия передачи, использования и защиты коммерчески значимой информации. При этом ноу-хау может не только прилагаться к выполняемым работам или передаваемому имуществу, но также быть коммерческим секретом одной из сторон, который неизбежно становится известным другой стороне в ходе сотрудничества. Такая информация тоже нуждается в защите и, следовательно, в договоре регламентируется ее использования.

Итак, правовой режим ноу-хау и договоров о его передаче не урегулированы действующим законодательством. Однако в нем определяются основы правового режима коммерческой информации, на которую не распространяется режим исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. В то же время в законодательстве содержатся противоречия в определении самого режима исключительных прав, которые иногда рассматриваются как имущество, а в некоторых случаях – как самостоятельный объект гражданских прав. На практике порядок заключения и исполнения договоров о передаче ноу-хау может быть определен на основе общих положений обязательственного права, а по аналогии могут применяться нормы законодательства о патентно-лицензионных, авторских и других договорах, регулирующих использование объектов интеллектуальной собственности.


[1] Евдокимова В.Н. Особенности регулирования ноу-хау//Патенты и лицензии. 1999. № 7. С. 7.
[2] Жиленко Т.И., Котова О.И. Правовой режим коммерческой тайны и ноу-хау//Юрист. 2000. № 3. С. 39.
[3] Северин В.А. Правовое регулирование коммерчески ценной информации//Законодательство. 2000. № 9.
[4] Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 2001. С. 676.
[5] Дозорцев В.А. Понятие секретов промысла (ноу-хау) в российском законодательстве//Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2001. № 7. С. 111.
[6] Зенин И.А. Гражданское право Российской Федерации. М., 2000. С. 142.
[7] Эпштейн М.Я. К вопросу об исключительных правах и ноу-хау//ИС. 2001. № 9. С. 31.
[8] Андреев В.К., Бондарев А.К. Предпринимательское (хозяйственное) право. М.: Былина, 1999. С. 364.
[9] Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. СПб.: Питер, 2001. С. 255.
[10] Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. М.: Юнити, 2001. С. 316.
[11] Зенин И.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау. М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2001. С. 140.
[12] Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1993. С. 236
[13] Российская газета. 1996. 13 августа. С. 5-6..