Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Кому пригодились уроки судебной практики?

Дело о шести миллиардах

Напомним суть патентного спора. В Ханты-Мансийском автономном округе индивидуальное частное предприятие (ИЧП), принадлежащее предпринимателю К., по договору подряда поставило, смонтировало, отладило и запустило в эксплуатацию на промбазе нефтедобывающей компании «Варта» технологическую установку, за что получило по договору 299 млн. руб.

После того, как установка была принята заказчиком и перешла в его собственность, т.е. была введена в хозяйственный оборот, предприниматель К. сообщил компании «Варта», что ему как физическому лицу выданы патенты на два изобретения, в ней использованных, и предложил купить на них две лицензии.

Компания от покупки лицензий отказалась, мотивируя это тем, что она не может платить по договору двойную цену. Позднее «Варта» обосновала свой отказ, сославшись на последний абзац ст. 11 Патентного закона Российской Федерации, предусматривающий, что не признается нарушением исключительного права патентообладателя применение средств, содержащих изобретения…, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем.

Предприниматель К. подал в городской суд г. Нижневартовска шесть исков с требованием запретить использование установки и способа и взыскать с компании «Варта» убытки в сумме 6 млрд. руб.

В конечном итоге городской суд г. Нижневартовска и окружной суд. г. Ханты-Мансийска отказали ему в удовлетворении исков со ссылкой на упомянутую статью, указав, что нефтяная компания «Варта» применяет установку, введенную в хозяйственный оборот законно самим патентообладателем. Поэтому действия компании не нарушают патентов предпринимателя К.

Принцип исчерпания патентных прав, или С одного вола две шкуры не дерут

Достаточно полно принцип исчерпания патентных прав изложен в статье В.Н.Дементьева «Об исчерпании патентных прав»[1]. В ней же приводится толкование таких правовых понятий, как «введение в хозяйственный оборот» и «законным путем», которые, как известно, в ГК РФ и Патентном законе отсутствуют. Это значительно затрудняло применение вышеприведенной нормы.

По мнению В.Н.Дементьева, под введением в хозяйственный оборот, на основании ст. 129 ГК РФ следует понимать сделки, предметом которых является переход от одного лица к другому объектов, содержащих запатентованное изобретение. Переход объекта может совершаться в результате выполнения договора купли-продажи, поставки, залога, аренды и т.д., в которых объект отчуждается одним собственником в пользу другого или сдается в аренду.

Особую ценность для судебной практики представляет то, что В.Н.Дементьев, по аналогии с нормой ст. 23 Закона о товарных знаках, предлагает дополнительный критерий законности при введении в оборот объектов, содержащих запатентованные изобретения. Он состоит в том, что объект вводится в оборот либо непосредственно самим патентообладателем, либо это делается с его согласия.

Из другого источника[2] мы узнаем, что принцип исчерпания патентных прав содержится в законах многих зарубежных стран и что лицо, применяющее объект, введенный в оборот законным путем, действует правомерно и патента не нарушает.

Чтобы оградить покупателя и добросовестного пользователя, законы многих стран применяют правило, известное с времен римского права «Non bis in idem», что означает: за один (товар) дважды не платят, что равнозначно нашей пословице «С одного вола две шкуры не дерут». Короче говоря, любое лицо, использующее объект, введенный в хозяйственный оборот законным путем, не обязано платить двойную цену и покупать лицензии.

Патентный спор на Самотлоре

Обратимся к спорной ситуации и уточним юридические факты, относящиеся к применению компанией «Варта» установки, поставленной индивидуальным частным предприятием предпринимателя К.

Свою первую установку предприниматель К. запустил еще в 1993 г. в нефтяной компании «Мегионнефтегаз».

Переход второй установки в собственность компании «Варта» был оформлен договором подряда, подписанным 11 февраля 1994 г. и выполненным 23 марта 1995 г. На дату приемки установки, 23 марта 1995 г., в эксплуатацию на промбазе заказчика никаких изобретений, защищенных патентами, принадлежащими предпринимателю К., в установке не было. Патент на устройство появился через пять месяцев, а патент на способ – в начале 1996 г. Особо оговорюсь, что временной охраны, предусмотренной ст. 21, 22 Патентного закона, по данным изобретениям не было.

Получив патенты, предприниматель К. предложил компании «Варта» купить у него лицензии сначала на установку, а потом на способ. Начались лицензионные переговоры, но когда предприниматель представил расчет цены лицензии на сумму свыше 400 млн. руб., компания «Варта» обратилась за разъяснением в Роспатент. Оттуда был получен четкий ответ, что применяется установка, уже введенная в хозяйственный оборот, и нет необходимости приобретать лицензию.

Рассматривая вопрос о законности введения установки в хозяйственный оборот, суд, исходя из ст. 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, руководствовался нормами действующего закона, т.е. тем, что фактически записано в ст. 11 Патентного закона, и нормами, относящимися к оформлению и выполнению договора подряда (ст. 702 – 757 ГК РФ).

После публикации статьи Б.А.Лобача[3] в процессе был рассмотрен новый критерий: объект введен в оборот самим патентообладателем или с его согласия. Для того чтобы доказать, что установку ввел в оборот сам патентообладатель, компания «Варта» предъявила подлинные подписи предпринимателя К. на договоре подряда и на всех документах, вводящих установку в хозяйственный оборот.

Гораздо сложнее было доказать, что введен в оборот способ работы установки, хотя бы потому, что считается, что исчерпание прав не распространяется на способы. Однако ст. 11 Патентного закона не содержит оговорки, что эта норма к способам не применяется. Ведь способы бывают разные. Да и кому нужен, к примеру, телевизор, который нельзя включать, и установка, которая не работает. Кроме того, напомним, что патент на способ вступил в силу намного позднее введения его в хозяйственный оборот.

Суд также учел, что в договоре подряда от 11 февраля 1994 г. были предусмотрены не только поставка и монтаж установки, но и пусконаладочные работы, передача технологической документации, инструкций и обучение персонала заказчика. За это по договору отдельно было уплачено 139 млн. руб. Применяя нормы ГК РФ, и прежде всего нормы договорного права, суд установил, что установка, отлаженная на рабочих режимах, с техдокументацией и обучением персонала перешла в собственность компании «Варта» и сдана «под ключ» вместе со способом эксплуатации.

Суд закончен, проблемы остаются

Давно ликвидировано ИЧП, перестала существовать и нефтяная компания «Варта». Решения пылятся в архивах, а патентные проблемы остаются. До сих пор велик риск при закупке машин, приборов и способов нарваться на судебные иски или другие претензии.

В чем же основная причина? Это происходит прежде всего потому, что ст. 11, как и Патентный закон в целом, не дают однозначных ответов на вопросы повседневной патентной практики.

Во-первых, из последнего абзаца ст. 11 неясно, как понимать «применение средств…, если эти средства введены в хозяйственный оборот»?

Некоторые трактуют это так: если первый объект (средство) уже продан, поставлен или введен в оборот законным путем, то применение всех остальных объектов (средств) не нарушает исключительных прав патентообладателя.

Во-вторых, что понимать под термином «средства» – устройство, вещество и способ? В последнем абзаце ст. 11 нет исключения для способа. Поэтому проблема введения его в оборот вместе с оборудованием остается открытой.

В-третьих, в последнем абзаце ст. 11 нет упоминания о том, что объект должен быть введен в хозяйственный оборот непосредственно самим патентообладателем или с его согласия, и суды воспринимают такое толкование как личное мнение патентоведов.

В-четвертых, из упомянутой нормы Патентного закона неясно, должны ли действовать патенты на изобретения на момент введения объекта в хозяйственный оборот или достаточно подать на них заявки и, получив патенты, предъявить свои права позднее.

Напомним, что на момент введения установки в оборот, как это было в компании «Варта», патенты не действовали. Они появились на несколько месяцев позднее. В ряде стран в этом случае применяются нормы преждепользования, которые освобождают от покупки лицензии лицо, которое до даты приоритета добросовестно использует тождественное изобретение.

Однако, по мнению В.И.Еременко, норма ст. 12 Патентного закона «существенно сужает права преждепользователя», ограничивая его право использованием «тождественного решения, созданного независимо от автора»[4].

Думается, статья сводит права преждепользователя к минимуму, который не позволяет добросовестному пользователю защититься от патентов, появляющихся вдогонку за купленным оборудованием и технологиями.

Большие надежды все возлагали на изменения и дополнения в Патентный закон, подготовленные Роспатентом. Однако для последнего абзаца предусматривают замену термина «средства» на термин «продукт» и уточнение, что он вводится в хозяйственный оборот в Российской Федерации. Таким образом, новая редакция не решает проблемы, над которыми многие годы бьется судебная практика и которые тормозят формирование цивилизованного рынка объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации.

Для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли сто раз, специалистам остается изучать накопленный опыт и, прежде всего, уроки судебной практики.


[1] Патенты и лицензии. 1997. № 5. С. 17.
[2] Как защищать интеллектуальную собственность в России/Под ред. А.Д.Корчагина. М.: Инфра-М, 1995. С. 17 – 18.
[3] Лобач Б.А. Чем чревато нарушение патентных прав//Патенты и лицензии. 1996. № 8. С. 5.
[4] См.: Комментарий к Патентному закону Российской Федерации/В сб.: Комментарий к законодательству об охране интеллектуальной собственности. М.: Фонд правовой культуры, 1997. С. 61.