Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Различительная способность ретроспективных товарных знаков

Самое трудное в споре – не столько защищать свою точку зрения,
сколько иметь о ней четкое представление.

А.Моруа

Л.В.Бутенко - патентный поверенный (г. Томск).

Основным критерием охраноспособности товарного знака является его различительная способность, которая устанавливается применительно к тем товарам и услугам, для которых он используется. Это вытекает как из формулировки понятия «товарный знак», приведенной в ст. 1 Закона Российской Федерации о товарных знаках (далее – Закон), так и нормы второго абзаца п. 1 ст. 6, указывающей на абсолютное основание для отказа в регистрации товарных знаков, состоящих из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Ряд специалистов, например А.Григорьев[1], считает, что практически все виды обозначений, в регистрации которых может быть отказано по абсолютным основаниям, исходя из положений п. 1 ст. 6 Закона, также подпадают под обозначения, не обладающие различительной способностью. Однако при буквальном толковании этой нормы и п. 2.3.1.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила) различительной способностью не обладают лишь обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического обозначения, сочетания букв, не имеющие словесного характера, линий, простые геометрические фигуры, их сочетания, не образующие композиций, а также общепринятые наименования (простые указания) маркируемых товаров.

Следовательно, иные обозначения, например, вошедшие во всеобщее употребление товаров определенного вида общепринятые символы и термины в принципе могут обладать различительной способностью. Подтверждают это примеры регистрации общепринятых терминов или наименований товаров в качестве товарных знаков, использование которых применительно к определенным товарам и услугам является неожиданным, фантазийным. Например, «Аррle» для компьютеров.

Наиболее распространено определение различительной способности товарного знака, основанное на его способности индивидуализировать товары и услуги различных производителей. Это подразумевает обозначения, словесные или изобразительные элементы которых выражают некоторую идею, не ассоциирующуюся напрямую с природой продукта или услуги, либо фантазийные обозначения, представляющие собой новые слова, словосочетания или конструкции, не отражающие никакой идеи.

Ретроспективные товарные знаки либо обозначения, используемые в качестве средств индивидуализации товаров и услуг (не заявленные к регистрации), несмотря на их широкую известность ряду поколений, представляют собой, как правило, обозначения, хорошо различимые и узнаваемые потребителем. Именно маркированные ретроспективными знаками товары выделяет потребитель из общей массы предлагаемых ему товаров и услуг.

В основном ретроспективные товарные знаки представляют собой словесные обозначения, возникшие в 20 – 60-х гг. прошлого столетия и широко применявшиеся одним или рядом производителей пищевой, медицинской продукции, печатными изданиями и т.д. в советское время. Следует отметить, что некоторые из ретроспективных знаков изначально не обладали ярко выраженной различительной способностью и индивидуальностью (например, «Известия», «Уралмаш»), а приобрели индивидуальность через использование, поскольку в какой-то мере указывают на вид услуг и товаров их владельцев.

Однако, на наш взгляд, для общества слишком расточительно ввести эти знаки в общее пользование, получив в результате множество имитаций. Замечание относительно неяркой индивидуальности ретроспективных знаков не означает, что в настоящее время они утратили различительную способность или не являются известными. Более того, ретроспективные знаки воспринимаются потребителем едва ли не как российские национальные символы, аналогично широко известным иностранным товарным знакам: «Siemens» (Германия), «Toyota» (Япония), «Cristian Dior» (Франция) и т.д.

В советское время ретроспективные товарные знаки, как правило, использовались для обозначения номенклатуры товаров, определяемой министерствами, и в сущности, как и изобретения, были общенародным достоянием. В период перестройки произошла приватизация как «заводов, газет, пароходов», так и интеллектуального продукта, доставшегося в наследство приватизированным предприятиям. Если ранее знак был зарегистрирован, то ситуация с правами более или менее ясна, поскольку российский Закон о товарных знаках признает действие регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, произведенной в СССР, на территории Российской Федерации. При отсутствии регистрации в советское время и подаче заявки на регистрацию товарного знака по российскому законодательству правовая охрана ретроспективных знаков весьма осложняется. При экспертизе заявленного обозначения с учетом абсолютных и относительных оснований для отказа в ней согласно ст. 6, 7 Закона правовых препятствий для регистрации ретроспективного товарного знака (при наличии различительной способности), как правило, не возникает.

Проблемы у законного владельца знака начинаются после регистрации, когда бывшие «совместные» производители одноименного товара сталкиваются с запретом использовать данное обозначение. Специалисты предлагают варианты решения этой проблемы, один из которых – использование коллективного, или, например, сертификационного товарного знака, введение права преждепользования и т.д. Однако на практике, если обозначение использовалось рядом предприятий в советское время, в основном приходится сталкиваться с одним из возможных вариантов решения проблемы – аннулированием регистрации. Нет знака – нет проблемы.

Действительно, вопрос о регистрации прав на ретроспективные товарные знаки весьма сложен в юридическом смысле из-за наличия нравственного аспекта. Если регистрируется не коллективный товарный знак, то сложно определить правообладателя, исходя из принципа разумной справедливости. В то же время, если один из производителей не знаком с современным российским законодательством и не собирается регистрировать знак, другой перепрофилировал производство, либо сменил собственника и был реорганизован, то любое предприятие из тех, которое по праву прежнего использования зарегистрирует ретроспективный знак, не только не заслуживает осуждения, но и в некотором смысле защищает общественные интересы, поскольку зарегистрированный знак выгоден и для общества, и для потребителей. Потребителю зарегистрированный знак указывает на то, что маркируемый им товар не является подделкой и обладает должным качеством, продавцам позволяет выделить его среди однородной продукции других производителей. А общественный интерес состоит в том, что существование системы товарных знаков облегчает передачу технологий и способствует экономическому развитию.

Оптимальным в сложившейся ситуации было бы введение правового механизма, аналогичного праву преждепользования, который позволит любому лицу, прежде производившему продукцию, маркированную ретроспективным словесным обозначением (правом на использование которого его наделяло отраслевое министерство), правомерно осуществлять свою деятельность по выпуску той же продукции без особых издержек. Учитывая, что на использование словесного обозначения, не зарегистрированного своевременно, по Закону могут претендовать любые заявители, ранее не имевшие никакого отношения к популярному словесному обозначению, предпочтительнее, если владельцем знака станет один из бывших советских производителей.

Владельцу ретроспективного знака следует также учитывать, что производители, не имевшие прежде отношения к таким знакам, широко используют практику перманентной «осады» законного правообладателя, подавая возражения в Апелляционную палату и жалобы в Высшую патентную палату Роспатента. В основном оспаривание регистрации ретроспективных знаков осуществляется со ссылками на четвертый – шестой абзацы ст. 6 Закона, исходя из абсолютных оснований для отказа в регистрации. При этом указывается, что ретроспективные обозначения:
   вошли во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;
   являются общепринятыми терминами;
   указывают на вид товаров.

Наиболее часто основанием для отказа в регистрации или признания ее недействительной служит вхождение обозначения во всеобщее употребление в качестве видового. Разумеется, ряд знаков со временем может превратиться в видовые обозначения. Тем самым их различительная способность будет не только ослаблена, но и исчезнет. Однако эта особая проблема останется за рамками данной статьи.

Речь пойдет о знаках, которые априори не определяют категорию товаров, изначально не являются описательными по отношению к маркируемому товару, и, как правило, представляют собой либо фантазийные обозначения, либо, являясь общепринятыми наименованиями, имеют фантазийное (неожиданное) применение. Хотя оборотная сторона популярности и есть переход обозначений в общеупотребительные видовые обозначения, ставшие нарицательными для ряда товаров (джип, термос и т.д.), узнаваемость и широкая известность ретроспективных обозначений не всегда приводит к перерождению знака в видовое обозначение.

С нашей точки зрения, превращение товарного знака в видовое обозначение скорее всего происходит со знаками, маркирующими товары, которые в некотором смысле являются пионерскими на рынке и одновременно приобретают значительную популярность у потребителей (примус, термос, джип, эскалатор, граммофон, магнитофон и т.д.). В то же время, например, лекарственные препараты давно ранжированы как антисептики, анальгетики, сердечные средства и т.д., а наиболее популярное словесное обозначение маркирует достаточно проверенный и давно используемый препарат. Трудно представить ситуацию, когда широкий круг потребителей или специалисты начнут употреблять такие специальные названия, как, например, «валидол», «фенибут», «пенталгин» и т.д., в качестве общепринятых видовых наименований в рекламе, сопроводительной документации и т.д., подразумевая под ними целую категорию других лекарственных препаратов с иным составом.

В Методических рекомендациях по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26 устанавливаются признаки, характеризующие обозначение, вошедшее во всеобщее употребление в качестве видового:

использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

применение обозначения длительное время.

По второму признаку согласно п. 3.2.2 Методических рекомендаций под различными производителями подразумеваются независимые друг от друга производители, не имеющие организационно-хозяйственных связей и не связанные соответствующими соглашениями. Представляется, что предприятия, руководимые в советское время одним министерством, можно считать имеющими организационно-хозяйственные связи, поскольку все их действия планировались и организовывались на основании одних планов выпуска продукции с одними качественными характеристиками, маркируемой одним и тем же обозначением.

В отдельных публикациях[2] и в практике рассмотрения споров о товарных знаках, на наш взгляд, прослеживается схематичный подход к оценке слагаемых различительной способности. Он основан на том, что наличие нескольких производителей однородных товаров, маркируемых одним товарным знаком, может служить основанием не только к ослаблению, но и к утрате различительной способности знака.

Естественно, использование конкурирующими предприятиями одного наименования товара или услуги зачастую ослабляет различительную способность знаков, имеющих изначальную индивидуальность. Однако иногда использование товарного знака рядом производителей лишь добавляет ему известности, не «размывая» различительной способности, т.е. способности среди массы имеющихся на рынке однородных товаров и услуг выделять именно этот товар или услугу, и тем вернее подводит товарный знак к приобретению им статуса общеизвестного.

Формализованный подход при установлении факта применения товарного знака в качестве видового обозначения, основанный лишь на том, что оно использовалось рядом производителей одновременно, без анализа самого обозначения и наличия доказательств его применения в качестве обозначения, под которым подразумеваются иные однородные товары, является, на наш взгляд, практикой, иногда не только не имеющей логических и правовых оснований, но и противоречащей интересам как рядовых потребителей, так и общества в целом.

Представляется, что и потребители, и государство заинтересованы в том, чтобы эти знаки обладали надлежащей правовой охраной и принадлежали как минимум хотя бы одному из прежних производителей, нежели были бы признаны видовыми обозначениями лишь на основании их использования рядом производителей в советское время. В этом случае, учитывая значительный объем подделок, особенно в медицинской промышленности, аннулирование регистрации снимает дополнительный барьер как для откровенных фальсификаторов продукции, так и для производителей, которые, не имея достаточного опыта производства именно той продукции, популярность названия которой определяет ее сбыт, не вкладывая средства в рекламу, пытаются получить необоснованные преимущества в своей деятельности.

Наверно, трудно представить, что даже среди сторонников национализации и реприватизации собственности в России найдутся лица, которые в случае, если настоящий собственник противится национализации, будут требовать уничтожения этой собственности (например, чтобы расчистить площадку для нового строительства и т.д.). Однако, что касается интеллектуальной собственности, в частности, прав на товарные знаки, находятся лица, которым такой путь кажется единственно верным при пересмотре прав на ретроспективные товарные знаки.

К сожалению, приходится констатировать, что иногда такую стратегию поддерживают Апелляционная и Высшая патентная палаты Роспатента, судебные органы Украины и ряд авторов. Так, в одном из докладов[2] его авторы, на наш взгляд, чересчур буквально трактуют понятие «различительная способность» (цитируя в подтверждение своей позиции толкование общепринятого термина «must»): «обозначения, обладающие различительной способностью, – это обозначения, на использование которых не претендуют другие производители, ведь если несколько производителей используют одно и то же обозначение, то оно не может обладать различительной способностью».

Л.Черепов в свой статье[3] расценивает регистрацию словесного обозначения «валидол» правопреемником предприятия, производившего этот препарат, начиная с 30-х гг., как проявление недобросовестной конкуренции (?!). При этом автор кроме общих утверждений, которые, на наш взгляд, трудно посчитать доказательствами, делает следующие выводы:

«В сознании всех, кто в той или иной мере был связан с валидолом (потребители, специалисты, торговые работники), сформировалась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «валидол», которое применялось как название товара, и собственно товаром со своими признаками и свойствами».

«На дату подачи заявки на рынок Украины поставлялся один и тот же товар разных производителей под общим названием «валидол».

Пространное цитирование понадобилось лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что попытки аннулировать известные знаки при подобных доказательствах находятся вне правового поля, так как при этом исследуется не различительная способность обозначений, а приводятся сведения, доказывающие их популярность и узнаваемость потребителем среди однородных товаров, с использованием ссылок на производство лекарственного препарата рядом предприятий, имеющих организационно-хозяйственные связи.

С позицией цитируемых авторов трудно согласиться, поскольку широко известны примеры, когда обозначение применяется сотнями производителей и продавцов продукции (по лицензии или дистрибьюторским договорам), причем в международном масштабе. Это делает продукцию весьма популярной, однако не приводит к превращению словесного обозначения маркируемой продукции в видовое общеупотребительное обозначение. И у специалистов, и у потребителей в отношении, например, лекарственных препаратов есть понимание того, что практически каждое такое наименование имеет узкоспециальный характер и обозначает конкретный индивидуальный состав. Тем не менее уже аннулированы регистрации товарных знаков «Фенибут» (признан видовым обозначением), «Пенталгин» (признан простым наименованием товара), «Валидол» (регистрация признана недействительной в судебном порядке в Украине) и т.д.

Полагаю, что в практике работы патентных поверенных, специализирующихся на защите прав на товарные знаки, найдется немало примеров, когда видоизменения популярного наименования, например, лекарственного средства, и наличие нескольких производителей товара под одним и тем же наименованием, признавались в качестве несомненного доказательства вхождения словесного обозначения во всеобщее употребление в качестве видового. Однако наличие нескольких производителей, выпускающих продукцию под одним и тем же словесным обозначением, весьма трудно считать доказательством превращения обозначения в видовое, если потребитель однозначно ассоциирует товарный знак и конкретный товар и не подразумевает под зарегистрированным словесным обозначением вид товара.

Если следовать указанной логике, то по данному основанию регистрация большинства известных советских обозначений, права на использование которых переданы десяткам иных лиц, может быть признана недействительной. Автор данной статьи, как рядовой потребитель товаров медицинского назначения, продукции пищевой промышленности, никак не может понять, кто из потребителей может посчитать, что «фенибут», например, является действительно видовым наименованием лекарственных препаратов, под которое подпадает хотя бы еще один из лекарственных препаратов. Более того, сомнительно, чтобы хотя бы половина потребителей лекарств в России вообще представляла себе, по какому назначению препарат применяется.

Как понять логику отнесения узкоспециализированного, хотя и весьма популярного наименования лекарства к видовым? К ее осмыслению, полагаю, можно подойти лишь в том случае, если поставить знак равенства между видом – структурной единицей в ряду любых обозначений или товаров и т. д. и иерархически более низким в видовом ряду элементом, входящим в состав вида (например, анальгетик – пенталгин, сердечное средство – валидол и т.д.). Видовыми в принципе могут быть обозначения товаров, выпускаемые и одним производителем, если обозначение обладает определенными внутренними свойствами, предназначенными для маркировки товаров, которые также можно каким-то образом обобщать. (Представляется, что потребители стали бы называть ксероксами различные конструкции и виды множительных копировальных аппаратов даже одного производителя – фирмы «Ксерокс»). Но как раз обобщению и представлению в качестве видового обозначения товаров лекарственные препараты и пищевые продукты поддаются менее всего.

Полагаю, что даже такие зарегистрированные словесные обозначения, как «валидол», «аспирин», представляющие собой наименования наиболее известных лекарственных препаратов, определяют само лекарственное средство, а не целый вид. Более того, словесные обозначения, присваиваемые фармацевтическим и лекарственным препаратам, обозначают индивидуальное лекарственное средство, которое само или каждый его компонент имеет свое химическое название (например, ацетилсалициловая кислота – аспирин).

Имеющий более чем вековую историю лекарственный препарат аспирин под аналогичным названием приобрел колоссальную популярность. Однако судебные органы России не признали его видовым, поскольку популярность не всегда идентифицируется с вхождением в видовое обозначение товара. А приставки к данному словесному обозначению -UPSA, -C и т.д., на наш взгляд, не превращают «аспирин» в видовое обозначение, поскольку лекарства, маркируемые этим словесным обозначением с соответствующими приставками, стоят в одной иерархической линейке обозначений, где видовым может являться наименование – противовоспалительное и жаропонижающее средство.

Химическое название или термины, указывающие на показания к применению препарата (болеутоляющие средства, анальгетики, антипиретики и т.д.), могут являться видовыми обозначениями, а попытки признать широко известный товарный знак, не потерявший различительной способности, видовым представляются своего рода подменой понятий «общеизвестность» и «вхождение популярного обозначения во всеобщее употребление в качестве видового».

В связи с таким подходом к оценке различительной способности ретроспективных товарных знаков складывается парадоксальная ситуация: компетентные ведомства стран – участников Парижской конвенции не находят правовых оснований для отказа в регистрации «чужих» (российских) ретроспективных знаков, предоставляя им охрану согласно ст. 6 quinquies Конвенции и положений национальных законодательств. А мы силами конкурентов (не всегда добросовестных) уничтожаем свои широко известные и популярные знаки без достаточных, на взгляд автора, правовых оснований, иногда и в угоду недобросовестному конкуренту.

Как правило, достаточно известные и популярные ретроспективные знаки от имени одного из российских производителей регистрируются в том числе и в странах ближнего и дальнего зарубежья, причем даже в тех государствах СНГ, где в советское время имелись собственные производители однородной продукции. При этом патентные ведомства стран СНГ, несмотря на то, что права на производство этой продукции под тем же самым обозначением у производителей своей страны при регистрации такого обозначения исключаются, как правило, не находят правовых оснований для отказа в регистрации либо аннулировании ретроспективных знаков.

Например, словесное обозначение «пенталгин-н» имеет международную регистрацию в Казахстане, Кыргызстане, Украине, Узбекистане и других странах, в которые Россия может поставлять препарат под данным наименованием, запрещая национальным производителям его введение в хозяйственный оборот. Между тем в России признана недействительной регистрация словесного обозначения «пенталгин-н» российского предприятия, более 20 лет являющегося практически единственным производителем этого лекарства в нашей стране. Данное обстоятельство открывает товарный рынок России для поставок лекарственных препаратов любых производителей из вышеназванных стран под указанным наименованием.

При оспаривании охранных документов на ретроспективные товарные знаки нужны конкретные обоснования при установлении вида и тех структурных элементов, входящих в вид, которые однозначно под него подпадают. При этом чрезмерное обобщение (например, «валидол» – видовое обозначение сердечных средств) не должно служить однозначным доказательством вхождения этого словесного обозначения в общеупотребительное видовое, поскольку, как правило, вид не может не обобщать и не включать в себя другие подвиды (за исключением крайне редких случаев). И если у лиц, подающих возражения об аннулировании регистрации ретроспективного знака, нет доказательств, что под «валидолом» потребитель подразумевает любое сердечное средство, каждое из которых имеет специфические общие признаки с «валидолом», то аннулирование регистрации по данному правовому основанию не должно иметь перспектив.

На наш взгляд, также не должно было бы иметь юридических последствий и даже приниматься к рассмотрению возражение об аннулировании регистрации словесного обозначения «пенталгин-н» (в силу отсутствия доказательств) по следующим мотивам апеллянта: «В результате длительного присутствия на рынке таблеток, маркировавшихся обозначением «пенталгин», в отношении лекарственных препаратов обозначение «пенталгин» стало простым наименованием конкретного вида лекарственного препарата».

При этом не было представлено хотя бы отдаленно ассоциирующегося с оспариваемым обозначением наименования этого конкретного вида или иных доказательств «простоты наименования», его описательного характера по отношению к лекарственным препаратам, т.е., на наш взгляд, доказательств практически не было. Вызывает недоумение логика апеллянта, при которой фантазийное обозначение, не признанное видовым, не являющееся описательным, можно отнести к простым наименованиям товаров. Это тем более удивительно, что указанное наименование дважды не признавалось видовым в Апелляционной палате Роспатента по возражениям того же апеллянта. Однако на третий раз оспаривание регистрации свидетельства по такому критерию, как «простое наименование товара», увенчалось успехом апеллянта, не имевшего прежде никакого отношения к производству пенталгина.

По существу такое толкование в некотором роде можно признать революционным, поскольку, как правило, если фантазийное наименование не становится видовым, то говорить о том, что оно является простым наименованием товара, если потребитель не признал его даже в качестве видового, по меньшей мере противоречиво и необоснованно. Не говоря уже о том, что простые наименования товаров должны присутствовать в МКТУ и во всех энциклопедиях, а не только в специальных справочниках.

Представляется, что при аннулировании ретроспективных товарных знаков, исходя из их популярности и даже общеизвестности (пусть даже не установленной в законодательном порядке), различительная способность знаков и их оценка по этому критерию иногда оказываются вторичными по отношению к установлению фактов выпуска рядом предприятий в советское время продукции, маркированной ретроспективным обозначением. При этом сущностный анализ обозначения, установление конкретных примеров применения обозначения в качестве видового, ссылки на МКТУ, где указаны и виды товаров и даны их простые наименования, практически остаются без внимания.

Однако, на наш взгляд, именно ретроспективные знаки, широко известные и легко различаемые потребителями, не только позволяют выделить из однородной продукции нужный товар или услугу, но и независимо от принадлежности прав на них тому или иному прежнему производителю или их правопреемнику, представляют собой весьма значимый интеллектуальный продукт России, как правопреемника СССР, а их аннулирование без достаточных правовых оснований скорее вредит общественным интересам, нежели устанавливает некое подобие социальной справедливости.


[1] Григорьев А. Различительная способность – главный критерий охраноспособности товарного знака//ИС. 1994. № 5 – 6.
[2] Горелик А.А., Кудрина И.В. Отсутствие различительной способности как основание для отмены регистрации ретроспективных знаков//Научно-практическая конференция «Проблемные вопросы теории и практики охраны промышленной собственности и некоторых объектов авторского права в Российской Федерации». М., 10 – 11 окт. 2001 г.
[3] Черепов Л. Знак притязаний и знак перемен//ИС. 2001. № 4.