Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Экспертиза товарных знаков, представляющих лозунги

В начале ХХ в. во Франции была предоставлена правовая охрана комбинированному знаку, включающему изображение Адама и Евы и лозунг «Милая Ева, поверь, это отличное пиво для Адама».

В других странах также встречаются товарные знаки в виде лозунгов: «Веди себя благоразумно» (для бюстгальтеров), «Ходи сухим» (для непромокаемых плащей). В Германии был заявлен на регистрацию лозунг «Пока вы ждете» в отношении одежды для беременных женщин, а в Швеции – «Только вещь, изготовленная мастерами, работает» для фонарей.

Эксперты ведомства по патентам и товарным знакам США по сравнению с западноевропейскими экспертами занимают более лояльную позицию в вопросах предоставления правовой охраны товарным знакам, состоящим из лозунгов. В США на страницах бюллетеней товарных знаков можно встретить множество знаков, которые представляют словосочетания, содержащие один или два глагола в повелительном наклонении:

   «Нажимай» для швейных машин,
   «Отведи душу» для инструментов,
   «Смотри и делай» для учебников.
Встречаются и другие типы лозунгов:
   «Она превратит тебя в бездыханного» в отношении водки,
   «Хорош до последней капли» для кофе.

Фирме «Макдоналдс» были предоставлены права на лозунг оригинальной структуры, выполненный в виде комбинации букв, напечатанных слитно: «TWOALLBEEFPATTIESSPECIALSAUCELETTUCECHEESEPICLESON-IONSESAMESEEDBUN» (при внимательном анализе прочитываются названия некоторых продуктов).

Ведомство Евросоюза предоставило правовую охрану таким знакам:

«We teach english to the world» («Мы обучаем английскому весь мир») в отношении учебников;
«Free to read, free to write, free to everyone»(«Свободно читать, свободно писать, свободно общаться с каждым») для компьютерных программ, обеспечивающих пользователям доступ в Интернет.

Экспертиза товарных знаков, представляющих лозунги, по сравнению с другими словесными знаками, имеет особенности, характеризующиеся необходимостью дать ответ на вопрос: в каком аспекте потребители воспринимают заявленное обозначение? В большинстве случаев – как лозунг, не подозревая о том, что с его помощью можно различать товары разных производителей.

Товарный знак «Beaty isn’t about looking young but good»

Фирма «Клиник лэборэториз, инк.» подала в ведомство Евросоюза заявку на регистрацию в качестве товарного знака лозунга «Beaty isn’t about looking young but good» («Красота не в молодости, а в свежести») в отношении косметических средств.

Ведомство вынесло решение об отказе в регистрации, мотивированное отсутствием у обозначения различительной способности (п. «b» ст. 7[1] инструкции «Товарный знак Евросоюза»).
В решении отмечалось:

   заявленное обозначение как отражающее общепринятые идеи и выражение типа «Выглядеть молодой, выглядеть свежей» является банальным;
   образованное по стереотипу это словосочетание не является оригинальным;
   оно будет восприниматься потребителями не как товарный знак, а как знак, имитирующий рекламный лозунг.

В жалобе на это решение заявитель привел такие доводы:

   заявленное обозначение отражает (за счет выбора другой в отличие от конкурентов рекламной стратегии) уникальную идею, которая служит указателем на место происхождения товаров;
   лозунг не относится к категории банальных выражений, а если бы и относился, то заложенные в ст. 7(1) Инструкции Евросоюза условия неохраноспособности не содержат проверку заявляемых обозначений на критерий «банальность»;
   из толкования положений п. «b» ст. 7(1) Инструкции следует, что для признания обозначения охраноспособным необходимо, чтобы оно обладало хотя бы минимальной различительной способностью;
   лозунг, несущий в себе заряд поэтических образов, сразу же бросается в глаза;
   у конкурентов нет необходимости использовать для описания своих товаров именно этот лозунг;
   заявленный лозунг зарегистрирован в качестве товарного знака в США и Китае.

В решении апелляционной инстанции, в частности, отмечено следующее. Вывод ведомства о том, что лозунг не является оригинальным, юридически несостоятелен, так как законодателем не предусмотрен такой критерий в качестве основания для отказа в регистрации заявляемого обозначения. Рассматриваемый лозунг может быть зарегистрирован в качестве товарного знака при условии дискламации всех входящих в его состав слов.

Апелляционная инстанция вынесла решение об удовлетворении жалобы и о направлении дела в ведомство для дальнейшего рассмотрения.

Лозунг «You won’t believe your eyes!» признан неохраноспособным

Фирма «Лук-о-лук интернэшнл бв’с» (Нидерланды) – владелец международной регистрации № 816934 в ряде европейских стран – 25 сентября 2003 г. заявила о территориальном расширении этой регистрации на Великобританию.

15 июня 2005 г. ведомство Великобритании по товарным знакам вынесло решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в отношении кондитерских изделий. Обозначение представляет комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента «You won’t believe your eyes!» («Вы не поверили бы своим глазам!»), выполненного из «танцующих» букв, изображенных в стилизованной манере, и двух изобразительных элементов в виде глаза, замещающих букву «о» в первых двух словах лозунга.

Предварительное решение ведомства было мотивировано тем, что заявленное обозначение лишено различительной способности.

На слушании дела адвокат заявителя привел следующие доводы для доказательства наличия у заявленного обозначения различительной способности:

   использование широко известного в Великобритании лозунга «You won’t believe your eyes!» для маркировки кондитерских изделий необычно;
   обозначение характеризуется необычной формой представления букв и заменой двух «о» изобразительными элементами в виде глаза, усиливающими эффект стилизации букв;
   в эквивалентных версиях на иностранных языках обозначение признано охраноспособным в странах Бенилюкса, Франции и Швейцарии.

Адвокат обратил внимание эксперта ведомства на решение Европейского суда по делу C-64/02 «ОHIМ против Ерпо Мобелверк», в котором закреплено: один и тот же тест должен применяться ко всем видам товарных знаков, несмотря на то, что их восприятие потребителем и не может быть одинаковым.

В решении ведомства отмечено, в частности, следующее. Главная цель п. «b» ст. 3(1) закона Великобритании о товарных знаках 1994 г. (не регистрируются товарные знаки, лишенные различительной способности) состоит в запрете регистрации тех обозначений, которые, не подпадая под условия неохраноспособности, приведенные в пунктах «c» и «d» этой статьи, все же не способны отличать товары (услуги) одного производителя товаров от товаров (услуг) другого производителя.

При рассмотрении объединенных дел С-53/01 и С-55/01 (8 апреля 2003 г.) Европейский суд установил, что при оценке наличия у заявленного обозначения различительной способности необходимо учитывать:

   тип товаров (услуг), для маркировки которых предназначается обозначение;
   степень его воздействия на потребителей товаров (услуг).

В соответствии с главой 6 Руководства по экспертизе товарных знаков, которым руководствуются эксперты ведомства Великобритании, лозунги регистрируются в качестве товарных знаков, если они не лишены различительной способности и не состоят из обозначений, описывающих товары (услуги) или их характеристики.

В решении суда низшей инстанции Европейского суда по делу «ОHIМ против Ерпо Мобелверк» отмечено:

   неправомерно при оценке различительной способности лозунгов применять критерии, более жесткие по сравнению с критериями, используемыми в отношении других видов товарных знаков;
   при экспертизе заявленных обозначений, представляющих лозунг, необходимо учитывать аспекты их использования в рекламе маркируемых этими знаками товаров.

При рассмотрении дела «Сайкс энтерпрайсез, инк. против ОHIМ» суд низшей инстанции Европейского суда признал заявленный в отношении услуг, относящихся к компьютерам, лозунг «Real people, real solution» («Реальные люди, реальные решения») неохраноспособным из-за отсутствия различительной способности: потребители воспринимают его не как товарный знак, а как рекламную информацию.

Потребителями кондитерских изделий являются взрослые и дети. Дети, попавшие на рекламный крючок, станут упрашивать родителей купить им прорекламированные сладости. И те, и другие будут воспринимать лозунг «You won’t believe your eyes!» как словосочетание, указывающее на исключительное качество рекламируемых кондитерских изделий, хотя его главная цель – указать источник происхождения товаров, то есть отличить рекламируемые сладости от сладостей других производителей.

На вопрос: относится ли форма стилизации начертания букв к категории, обусловливающей приобретение статуса изобразительного элемента, следует дать отрицательный ответ, так как очертания букв не являются оригинальными и запоминающимися для целей повторного приобретения покупок. Изобразительные элементы лишь усиливают семантику и дублируют последнее слово лозунга.

Заявленное обозначение в целом воспринимается как словосочетание, в котором изобразительные элементы усиливают его семантику. При этом выполнение букв в стилизованной манере не влияет на восприятие заявленного обозначения. Этот довод не относится к сущности рассмотренного дела, что подтверждается решением Европейского суда по делу С-218/01 «Хенкел…». В нем, в частности, отмечается:

   компетентные органы страны (члена Евросоюза) могут принять во внимание факт регистрации в другой стране тождественного обозначения для маркировки товаров (услуг), идентичных товарам (услугам), в отношении которых испрашивается охрана;
   регистрация в одной стране не обязывает ведомство другой страны следовать за этим решением, так как каждое дело характеризуется своими особенностями и обстоятельствами;
   наличие у заявленного обозначения различительной способности должно определяться с учетом национальных торговых обычаев.

Далее следует вывод об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности, обусловливающий вынесение решения об отказе в регистрации на основании п. «b» ст. 3(1) Инструкции Евросоюза.

Товарный знак «Have a break»

Фирма «Нестле» – владелец зарегистрированных в Великобритании товарных знаков «KIT KAT» и «Have a break… Have a Kit Kat» в отношении кондитерских изделий, в том числе шоколада, – подала 28 марта 1995 г. в ведомство Великобритании заявку на регистрацию в качестве товарного знака, представляющего лозунг «Have a break» («Устрой себе перерыв»), обозначения, которое является начальным элементом товарного знака «Have a break… Have a Kit Kat».

Эта заявка была оспорена конкурентом заявителя – фирмой «Марс УК, лтд.». 21 мая 2002 г. протест был удовлетворен ведомством, которое признало доводы оппонента правомерными: обозначение «Have a break» изначально не обладает различительной способностью и не приобрело ее в результате использования. Довод заявителя о том, что оспоренное обозначение, приобретя различительную способность в составе товарного знака «Have a break… Have a Kit Kat», заслуживает правовой охраны, был признан несостоятельным.

После того, как высокий суд Великобритании, рассмотрев иск заявителя о признании решения ведомства недействительным, не удовлетворил его, заявитель обжаловал решение высокого суда в апелляционном суде Великобритании. Апелляционный суд, придя (на основании свидетельских показаний, из которых следует, что потребители воспринимают в основном обозначение «Have a break» как лозунг, призывающий передохнуть, а не как товарный знак) к заключению о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, тем не менее не исключил возможности предоставления ему правовой охраны. Апелляционный суд установил, что из материалов, представленных заявителем, следует, что в большинстве случаев обозначение «Have a break» применялось в составе товарного знака «Have a break… Have a Kit Kat», с которым оно ассоциируется, а не как отдельный элемент.

Перед вынесением решения апелляционный суд обратился в Европейский суд, к компетенции которого отнесено толкование положений Директивы по согласованию законов о товарных знаках в странах Евросоюза. Цель – получить ответ на вопрос: может ли приобрести различительную способность обозначение, являющееся элементом зарегистрированного товарного знака, вследствие использования последнего?

Согласно регламенту рассмотрения дел в Европейском суде дело вначале рассматривается одним из генеральных адвокатов, который представляет свое заключение судьям. В заключении генерального адвоката отмечено, в частности, следующее. Правовая база при рассмотрении данного дела включает ст. 2 и 3 Директивы, положения которой инкорпорированы в закон Великобритании о товарных знаках 1994 г. Согласно ст. 2 Директивы товарный знак может состоять из любого обозначения, которое представлено в графической форме и способно выполнять функцию отличия товаров и услуг одного предприятия от товаров и услуг другого. В соответствии с подпунктом «b» п. 1 ст. 3 Директивы не регистрируются знаки, не обладающие различительной способностью. Однако на основании п. 3 этой статьи положения подпункта «b» не применимы, если на дату подачи заявки знак, вследствие его использования, приобрел различительную способность.

Оппонент считает, что положения ст. 3(3) Директивы следует толковать в следующем аспекте: приобретение обозначением, не обладающим различительным характером, различительной способности возможно только лишь в результате его фактического использования в обособленном виде, а не в составе зарегистрированного товарного знака. Эту позицию поддерживает также правительство Великобритании и комиссия Евросоюза.

Заявитель и ирландское правительство считают, что различительная способность может быть приобретена обозначением в результате его использования в составе другого обозначения. Из прецедентной практики Европейского суда следует, что использование претендующего на статус товарного знака обозначения в составе зарегистрированного товарного знака может обусловить вывод о приобретении им различительной способности. Так, при рассмотрении дела «Виндсерфинг Чимси» было установлено, что в процессе использования комбинированного обозначения словесный элемент «Чимси» приобрел различительную способность.

Потребители, увидев лозунг «Have a break», будут автоматически продолжать его до известного им товарного знака «Have a break… Have a Kit Kat», что указывает на источник происхождения товара. Европейский суд, рассмотрев дело о товарном знаке «Have a break» с учетом заключения адвоката, дал положительный ответ на поставленный апелляционным судом вопрос, обосновав свою позицию следующими рассуждениями.

Из толкования положений ст. 2 Директивы следует, что обозначение обладает различительной способностью, если оно способно отличать товары и услуги одного предприятия от товаров и услуг других предприятий. Различительная способность обозначения (как изначальная, так и приобретенная) должна оцениваться в аспекте соотнесения ее с товарами, маркируемыми этим обозначением, и с учетом восприятия знака потребителями этих товаров. Ст. 3(3) Директивы не содержит указания на то, что для удовлетворения этим условиям охраноспособности знак должен использоваться в «чистом виде», то есть без комбинации с другими знаками.

Приобретение обозначением различительной способности возможно в двух случаях: его использование независимо от других обозначений, а также в составе другого обозначения. В любом случае заявитель для признания своего обозначения охраноспособным должен доказать, что соответствующие потребители посредством этого обозначения идентифицируют источник происхождения маркированных им товаров.


Литература

1. Clinique laboratories inc’s applicatio// European trademark reports. 1999. № 9. Р. 750 – 757.
2. Societe des products nestle SA v Mars UK ltd//European trademark reports. 2005. № 10. Р. 1128 – 1143.
3. Look-o-look international BV’s application//European trademark reports. 2006. № 2. Р. 232 – 239.