Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Обновленное законодательство глазами разработчика и патентного поверенного

В.Н. Медведев - патентный поверенный, управляющий партнер фирмы "Городисский и Партнеры"
В.А.Мещеряков - заместитель начальника юридического отдела фирмы.

Часть I

Одной из основных причин обновления законов, послужила необходимость привести российское законодательство в области интеллектуальной собственности в соответствие с международными стандартами, в частности, с Соглашением о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Это обязательное условие для присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО). Однако в действительности по своей значимости и объему положения Соглашения ТРИПС, воспроизведенные обновленными российскими законами, несоизмеримо малы в сравнении с их другими новациями. Объясняется это тем, что законы, принятые в 1992 г., в основном соответствовали международным стандартам в области патентов и товарных знаков. Обновление законов было направлено на урегулирование проблем, которые не удалось разрешить в 1992 г., а также на соответствие современным экономическим отношениям.

Российское законодательство и Соглашение ТРИПС.

Среди специалистов в области интеллектуальной собственности Соглашение ТРИПС принято называть "Париж +". Это означает, что оно полностью основано на положениях Парижской конвенции по охране промышленной собственности, дополняя его. Положения Соглашения ТРИПС относятся не только к патентному законодательству, законодательству о товарных знаках, авторском праве и смежных правах и иным законам в области интеллектуальной собственности, но и к процессуальному, административному, антимонопольному, таможенному и уголовному законодательству.

В целом Соглашение ТРИПС отвечает современным международным стандартам, принятие и применение которых в России будет способствовать цивилизованному развитию в нашей стране правоотношений в области интеллектуальной собственности. Особенно значимыми являются положения, относящиеся к применению процессуального и таможенного законодательства в сфере интеллектуальной собственности, которое не развивалось в нашей стране из-за отсутствия рыночных отношений и закрытости экономики.

Патентным законом Российской Федерации воспроизведены, по существу, два положения Соглашения ТРИПС, относящиеся к принудительным лицензиям. Оба они содержатся и в п. 4 и 5 ст. 10 Патентного закона 1992 г. Обновленная редакция (п. 3 и 4 ст. 10) детализирует условия предоставления принудительной лицензии, расширяя права патентообладателя, ограниченные ею, и относит предоставление принудительных лицензий к правомочиям суда, а не Высшей патентной палаты Российской Федерации. Следует отметить, что за более чем десятилетний срок действия Патентного закона 1992 г. не было ни одного случая предоставления принудительной лицензии.

Формально в обновленном Патентном законе воспроизведены еще два положения Соглашения ТРИПС: все виды объектов изобретения разделены на "продукты" и "способы", а из условий патентоспособности промышленного образца исключено условие "промышленная применимость". Деление видов объектов изобретения на "продукты" и "способы" общепринято в мире и предусмотрено Европейской патентной конвенцией. Само это деление по существу ничего не меняет и даже косвенно следует из п. 2 ст. 10 Патентного закона 1992 г.

Однако важным отличием является отношение к так называемым изобретениям "на применение". Патентным законом 1992 г. предусматривалась выдача патента на изобретение, относящееся к применению известного средства по новому назначению. В обновленном Патентом законе нет специального упоминания об изобретениях "на применение". Этим закладывалась мысль о возможности выдачи патента на изобретение, относящееся не только к применению ранее известных средств по новому назначению, но и к первому применению нового средства, что применяется во многих развитых странах мира. Иными словами, теперь можно получить патент на группу изобретений, одно из которых относится к вновь созданному продукту или способу, а второе - к его применению. Отсутствие в обновленном Патентном законе специального упоминания об изобретениях "на применение" может вызвать неоднозначное толкование закона в этой части. Особенно острым этот вопрос может стать в случае, если в Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение не удастся включить положения, регулирующие данные вопросы.

Исключение из условий патентоспособности промышленного образца условия "промышленной применимости" обусловлено не столько необходимостью привести российское законодательство в соответствие с Соглашением ТРИПС (в котором условия "новизна" и "оригинальность" составляет минимальный перечень условий патентоспособности промышленного образца), сколько практикой отечественной экспертизы, подтвердившей избыточность условия "промышленная применимость", которое не применялось на практике.

В обновленный Закон о товарных знаках также по существу включены также два положения Соглашения ТРИПС.

Новой редакцией ст. 6 "Абсолютные основания для отказа в регистрации" воспроизведено положение Соглашения ТРИПС, устанавливающее запрет регистрации товарного знака или признание его правовой охраны недействительной, если он представляет собой или содержит элементы, которые охраняются в стране - участнице международного договора Российской Федерации в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с территории этой страны и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта. Эта норма направлена на защиту прав и законных интересов традиционных производителей вин и спиртных напитков, пользующихся повышенным спросом и происходящих c широко известных территорий.

Закон о товарных знаках 1992 г. также предусматривал возможность отказа в регистрации таких знаков или признание их правовой охраны недействительной, но только на основании экспертной оценки их способности ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и его изготовителя. Обновленный Закон о товарных знаках вместо экспертной оценки устанавливает императивное требование, которое должно быть удовлетворено уже по тому факту, что товарный знак предназначен для обозначения вин и спиртных напитков, не происходящих с указанной территории.

Новая глава 21 Закона о товарных знаках, содержащая ст. 191 и 192, регулирует правоотношения, связанные с общеизвестным товарным знаком. В частности, в этой главе воспроизведено положение Соглашения ТРИПС о том, что исключительное права владельца общеизвестного товарного знака, если этот знак ранее был зарегистрирован в качестве товарного знака, распространяется не только на однородные товары и услуги, в отношении которых он был зарегистрирован, но и на неоднородные товары при условии, что использование другим лицом тождественного или сходного до степени смешения товарного знака или обозначения в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей правообладателем, что может нанести ущерб его законным интересам.

Однако этим положением включенные в обновленный Закон о товарных знаках дополнения, касающиеся общеизвестных товарных знаков ограничиваются. Другие его положения не только не идут дальше ранее действовавших Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации , но и уступают этому нормативному правовому акту.

Так, в качестве единственного требования к признанию знака общеизвестным обновленный Закон о товарных знаках относит только приобретение знаком в Российской Федерации широкой известности в отношении товаров или услуг определенного юридического или физического лица в результате интенсивного использования. Практически все иные требования, предусмотренные для регистрируемых знаков (дискламация обозначений, не обладающих различительной способностью, включение в знак государственной и иной символики только с разрешения соответствующих органов, недопустимость предоставления правовой охраны обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, ограничения на включение в знак наименования места происхождения товара, недопустимость воспроизведения знаком фирменных наименований и промышленных образцов, включение в знак объектов авторского права, имен известных лиц без их согласия), прямо с общеизвестными знаками не соотносятся.

Некоторые из разработчиков Закона о товарных знаках полагали, что все требования, предъявляемые к регистрируемым знакам, относятся и к общеизвестным. Другие - что в Законе этого быть не должно, и в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно.

Первое мнение прямо не подтверждается содержанием обновленного Закона о товарных знаках . Правовое регулирование общеизвестных знаков выделено в самостоятельную главу. При этом положения, прямо устанавливающего, что иные требования к регистрируемым знакам относятся и к общеизвестным, Закон не содержит.

Второе мнение поддержано некоторыми коллегами из США, которые считают необязательным включать в Закон о товарных знаках подобные положения, полагая, что вопрос о признании знака общеизвестным должен решать суд. Взгляд из-за океана понятен и объясним. Высокоразвитая судебная система США традиционно рассматривает споры, связанные с охраноспособностью объектов промышленной собственности, и, в частности, товарных знаков. Для такой системы, действительно, принципиальной является судебная практика, а не законодательные акты, по сути формируемые исходя из судебных прецедентов.

Отечественная же правовая система основана на том, что источник права - закон. При этом российская судебная система традиционно не рассматривала споры данной категории. Поэтому отсутствие в обновленном Законе о товарных знаках нормы о распространении на общеизвестный знак требований, предъявляемых к обычным товарным знакам, может стать причиной неправильного и неединообразного его применения как Роспатентом, так и судебными органами. Хочется надеяться, что уже при первом случае, например, возникновении конфликта в связи с признанием общеизвестным знака, воспроизводящего объект авторского права, без согласия правообладателя, будет создан прецедент применения Закона, распространяющий требования, установленные для обычных товарных знаков, на общеизвестные знаки, который все расставит на свои места.

Еще один недостаток обновленного Закона о товарных знаках - отсутствие в нем императивной нормы, установленной Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, о правомочии владельца общеизвестного знака запрещать использование тождественного или сходного до степени смешения знака лицом, являющимся владельцем зарегистрированного знака. Это положение Парижской конвенции принципиально, поскольку, во-первых, законодательно закрепляет принцип "старшего права", основанный на преимуществе того владельца, права которого возникли ранее, или более ранней является дата исчисления срока действия права. Во-вторых, оно наряду с положением о праве владельца общеизвестного товарного знака оспаривать в Роспатенте действительность правовой охраны "конфликтующего" зарегистрированного товарного знака, расширяет ему набор средств для защиты своих прав и законных интересов и дополнительно предоставляет право запретить владельцу "конфликтующего" знака использовать свой знак в рамках судебной процедуры.

В редакции законопроекта, принятой Государственной думой в первом чтении, содержалась норма, направленная на воспроизведение упомянутого положения Парижской конвенции, однако при подготовке законопроекта ко второму чтению ее исключили. Вряд ли это разумно при наличии в обновленном Законе о товарных знаках главы 21, о которой речь уже шла выше.

Постатейный комментарий обновленного Закона о товарных знаках

Новая редакция п. 2 ст. 4 "Исключительное право на товарный знак":
   дополняет товары и их упаковки, маркировка которых охраняемым товарным знаком требует разрешения правообладателя, этикетками для этих товаров. Это означает, что действие прав на товарный знак, зарегистрированный в отношении каких-либо товаров, распространяется не только на товары и их упаковки, но и на этикетки для этих товаров. При этом товары, этикетки и упаковки товаров, на которых незаконно используется охраняемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, считаются контрафактными;
   относит несанкционированное использование доменного имени в сети Интернет, воспроизводящего охраняемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, к нарушению прав на товарный знак, если по этому виртуальному адресу осуществляется продажа однородных товаров и иные действия, связанные с их введением в оборот. Это положение должно покончить с неединообразной судебной практикой толкования взаимоотношений товарного знака и доменного имени и законодательно закрепить уже в определенной мере устоявшуюся практику.

П. 1 ст. 6 "Абсолютные основания для отказа в регистрации" включает положение о различительной способности обозначения, приобретенной им в результате его использования, как обстоятельства для отнесения обозначения к охраноспособным. В сущности это положение широко применяется во многих странах и уже относительно давно - в практике Роспатента, поскольку основано на природе различительной способности обозначений. Как известно, все обозначения можно условно разделить на изначально обладающие различительной способностью, будучи фантазийными ("изобретенными") и изначально не обладающие различительной способностью, но приобретающие ее в результате их использования.

Дополнительным п. 4 ст. 6 установлен запрет на предоставление правовой охраны в качестве товарных знаков обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если правовая охрана испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками.

Ст. 7 "Иные основания для отказа в регистрации":
установлена возможность предоставления правовой охраны товарному знаку, сходному до степени смешения со знаком, имеющим более ранний приоритет, в случае согласия на это его владельца (легализованы так называемые письма-согласия);
изменены условия противопоставления охраняемого фирменного наименования зарегистрированному товарному знаку. Во-первых, уточнено, что не может быть зарегистрирован товарный знак, только тождественный фирменному наименованию, а не сходный с ним до степени смешения. Во-вторых, исключено условие известности фирменного наименования, т.е. противопоставляться может любое охраняемое фирменное наименование, а не только приобретшее широкую известность. Уточняется, что фирменное наименование может быть противопоставлено охраняемому товарному знаку при условии, что право на него возникло ранее даты приоритета товарного знака. В целом это положение обеспечивает справедливое условие защиты прав и законных интересов владельцев любых фирменных наименований, а не только широко известных.

Однако условие тождественности фирменного наименования и товарного знака неудачно. Само условие противопоставления фирменного наименования товарному знаку направлено на защиту прав владельца фирменного наименования, если это право возникло ранее приоритета товарного знака. Защита основана на аннулировании действия товарного знака.

Фирменное наименование является одним из видов средств индивидуализации товаров, услуг, их производителей. Существующая проблема имитации средств индивидуализации, т.е. использования обозначений, сходных до степени смешения с охраняемыми средствами индивидуализации, относится ко всем видам этих средств, в том числе и к фирменным наименованиям. Ограничение же возможности противопоставления фирменного наименования только тождественному товарному знаку делает защиту прав на основе аннулирования действия регистрации товарного знака недостаточной.

Теперь согласно п. 2 ст. 8 "Заявка на регистрацию товарного знака" представлять отечественных заявителей, правообладателей, иных лиц перед Роспатентом могут только российские патентные поверенные, что ограничивает круг лиц на ведение дел с патентным ведомством и направлено на ужесточение требований к профессиональной подготовке.

Ст. 8 установлено, что перевод на русский язык документов, прилагаемых к заявке, может быть представлен заявителем не позднее двух месяцев с даты направления ему Роспатентом уведомления о необходимости выполнения данного требования. Ранее перевод представлялся в течение двух месяцев после поступления заявки в Роспатент. Это изменение позволит увеличить срок представления перевода указанных документов.

Дополнительный п. 7 ст. 8 указывает, что после подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака, с ее документами, содержащимися на дату подачи, вправе ознакомиться любое лицо. Закон не содержит положений о каких-либо действиях, связанных с указанной доступностью третьим лицам документов заявок, как это имеет место в Патентном законе. В нем предусмотрено оспаривание действительности патента при включении в формулу изобретения признаков, не содержащихся в первоначальных материалах заявки. Однако само условие доступности первоначальных материалов заявки третьим лицам предоставляет им основанную на Законе возможность устанавливать факты нарушения требований к изменению первоначальных материалов заявки (изменение заявленного обозначения, перечня товаров и услуг) после предоставления правовой охраны знакам. Пресечение же указанных нарушений, очевидно, может быть осуществлено этими лицами на основе общегражданского права оспорить в суде любое решение (действие), принятое в административном порядке.

Ст. 10 "Экспертиза заявки на товарный знак":
уточнено, что изменение заявителя при уступке права на заявку или в результате изменения наименования заявителя, а также исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки может быть произведено до даты регистрации товарного знака, а не до принятия экспертизой решения, как это предусматривали ранее действовавшие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания;
ужесточены условия продления срока представления запрошенных материалов. Он продлевается не более чем на шесть месяцев по просьбе заявителя, а на более длительный срок - при подтверждении уважительных причин его несоблюдения;
воспроизведено положение Договора о законах по товарным знакам (TLT) о выделении заявки на этапе экспертизы заявленного обозначения по первоначальной заявке при условии, что товары и услуги в этих заявках являются неоднородными. Это положение благоприятно для заявителя в ситуации, когда эксперт намерен принять решение о регистрации заявленного обозначения только в отношении части товаров или услуг. Разделение заявки в такой ситуации позволит без задержки зарегистрировать знак в отношении части товаров или услуг, а в отношении другой части можно вести процедуру оспаривания решения экспертизы об отказе в регистрации знака.

Однако Закон не воспроизводит положение подпункта iii п. 1 ст. 7 упомянутого Договора. Оно предусматривает разделение заявки по указанному принципу на этапе рассмотрения возражения на решение экспертизы. Применительно к российскому законодательству речь идет о возражениях, подаваемых в Палату по патентным спорам против решения о так называемом "частичном отказе", в соответствии с которым изменяется перечень заявленных товаров.

П. 4 ст. 12 расширен перечень оснований для пересмотра самой экспертизой решений о предоставлении правовой охраны знаку. Наряду с поступлением в Роспатент заявки, имеющей более ранний приоритет, например, конвенционный, в этот перечень включена заявка на тождественный товарный знак или охраняемый тождественный товарный знак с более ранней датой подачи в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров; регистрация в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного заявленному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения, а также удовлетворение заявления об изменении заявителя, приведшие к возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Ст. 13 "Обжалование решения по заявке и восстановление пропущенных сроков" и некоторыми другими статьями Закона и Патентным законом предусмотрено образование Палаты по патентным спорам. К ее правомочиям отнесено рассмотрение возражений на решения экспертизы по заявкам на товарные знаки, изобретения и иные объекты промышленной собственности, возражения против выдачи на них охранных документов, а также рассмотрение некоторых иных споров. Эта Палата образована вместо Апелляционной и Высшей патентной палат Роспатента, предусмотренных прежним законодательством.

При этом хотелось бы надеяться, что увеличение числа споров, возникающих в области интеллектуальной собственности, станет побудительной причиной для создания в России специализированного Патентного суда вместо Палаты по патентным спорам, как это произошло в ФРГ в конце 50-х гг. 20 века. Суды этой страны из-за огромного числа споров в данной области и технической сложности рассматриваемых дел сами инициировали создание федерального патентного суда.

Ст. 14 "Регистрация товарного знака" установлено, что при непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, регистрация знака не производится, а соответствующая заявка признается отозванной. Это положение однозначно устанавливает последствия несвоевременной уплаты пошлины: заявитель теряет на заявку все права, а заявка больше не препятствует регистрации знака или знака, сходного с ним до степени смешения на имя третьих лиц.

Ст. 15 "Выдача свидетельства на товарный знак" сокращает срок выдачи свидетельства на товарный знак с трех до одного месяца с даты регистрации товарного знака в Реестре.

Ст. 17 "Внесение изменений в регистрацию" воспроизведено положение Договора о законах по товарным знакам (TLT) о разделении охраняемого товарного знака на этапе оспаривания действительности его охраны. Оно позволит вести спор только в отношении части товаров и услуг, а действие охраняемого знака в отношении другой части будет продолжаться независимо от результатов рассмотрения спора.

Ст. 18 "Публикация сведений о регистрации" сокращен срок опубликования в официальном бюллетене Роспатента сведений о регистрации товарного знака с шести месяцев с даты его регистрации в Реестре до незамедлительного.

П. 3 ст. 22 "Использование товарного знака и последствия его неиспользования" сокращен срок непрерывного неиспользования товарного знака как основания для досрочного прекращения его правовой охраны с пяти до трех лет. При этом уточнено, что заявление о досрочном прекращении охраны может быть подано по истечении трех лет после регистрации знака, но до истечения трех лет, если знак не используется до даты подачи такого заявления.

C другой стороны, обновленный Закон о товарных знаках не воспроизводит положение п. 2 ст. 19 Соглашения ТРИПС, которое расширяет круг лиц, использование которыми охраняемого товарного знака исключает досрочное прекращение правовой охраны по причине его неиспользования. К этим лицам Закон относит владельца товарного знака и его лицензиатов. Соглашение ТРИПС относит к таким лицам и нелицензиатов, которые используют охраняемый товарный знак под контролем его владельца. Такое положение имеет существенное значение, поскольку расширяет возможности владельцев товарных знаков обеспечить действие их правовой охраны, не нанося ущерба удовлетворению спроса на рынке товаров и услуг. Это особенно важно для иностранных правообладателей, которые, как правило, привыкли к тому, что их знаки признаются использованными не только при использовании лицензиатами, но и любыми лицами под контролем правообладателей.

Кроме того, неполно воспроизведены положения ст. 5 С.-(2) Парижской конвенции, которая допускает возможность использования знака в форме, отличающейся от зарегистрированной лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака. При этом (что принципиально для толкования границ различий между зарегистрированным и применяемым знаками) указанная норма уточняет, что форма использования зарегистрированного знака не ограничивает предоставленную ему охрану.

В соответствии с п. 2 ст. 4 обновленного Закона о товарных знаках нарушением исключительного права владельца товарного знака признается несанкционированное использование третьими лицами не только знака, тождественного зарегистрированному, но и сходных с ним до степени смешения обозначений. Это положение, с одной стороны, устанавливает, что несанкционированное использование третьими лицами товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, признается нарушением исключительного права владельца товарного знака. С другой стороны, использование этого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, с согласия владельца не является нарушением его исключительного права.

Это означает, что границы правовой охраны товарного знака, с учетом отличий применяемых обозначений от зарегистрированного, определяются обозначениями, сходными до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Данное положение Парижской конвенции Г. Боденхаузен [1] комментирует так что различия в форме используемых обозначений с зарегистрированным "не сужают уровня защиты знака". Это означает, что знак в той форме, в которой он зарегистрирован, не может считаться неиспользованным в смысле статьи 5 С-(1) Парижской конвенции. И, кроме того, исходя из возможности подделки знаков третьими лицами, знак должен считаться используемым в своей первоначальной форме.

Таким образом, указанная норма Парижской конвенции означает, что применение знака, сходного до степени смешения с зарегистрированным, должно рассматриваться как подтверждение использования зарегистрированного товарного знака. Обновленный Закон о товарных знаках предусматривает только одно условие Парижской конвенции: "изменение отдельных элементов товарного знака, не меняющее его существа". Это условие более неопределенное в сравнении со сходством до степени смешения, поскольку не имеет устоявшихся методологических подходов к применению. Разумеется, на практике эти вопросы должны решаться с применением указанных выше императивных норм Парижской конвенции. Частичное воспроизведение этих императивных норм в обновленном Законе о товарных знаках не соответствует одному из классических требований законодательной техники к разработке законов, воспроизводящих императивные нормы международных актов, и вызовет неудобства при их применении на практике.

Ст. 23 "Исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака" исключает отнесение к исчерпанию прав случаев, когда маркированный товарным знаком товар правомерно введен в гражданский оборот на территории иностранного государства, а затем ввозится на территорию Российской Федерации.

Ст. 28 "Оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку" и 29 "Прекращение правовой охраны товарного знака":
воспроизведены положения ст. 6 septies Парижской конвенции о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя владельца знака в одной из стран - участниц Конвенции без разрешения владельца. При этом установлено, что споры по данному вопросу рассматривает Палата по патентным спорам. До настоящего времени это положение у нас в стране не применялось (за исключением недавнего прецедента Апелляционной палаты Роспатента, принявшей к рассмотрению ходатайство владельца охраняемого за рубежом товарного знака о его аннулировании. Охрана этого знака на территории Российской Федерации была предоставлена представителю указанного владельца в России без согласия зарубежного правообладателя), поскольку российским законодательством не был установлен орган, уполномоченный рассматривать такие споры;
установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным полностью или частично, если действия владельца, связанные с его регистрацией, признаны антимонопольным органом или судом актом недобросовестной конкуренции. Наряду с этой нормой законом РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (в редакции от 9 октября 2002 г.) установлена корреспондирующаяся норма (п. 2 и 3 ст. 10) о праве антимонопольного органа принять решение о признании регистрации товарного знака недействительной, если действия правообладателя, связанные с его регистрацией, признаны актом недобросовестной конкуренции. Эти нормы направлены на пресечение так называемых пиратских регистраций товарных знаков, когда обозначение изначально используемое одним лицом, регистрируется на имя другого лица, знавшего об этом и приобретшего правовую охрану на этот знак лишь для продажи (уступки) его первоначальному пользователю.

В вопросах оспаривания и признания недействительной правовой охраны знаков существует проблема охраноспособности товарных знаков на лучшие широко известные "советские" товары, производимые и в настоящее время.

Суть этой проблемы в том, что в СССР товарные знаки не использовались для отличия товаров одних производителей от товаров других. Под этими обозначениями товары выпускались различными государственными предприятиями на основе централизованного государственного планирования и стандартов. Существовавший в тот период способ товарного производства способствовал восприятию потребителями этих обозначений как наименований видов товаров и "размывал" различительную способность тех из них, которые изначально ею обладали.

С переходом на рыночные отношения изменилось и отношение к товарным знакам, которые стали использоваться по своему прямому назначению. Появились случаи, когда один из традиционных производителей или государственный посредник, обладая правом на товарный знак, стал предъявлять другим традиционным производителям этих же товаров претензии о незаконном использовании охраняемого товарного знака. Первый такой случай произошел в 1991 г. с товарными знаками на знаменитые русские водки "Столичная", "Московская" и еще с 10-ю знаками. Окончилось тем, что эти знаки аннулировали.

С исчезновением "хозяина" этих знаков на российском рынке появилась низкокачественная водка, маркированная этими знаками. Ее выпускали даже те, кто никогда водку не производил. Осознав опрометчивость такого аннулирования, решением председателя Роспатента действие правовой охраны этих знаков было восстановлено. Однако затем по протесту заместителя генерального прокурора Российской Федерации эти знаки вновь были аннулированы решением генерального директора Роспатента . В дальнейшем решениями арбитражных судов действие этих знаков было вновь восстановлено.

Этот пример ярко продемонстрировал проблему: с одной стороны, с методологической точки зрения, имелись веские основания считать эти знаки вошедшими во всеобщее употребление как наименования видов товаров и по этой причине прекратить действие их правовой охраны. С другой, если их аннулировать, существовала опасность бесконтрольного поступления на российский рынок опасных для здоровья товаров. С третьей стороны, возникала несправедливость, заключавшаяся в том, что ранее эти обозначения безвозмездно использовали все традиционные товаропроизводители. Затем один из них или кто-то иной получил исключительное право на их использование.

К настоящему времени в отношении указанных водочных товарных знаков проблема сравнительно благополучно разрешилась, но на основе специфических для этого обстоятельств. Права на них перешли к государству в лице его представителя, признанного правопреемником изначального правообладателя - государственного внешнеторгового объединения "Союзплодоимпорт". Этому предшествовала большая работа, проведенная Генеральной прокуратурой и МВД России, закончившаяся решением арбитражного суда о незаконности акционирования упомянутого государственного объединения.

Однако самый ранний по приоритету широкоизвестный комбинированный товарный знак "Столичная" остается ущербным, поскольку это словесное обозначение дискламировано решением Апелляционной палаты Роспатента и оставлено в силе решениями арбитражных судов. В настоящее время, как нам известно, спор в отношении этого товарного знака продолжается. Аналогичная проблема сохраняется и в отношении других товарных знаков, относящихся к качественным "советским" товарам.

В 2000 г. Роспатент прорабатывал вопрос об урегулировании этой проблемы на основе принципа: сохранить "хозяина" такого рода знаков, но не обременять традиционных товаропроизводителей возмездным разрешением на их использование. Одно из предложений было включено в законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон о товарных знаках. Однако в окончательной редакции оно не было принято.

Нам представляется, что эту проблему следует урегулировать законодательно. За основу можно принять предложения Ассоциации предприятий кондитерской промышленности. Их суть заключается в законодательном закреплении положения, исключающего признание недействительной регистрации товарного знака, использовавшегося еще во времена СССР несколькими товаропроизводителями, из-за отсутствия у него различительной способности, а также положения, обязывающего владельца знака предоставить неисключительную безвозмездную лицензию на его использование любому лицу, которое использовало этот знак еще в СССР, либо его правопреемнику. При этом следует установить, что аннулированные товарные знаки на указанные товары из-за утраты различительной способности подлежат восстановлению по ходатайству их правообладателей.

Принятие этих положений означало бы, что все зарегистрированные товарные знаки на наименования, использованные в отношении известных еще в СССР товаров и услуг, перестали быть уязвимыми при попытке их аннулирования из-за отсутствия различительной способности.

С другой стороны, все традиционные товаропроизводители также могут продолжить беспрепятственное использование этих знаков, но с соблюдением условия выпуска продукции, качество которой не ниже продукции владельца товарного знака или соответствует принятым стандартам. При несоблюдении этого условия действие лицензионного договора может прекратиться в порядке, установленном гражданским законодательством.

Это предложение позволит указать конкретного "хозяина" товарных знаков, заинтересованного в высоком качестве товаров, и безвозмездно продолжить их использование теми традиционными товаропроизводителями (или их правопреемниками), которые выпускали товары, маркированные этими знаками еще в СССР. Новые товаропроизводители смогут использовать эти знаки только по возмездному разрешению (лицензионному договору) их владельцев. В итоге будут удовлетворены интересы не только традиционных товаропроизводителей, но и потребителей, т.е. общества и государства.

Третьим абзацем п. 2 ст. 46 "Ответственность за незаконное использование товарного знака и наименования места происхождения товара" установлена дополнительная санкция в отношении нарушения исключительного права на товарный знак - уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Исключение составляют случаи обращения этих контрафактных товаров в доход государства или их передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения.

Введенный п. 4 ст. 46 установливает дополнительное право владельцам товарных знаков вместо требования о взыскании причиненных убытков требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, выплаты определяемой судом компенсации в размере от 1 до 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда.

(Продолжение следует)


[1] Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М.: Прогресс, 1977.