Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Обновленное законодательство глазами разработчика и патентного поверенного. Часть II

Медведев В.Н. - управляющй партнер,
Мещеряков В.А. - заместитель начальника юридического отдела, ООО "Юридическая фирма Городисский и партнеры".

Часть I
Часть II

Постатейный комментарий патентного закона

Новой редакцией п. 3 ст. 3 обладателю патента предоставлено право на продление срока действия патента с 20 до 25 лет в отношении изобретений, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получить разрешение уполномоченного государственного органа. Это положение направлено на полную или частичную компенсацию фактического сокращения срока действия патента в связи с апробацией указанных средств.

П.1 ст. 4 дано определение изобретения через понятие "техническое решение", а п. 2 ст. 4 содержит перечень того, что не признается техническим решением и по этой причине не может быть признано изобретением. С одной стороны, это положение определяет системный подход к тому, какие технические решения могут быть отнесены к изобретениям. Однако при этом отсутствие определения понятия "техническое решение", которое, очевидно, имеет философский характер (например, может ли рассматриваться человек в качестве технического средства, выполняющего технологические действия в способе), размывает границы самого понятия, что создает условия для субъективной оценки при отнесении решения к техническому.

Определение способа как процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств может повлиять на практику экспертизы. Здесь могут возникнуть вопросы к патентоспособности изобретений, относящихся, в частности, к способам контроля технологических процессов и заключающихся в визуальном определении контролируемых параметров, к способам лечебной гимнастики без применения приспособлений и т.п.

Перечень решений, которые не относятся к техническим и поэтому не считаются изобретениями, повторяет содержание соответствующих положений Европейской патентной конвенции. При этом из непатентоспособных исключены изобретения, относящиеся к алгоритмам для вычислительных машин, а также так называемые планировочные решения, относящиеся к схемам планировки сооружений, зданий, территорий.

Исключение алгоритмов для ЭВМ из числа непатентоспособных изобретений вполне оправданно. Это ограничение по существу не соблюдалось на практике, в соответствии с которой алгоритмы выражались через работу ЭВМ или в виде схемотехнических решений. Сами же программы для ЭВМ остались непатентоспособными. Представляется, что это не следует оценивать как отставание российского законодательства от законодательства зарубежных стран, которое, якобы, предусматривает выдачу патентов на программы для ЭВМ. Как показывает практика, в том числе США, на программы для ЭВМ "в чистом виде" патенты не выдают. Их продолжают охранять как объекты авторского права. Патенты на изобретения, в которых используются программы для ЭВМ, выдают, в частности, на способы, в которых некоторые действия выполняют с использованием программных продуктов, а также на алгоритмы программ для ЭВМ.

П. 1 ст. 6 исключено условие патентоспособности промышленного образца "промышленная применимость", избыточность которого подтверждена многолетней практикой экспертизы Роспатента и соответствует минимальным требованиям к патентоспособности промышленного образца, предусмотренным Соглашением ТРИПС.

П. 2 ст. 6 из перечня промышленных образцов, не признаваемых патентоспособными, исключена "печатная продукция как таковая". Это соответствует мировой практике, но, несмотря на запрет Патентного закона 1992 г., в правоприменительной практике Роспатента на изделия, являющиеся по существу печатной продукцией, выдавались патенты.

П. 1 ст. 8 установлен только перечень лиц, имеющих право на получение патента, а содержащиеся в старой редакции процессуальные условия передачи этих прав перенесены в п.2 ст.20. Это структурное, по сути, изменение, как представляется, будет способствовать однозначному пониманию того, какие лица имеют право на получение патента и не отождествлять это право с процессуальными условиями его передачи.

Согласно п. 2 ст. 8 Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения работнику (автору) за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы. К сожалению, это свидетельствует о неготовности правительства и законодателя установить оптимальные условия определения суммы этого вознаграждения. Та же проблема стояла перед законодателем еще в 1992 г. при подготовке Патентного закона. В результате бурных и продолжительных дискуссий о выплате авторам вознаграждения приемлемого решения найти не удалось. Этот вопрос был урегулирован продлением действия соответствующих положений законов СССР "Об изобретениях в СССР" и "О промышленных образцах" постановлением Верховного Совета Российской Федерации "О введении в действие Патентного закона РФ" (п. 6). Этим пунктом также установлено, что пролонгированные положения указанных законов СССР применяются до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

В дальнейшем Постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. № 822 дало разъяснения по применению пролонгированных положений. В результате остался нерешенным вопрос о минимальных ставках вознаграждения авторам полезных моделей, а вместо неудачно сформулированной нормы о "соразмерности выгоде" как критерия определения суммы вознаграждения действующий закон вообще не содержит критериев, которые могли бы служить ориентиром для определения суммы вознаграждения.

Ст. 91 предусмотрена возможность выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные за счет государственных средств, на имя самого государства, Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Появление ее в Законе стало результатом продолжительных и бурных дискуссий на уровне правительственных структур, начавшихся еще в 1997 г. Патентный закон 1992 г. не предусматривал предоставление государству исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, созданные за счет государственных средств. Следует отметить, что подготовка и принятие этого Закона пришлись на время активной демократизации нашего общества и разгосударствления, в том числе в области исключительных прав на научно-технические результаты.

В противовес авторскому свидетельству, удостоверяющему исключительные права государства на изобретения, была принята патентная форма охраны изобретений, предоставляющая исключительные права самим разработчикам. При этом государство было неоправданно исключено из числа возможных правообладателей. И когда в начале 1997 г. вновь заговорили о том, что разработанные ранее научно-технические достижения в нашем отечестве, содержащиеся в пылящихся на полках отчетах о НИОКР и иных проектах, оцениваются в 400 - 600 млрд. долл., вспомнили о правах на них государства, разглядели дополнительный источник поступления в бюджет финансовых средств.

В дискуссиях о правовом урегулировании этой проблемы преобладали два мнения. Одно основывалось на отношениях к инновациям, существовавших в период командно-административной системы управления экономикой, второе - на рыночных отношениях. Первую концепцию предлагалось осуществить, предоставив исключительные права на указанные объекты государству, вторую - разработчику. Приверженцы первой концепции, представители некоторых министерств и ведомств, увидели в этом свой прямой интерес, который, называя вещи своими именами, состоял в том, что можно на законном основании получать дополнительные деньги, в том числе в персональном порядке, ничего полезного при этом для государства не делая. Основным сторонником этой концепции был Минфин России. Традиционно выступая как фискальный орган, он исходил из того, что все права на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет государственных средств, должны принадлежать государству, которое получит возможность продавать их всем желающим. Это станет дополнительным источником поступления финансовых средств в бюджет.

Нежизнеспособность такого подхода доказал мировой опыт, в первую очередь, практика США. Вплоть до 1980 г. законодательство этой страны предусматривало, что право на получение патента на изобретение, созданное за счет средств федерального бюджета, принадлежит правительству США. Однако практика показала, что и в такой экономически развитой стране государственных средств катастрофически не хватает на коммерциализацию даже весьма перспективных изобретений, права на которые принадлежат государству. Негосударственные же инвесторы не вкладывают свои деньги в проекты, в основе которых лежат не принадлежащие им права.

В дальнейшем в патентное законодательство США были внесены изменения, предусматривающие предоставление исключительных прав на такие изобретения негосударственным инвесторам, вкладывающим свои средства в продвижение их на рынок. Государство же сохраняло права только на изобретения, коммерциализация которых планировалась за счет государственных средств. Изменения, внесенные в американское законодательство, оказались более чем успешными и обеспечили за относительно короткое время значительное увеличение ввода в оборот новейших прогрессивных технологий, а также иных объектов техники. Это принесло огромную прибыль негосударственным инвесторам, значительные налоговые поступления в бюджет и создало дополнительные рабочие места.

Однако мировая практика не стала для нас примером. Правительство Российской Федерации, приняло два постановления "О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" от 29 сентября 1998 г. № 1132 и "Об использовании результатов научно-технической деятельности" от 2 сентября 1999 г. № 982. В них указывалось, что права на результаты научно-технической деятельности, созданные ранее за счет государственных средств, принадлежат государству в лице Российской Федерации. В отношении результатов, которые будут получены в будущем при выполнении государственных заказов, финансируемых из государственного бюджета, постановления предусматривали, что их правообладатель должен определиться в рамках государственных контрактов. При этом в отношении объектов военного, специального и двойного назначения правообладателем может быть государство или разработчик, а в отношении объектов гражданского назначения - только государство.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1132 было образовано агентство ФАПРИД, подведомственное Министерству юстиции РФ. Свою печальную известность ФАПРИД приобрело как фискальный орган, которому отчисляются проценты от доходов, получаемых в результате коммерциализации результатов научно-технической деятельности только за визу его должностных лиц на документах, необходимых для начала коммерциализации. Громадье планов, сулящих заметные финансовые поступления в федеральный бюджет за счет деятельности ФАПРИД, завершилось на определенном этапе увольнением его руководителя и предложением Министерства юстиции РФ о возбуждении уголовного дела по факту финансовых злоупотреблений.

Однако с приходом в Правительство Российской Федерации более либеральных экономистов - рыночников, определенных успехов добились сторонники второй, либеральной концепции, к наиболее активным из которых неизменно относились руководители Роспатента. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. № 1607-р регламентировало критерии закрепления прав на результаты научно-технической деятельности за государством. В соответствии с ними государство должно иметь права только на результаты, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности страны, а также доведение которых до стадии промышленного применения оно берет на себя.

Однако практика оказания услуг фирмой "Городисский и Партнеры" по установлению прав на результаты научно-технической деятельности, полученные еще в СССР и в дальнейшем, свидетельствует, что эти результаты, пока не приобретут подлинного хозяина в лице хозяйствующего субъекта, имеющего материально-финансовые ресурсы и желающего вести бизнес с использованием прогрессивных технологий и иных конкурентоспособных достижений, оставаясь в государственном владении, являются невостребованными.

Новый раздел VI1 Патентного закона РФ предусматривает правовую охрану секретных изобретений. Его положения вступят в силу с 1 января 2004 г. Это право не относится к иностранным лицам. Концептуальный замысел охраны секретных изобретений заключается в том, чтобы сделать их объектами рыночных отношений, которые ограничены условиями соблюдения законодательства о государственной тайне.

Следует отметить, что все наиболее индустриально развитые страны предусматривают правовую охрану секретных изобретений. Некоторые охраняют их патентами. В США патенты на секретные изобретения не выдают. Поступившие в патентное ведомство этой страны заявки на выдачу патентов на изобретения проверяются на предмет отнесения их к секретным. Изобретение, признанное секретным, используется по усмотрению государства, а его автору выплачивается компенсация. После рассекречивания на изобретение может быть выдан патент. Между странами НАТО заключен договор, регулирующий отношения в области секретных изобретений.

Отсутствие на протяжении более 10 лет законодательного регулирования правоотношений в области секретных изобретений не делает чести нашему государству державе, имеющей мощный военно-промышленный комплекс. В период принятия в 1992 г. Патентного закона в России началось реформирование и этой закрытой области промышленности. Поэтому в Патентный закон 1992 г. не удалось включить раздел, посвященный секретным изобретениям. В дальнейшем Роспатент совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами дважды готовил Закон о секретных изобретениях. Обе его версии, принятые Государственной думой и Советом Федерации, были отклонены бывшим Президентом РФ Б.Н.Ельциным.

Версия, включенная в Федеральный закон Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации", практически повторяет отклоненные бывшим Президентом версии законов о секретных изобретениях. Это обстоятельство дает основания полагать, что отклонение двух принятых Государственной думой законов было обусловлено не правовыми, а корпоративными политическими соображениям.

В отличие от предшествующих, настоящая версия не содержит положений, конкретизирующих процедуру подачи заявок в различные уполномоченные министерства и ведомства, которым будет поручена их экспертиза, и рассмотрение споров о тематической принадлежности. Теперь эту процедуру необходимо установить нормативными правовыми актами Правительства РФ. Кроме того, принятая версия не содержит положения, устанавливающего включение рассекреченного изобретения с даты его приоритета в предшествующий уровень техники, в сравнении с которым определяется патентоспособность несекретных изобретений. Его отсутствие может стать причиной неединообразного подхода к решению этого вопроса в правоприменительной практике.

П. 1 ст. 10 предусмотрено, что исключительное право патентообладателя включает перечень действий, которые он вправе разрешать или запрещать другим лицам. К этим действиям, в отличие от старой редакции, отнесено использование устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

П. 2 ст. 10 уточняет, что эквивалентность признаков, применяемая при установлении фактов незаконного использования охраняемого изобретения, должна быть известной, причем известной до даты совершения действий по незаконному использованию изобретения.

Ст. 11 уточнено, что правомерное введение за рубежом в гражданский оборот продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, промышленный образец, не считается исчерпанием прав патентообладателя.

Ст. 12 конкретизирует, что под объемом использования в рамках права преждепользования в случае, когда третьим лицом были сделаны только необходимые к использованию приготовления, следует понимать объем, предусмотренный этими приготовлениями.

П. 3 ст. 13 предусмотрены положения, предоставляющие возможность автору изобретения, имеющему право на получение патента, не уплачивать пошлин за патентование своего изобретения, т.е. получить патент бесплатно. Однако при этом он обязуется уступить полученный патент любому лицу, которое первым обратится в Роспатент с предложением об уступке патента. В свою очередь, это лицо обязано уплатить необходимые пошлины, от уплаты которых был освобожден автор. Такая мера направлена на создание условий для патентования изобретений, авторы которых не в состоянии уплатить пошлины.

П. 1 ст. 15 установлено, что право подать заявку на выдачу патента принадлежит лицу, имеющему право на его получение. Принятие этого положения завершило действие противоестественного и навязанного Министерством юстиции РФ подхода, предусматривающего право на получение патента одному лицу, а право на подачу заявки - другому.

П. 1 ст. 18 расширен перечень промышленных образцов, на которые может быть подана одна заявка с соблюдением требования единства промышленного образца. Вместо вариантов промышленного образца предусмотрена группа промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел. Это изменение является аналогичным требованию единства изобретения и полезной модели.

П. 7 и 8 ст. 21 установлен несколько иной порядок проведения экспертизы заявки по существу. В процессе подготовки Роспатентом изменений и дополнений к Патентному закону развернулась дискуссия о целесообразности сохранения отсроченной экспертизы. Было даже разработано несколько версий процедуры экспертизы заявки по существу, проводимой без ходатайства о ее проведении, сразу же по окончании формальной экспертизы.

Предыстория дискуссии уходит в период разработки Закона 1992 г., когда мнения специалистов о целесообразности введения отсроченной экспертизы, применяемой во многих странах, но не предусмотренной советским законодательством, разделились. Противники отсроченной экспертизы мотивировали свою точку зрения предположениями о том, что эта экспертиза невыгодна отечественным заявителям, привыкшим к тому, что экспертиза заявки по существу не нуждается в специальном ходатайстве и начинается сразу по завершению формальной экспертизы. Кроме того, отсроченная экспертиза, по их мнению, приведет к экспансии иностранных заявителей, которые, подавая заявки впрок, на длительное время будут блокировать отечественных производителей, желающих использовать эти изобретения, но находящихся в неведении из-за неопределенности результатов экспертизы заявки по существу. Она не может начаться к моменту истечению трех лет с даты подачи заявки.

Однако более чем десятилетняя практика применения в России отсроченной экспертизы убедительно свидетельствует об отсутствии какой-либо экспансии со стороны иностранных заявителей. Число подаваемых ими заявок, как во всем мире, определяется экономической привлекательностью нашего рынка. Что касается отечественных заявителей, то они давно приспособились к отсроченной экспертизе и так же, как и иностранные, используют ее более гибкие возможности в сравнении с экспертизой, проводимой сразу же после завершения формальной экспертизы без ходатайства о ее проведении. В действительности же отсроченная экспертиза создает Роспатенту проблемы, связанные с планированием работы экспертов, из-за нерегулярности поступления ходатайств о проведении экспертизы заявки по существу по поданным заявкам.

В результате отсроченная экспертиза сохранилась, но претерпела некоторые процессуальные изменения. Теперь срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу может быть продлен на два месяца при подаче этого ходатайства до истечения трех лет с даты подачи заявки.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу подано при подаче заявки и по ней не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, то по истечении шести месяцев с даты начала экспертизы заявки по существу проводится информационный поиск. Отчет о его проведении направляется заявителю. Таким образом, это положение предоставляет заявителям, которые могут подать заявку за рубеж и воспользоваться так называемым конвенционным приоритетом, результаты информационного поиска, которые могут стать решающими при оценке целесообразности зарубежного патентования.

Срок для представления запрошенных материалов может быть продлен Роспатентом не более чем на 10 месяцев с даты его истечения, а на более длительное время - при подтверждении уважительных причин невозможности его соблюдения.

До принятия решения заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в нем мотивам. Это положение, по существу, устанавливает обязанность экспертов уведомлять заявителей о мотивах подготовленного проекта решения об отказе в выдаче патента и право заявителей представлять экспертизе свои соображения по мотивам проекта решения об отказе в выдаче патента.

Важным изменением является предоставленное заявителям право оспорить решение о выдаче патента в Палате по патентным спорам. Это положение направлено на разрешение правовых коллизий, возникших в период действия старой редакции Закона, например, в связи с приведением в решении о выдаче патента формулы изобретения, не установленной заявителем (не согласованной с ним). Кроме того, могут возникать споры о правильности установления приоритета. В прежней редакции законных оснований для оспаривания в административном порядке таких случаев нарушения прав заявителя не было.

П. 2 ст. 22 уточняет, что исчерпание возможности обжалования решения об отказе в выдаче патента, служащее основанием считать временную правовую охрану не наступившей, является исчерпание возможности подать на это решение возражение в Палату по патентным спорам.

Новой ст. 301 предусмотрена льгота по уплате патентных пошлин. Так, при досрочном прекращении действия патента по причине неуплаты пошлины за его поддержание в силе его действие может быть восстановлено по ходатайству патентообладателя. Ходатайство может быть подано в течение трех лет с даты истечения срока уплаты пошлины, но до истечения срока действия патента. При этом лица, которые в период временного прекращения действия патента начали использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец или сделали необходимые к этому приготовления, сохраняют право на дальнейшее безвозмездное использование этих объектов без расширения объема такого использования (право послепользования).

Ст. 35 продлевает срок подачи заявки на выдачу патента за рубеж с трех месяцев после подачи заявки в Роспатент до шести. В этот срок производится проверка содержания в заявках сведений, составляющих государственную тайну. К сожалению, из этой статьи исключены положения, содержавшиеся в редакции законопроекта, принятого в первом чтении, о санкциях за нарушение указанного порядка.