Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Особенности рассмотрения дел о защите исключительного права на товарный знак в судебном и административном порядке

Дедков Евгений АлександровичСтатья написана Е.А. Дедковым и опубликована в сборнике "Управление конфликтами интересов в сфере создания и использования интеллектуальной собственности". Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. С. 87-92.

Подведомственность споров.

В соответствии со ст. 45 Закона о товарных знаках споры о нарушении исключительного права на товарный знак рассматриваются в судебном порядке. При этом специфика правоотношений возникающих в связи с использованием товарных знаков обусловливает подведомственность возникающих споров в рамках искового производства арбитражному суду. Статья 21 АПК РФ устанавливает два критерия, по которым определяется общая подведомственность спора арбитражному суду: экономический характер спора и специальный субъектный состав сторон (юридические лица, индивидуальные предприниматели). Споры о нарушении права на товарный знак подпадают под оба критерия. Так, в силу п. 3 ст. 2 Закона о товарных знаках обладателем исключительного права на товарный знак может быть только юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Вместе с тем, поскольку незаконное использование товарного знака предполагает использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя в гражданском обороте (п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках), правонарушителем может быть также либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель.

Административная ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ. Однако в соответствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ рассмотрение дел об административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ отнесено к компетенции судей арбитражного суда, что также позволяет отнести пресечение незаконного использования товарного знака с использованием данной статьи к судебному порядку.

Кроме того, к судебному порядку можно отнести пресечение незаконного использования товарного знака в рамках уголовного процесса по ст. 180 УК РФ. Дела о привлечении к уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака рассматриваются судами общей юрисдикции.

Несмотря на то, что ст. 45 Закона о товарных знаках, относящая споры о нарушении исключительного права на товарный знак к компетенции суда, носит императивный характер, возможность пресечения незаконного использования товарного знака в рамках административного процесса все же существует. Поскольку исключительное право на товарный знак представляет собой гражданское право, постольку защита такого права в административном порядке возможна лишь в случаях, предусмотренных законом (п. 2 ст. 11 ПС РФ). Таким правовым актом является Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В данном случае компетентными административными органами являются Федеральный антимонопольный орган и его территориальные управления. Однако, если судебная процедура применяется для любого деликта, связанного с незаконным использованием товарного знака, то административная процедура носит по отношению к ней специальный характер. Дело в том, что незаконное использование товарного знака Законом РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» рассматривается через призму недобросовестной конкуренции. А такого рода конкуренция может существовать лишь в том случае, если хозяйствующие субъекты вообще находятся между собой в конкурентных отношениях. То есть антимонопольный орган при рассмотрении спора принимает во внимание не только наличие исключительного права на товарный знак, подтверждаемого соответствующим свидетельством, но и реальную хозяйственную деятельность заявителя, связанную с продажей товаров, оказанием услуг с использованием товарного знака. Итак, если в судебном порядке рассматриваются дела о нарушении исключительного права на товарный знак, то в административном - о недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием товарного знака.

Дела о недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием товарного знака, рассматриваются в соответствии с Правилами рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства, утвержденных приказом ФАС от 02.02.2005 г. № 12.

Предмет и средства доказывания.

Сходство до степени смешения. Очень часто правонарушитель не использует товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован. В написание или изображение товарного знака вносятся изменения, но с таким расчетом, чтобы сохранялась общая ассоциация с раскрученным брендом, а в идеале, чтобы потребитель при со¬вершении покупки или при приобретении услуги не смог осознать произведенной замены. В соответствии со ст. 4 Закона о товарных знаках такие действия называются «использованием сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения» и также охватываются понятием «незаконное использование товарного знака». Следует отметить некоторое расхождение в законодательных актах в связи с данным вопросом. Так, в ст. 14.10 КоАП РФ и ст. 180 УК РФ говорится об использовании сходного с товарным знаком обозначения (указание на сходство до степени смешения отсутствует). Представляется, что данные нормы должны толковаться с учетом ст. 4 Закона о товарных знаках: для привлечения правонарушителя к административной либо уголовной ответственности необходимо, чтобы сходство обозначения с товарным знаком было качественно выражено как сходство до степени смешения.

С учетом изложенного, на практике возникает проблема доказывания, что использованное ответчиком обозначение было сходно до степени смешения с товарным знаком истца. Как правило, суды, антимонопольный орган не готовы самостоятельно разрешать указанный вопрос даже в относительно простых ситуациях. Для доказывания состава правонарушения истцу приходится прибегать к услугам эксперта, выводы которого хотя формально не являются обязательными для юрисдикционного органа, рассматривающего дело, однако фактически оказывают решающее влияние на его исход. Арбитражным судом Свердловской области выработано положение, согласно которому для определения различия или сходства до степени смешения какого-либо обозначения с товарным знаком необходимо назначение экспертизы. С одной стороны, такое решение проблемы страхует от чрезмерно вольного судейского усмотрения, с другой стороны, позволяет вышестоящим инстанциям отменять судебное решение только по тому формальному основанию, что экспертиза не была проведена (хотя возможно, что в суде первой инстанции вопрос казался не заслуживающим особого внимания).

На наш взгляд решать - назначать экспертизу или нет - необходимо, руководствуясь исключительно соответствующими процессуальными нормами. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 82 АПК РФ экспертиза назначается для разъяснения возникающих в ходе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний. При этом специальные знания - это знания в области науки, техники, искусства и т.д., но не в области права. В свою очередь существуют правовые нормы, устанавливающие критерии определения сходства до степени смешения. Так, в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Правила определяют критерии установления звукового, графического и смыслового сходства. Представляется, что если товарный знак модифицирован незначительно, судья вправе самостоятельно, руководствуясь своим внутренним убеждением и указанными нормами, решить вопрос о сходстве до степени смешения. Если же ситуация достаточно сложная, лицо с обычным уровнем познаний в области лингвистики и графики явно не способно решить вопрос о сходстве до степени смешения, необходимо назначение экспертизы. Однако обойтись без судебной экспертизы можно в том случае, если экспертиза была назначена другим юрисдикционным органом. Такая ситуация, в частности, может возникнуть, если первоначально правообладатель обратился с требованием о прекращении правонарушения в антимонопольный орган, а затем обратился в суд о взыскании с правонарушителя денежной компенсации (преюдиция в данном случае не возникает).

Однородность товаров. Помимо вопроса о сходстве до степени смешения на разрешение экспертизы может быть поставлен вопрос об однородности товаров, маркированных товарным знаком и обозначением предполагаемого правонарушителя. Проблема вызвана тем, что в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона о товарных знаках исключительное право на товарный знак действует только в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак. Однако согласно п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках незаконным использованием товарного знака является использование не только в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но и в отношении однородных товаров. По Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака за главный критерий установления однородности принимается субъективный момент с точки зрения потребителя, а именно принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Мы считаем, что разрешать вопрос об однородности можно только на основе всех материалов дела: преувеличение значения одних критериев установления однородности и игнорирование других неминуемо приведет к неправильному выводу.

Идентификация контрафакта. Если правонарушитель незаконно использует обозначение, тождественное товарному знаку, основной проблемой является доказывание контрафактности продукции, поскольку подделка может оказаться практически не отличимой от оригинала. В такой ситуации правообладатель должен предоставить максимально подробный перечень признаков, позволяющих идентифицировать оригинальную продукцию (качество полиграфии, голограммы, серийные и иные номера и т.д). Здесь может потребоваться уже товароведческая экспертиза.

Кто может быть экспертом. Рассматривая проблемы, связанные с судебной экспертизой, нельзя обойти вниманием вопрос о лицах, привлекаемых в качестве экспертов по делам о защите исключительного права на товарный знак. Следует отметить, что государственных экспертных учреждений в указанной области не существует, в частности Федеральный институт промышленной собственности - ФИПС (учреждение Роспатента) не наделен соответствующими правомочиями. Однако на практике экспертизы по товарным знакам проводят либо сотрудники ФИПС, либо лица, зарегистрированные в качестве патентных поверенных. Как правило, процедура, связанная с назначением эксперта, достаточно болезненна, поскольку каждая из противоборствующих сторон, реализуя свои процессуальные правомочия, предлагает свои кандидатуры. В такой ситуации решение о выборе эксперта принимается судом, но при этом должны учитываться выработанные практикой рекомендации. Первое условие участия лица в качестве эксперта в судебном процессе - его надлежащая квалификация, обладание необходимыми знаниями. Второе условие - его полная объективность, незаинтересованность в деле, отсутствие каких бы то ни было обстоятельств, могущих отрицательно повлиять на правильность его заключения.

Экспертиза - это значительная часть судебных издержек, что обусловливает необходимость увеличения бюджета истца на судебный процесс. Кроме того, в связи с назначением экспертизы арбитражного суд, антимонопольного орган вправе приостановить дело (ст. 143 АПК РФ, п. 2.22 Правил рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства). Поэтому дело может быть приостановлено на достаточно длительный срок, а все это время правонарушитель будет беспрепятственно продавать контрафактную продукцию. Это дополнительные аргументы в пользу того, что к экспертизе следует прибегать только в тех случаях, когда не достаточно иных доказательств (например, пояснений сторон, заключений специалистов, составленных на досудебной стадии и т.д.).

Косвенные разбирательства.

Очень часто сторона, являющаяся ответчиком по иску о защите исключительного права на товарный знак, подает возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку в Палату по патентным спорам Роспатента (ст. 28 Закона о товарных знаках). В случае отказа Палаты в удовлетворении возражения его податель может обжаловать такое решение в арбитражный суд В том случае, если в арбитражных судах одновременно ведутся процессы по защите исключительного права и по обжалованию решения Палаты по патентным спорам Роспатента, возникает проблема о приостановлении дела по иску о защите исключительного (об этом ходатайствует ответчик). Представляется, что при разрешении данного вопроса арбитражный суд должен исходить из неоспоримости и действительности на момент рассмотрения спора права на товарный знак, а также из буквального толкования пл. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ: дело подлежит приостановлению только в случае невозможности его рассмотрения до разрешения другого дела. В связи с этим отказ в удовлетворении ходатайства ответчика о приостановлении дела является не только разумной (воспрепятствование попытке затянуть процесс), но и законной мерой.