Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Приобретение различительной способности товарными знаками

Джермакян Валерий ЮрьевичВ.Ю.ДЖЕРМАКЯН (ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры»)

Приобретенная различительная способность обозначений в результате их использования как условие охраноспособности товарного знака было впервые введено в п. 1 ст. 6 российского Закона о товарных знаках в 2002 г. и не претерпело никаких изменений в п. 1 (4) ст. 1483 четвертой части ГК РФ, вступившей в действие с 1 января 2008 г.

Наличие этого условия в российском законодательстве обусловлено ст. 6 quinquines С. - (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой, «чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака». Исчерпывающие разъяснения по данному вопросу даны в известном комментарии Г. Боденхаузена[1].

В комментарии специалистов Роспатента[2] относительно приобретенной различительной способности сказано: «Иными словами, данная норма может быть применена к случаям, когда обозначение в результате его длительного использования приобретает иное вторичное значение, придающее ему различительный характер». Но ни в Парижской конвенции, ни в комментарии Боденхаузена, ни в названной публикации ведущих российских специалистов в данной области ни слова не сказано о том, что территория использования, тем более длительного, должна ограничиваться территорией государства, в отношении которого испрашивается охрана такого обозначения.

Обратимся также к норме ст. 6 quinquines A. - (1) Парижской конвенции, согласно которой «каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняться таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. Эти страны могут до окончательного оформления регистрации потребовать представления свидетельства о регистрации в стране происхождения, выданного компетентным учреждением. Никакой легализации такого свидетельства не требуется».

В приведенной статье декларируется так называемый принцип «telle quelle» - «таким, как он есть». Ни одна из оговорок к данной статье не указывает, что при установлении длительности использования обозначения в целях доказывания приобретенной различительной способности такое использование будет осуществляться именно и только на территории испрашивания регистрации, да еще до даты подачи такой заявки в патентное ведомство данной страны.

Более того, когда страна национальной регистрации подтверждает факт, что заявитель испрашиваемой регистрации - эксклюзивный (единственный) производитель весьма специфического товара, получивший такое право в своем государстве, заявитель может требовать применения специальных положений ст. 6 quinquines А, - (1), Именно требовать, а не просить. Подобная ситуация уже возникала 10 лет назад при регистрации товарных знаков № 204325, 204326, включающих словесное обозначение «Боржоми», и заявитель доказал необходимость применения при их регистрации в России принципа «telle quelle»[3].

Если такая заявка не ведет к образованию коллизии с более ранним правом на территории испрашивания регистрации, не противоречит морали и т.п., не надо мешать заявителю, по сути представляющему государственные интересы своей страны, защищать на рынке России права на свою эксклюзивную продукцию, которую никто, кроме него, не может легально производить и поставлять с таким обозначением на любые рынки мира.

Обратим внимание читателей на весьма авторитетное издание - «Введение в интеллектуальную собственность» (Женева: ВОИС, 1998), в котором в разделе V «Ссылка на географическое происхождение» в п. 9.54 - 9.57 указано:

«9.54. Ссылки на географическое происхождение (в противоположность происхождению товаров в смысле функции указания о происхождении) в основном не являются дистинктивными[4]. Они вызывают у потребителя ассоциацию с географическим названием, указанным как место производства тех или иных товаров или компонентов, используемых для их производства, или - в зависимости от фактических обстоятельств - с определенными свойствами товаров, определяемыми их происхождением.

9.55. Для того чтобы вызвать у потребителя такую ассоциацию, упомянутое географическое местоположение, конечно, в первую очередь, должно, по крайней мере в некоторой степени, быть известно ему. Поэтому обозначения, ссылающиеся практически на неизвестные местности, являются дистинктивными. Ссылки на районы, в которых никто не ожидал бы производства тех или иных товаров, также являются дистинктивными.

9.56. Даже если географический район известен потребителю, обозначение, дающее ссылку на него, или является, или становится дистинктивным, если в той же самой области деятельности нет ни одного другого промышленника или торговца и нет никакого потенциала для обоснования там конкурентов в будущем.

9.57. Географическое наименование также может за счет длительного и интенсивного использования ассоциироваться- с определенным предприятием до такой степени, что оно становится дистинктивным как товарный знак для него, даже если конкуренты уже существуют или утверждают себя в будущем».

Условия п. 9.56 изложены настолько однозначно, что не требуют комментария, но и они не были приняты во внимание при рассмотрении заявки в ФИПС и поддержании отказного решения по заявке в Палате по патентным спорам. Как будет показано ниже, данные решения приняты с нарушением норм Парижской конвенции и норм российского законодательства о товарных знаках, а «Введение в интеллектуальную собственность», составленное мировыми профессионалами, работающими в ВОИС, просто проигнорировано.

Палата по патентным спорам рассмотрела возражение от 21 февраля 2007 г., поданное компанией «Индустрия ликорера де Кальдас», Колумбия (далее - заявитель), на решение экспертизы от 21 сентября 2006 г. об отказе в регистрации товарного знака «RON VIEJO DE CALDAS» по заявке № 2004723531/50 С приоритетом от 14 октября 2004 г. в отношении алкогольного товара 33 класса МКТУ - ром.

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит только из неохраняемых элементов, характеризующих товары, а именно: «RON» указывает на вид товара (в переводе с испанского - «ром»), «VIEJO» - на свойство товара («старый»), «DE CALDAS» - на место производства товара и на место нахождения изгото-аителя товара («из Кальдаса». Кальдас - департамент в Колумбии).

В возражении заявитель указал, что: «VIEJO» (в переводе с испанского языка - «старый») не указывает на свойство товара, так как в испанском языке для указания на свойство вина - «выдержанное вино» - используются слова «anejo» и «generoso», а не «viejo»;

«CALDAS» (департамент в Колумбии) - место производства товара и место нахождения заявителя, но данное географическое название малоизвестно российскому потребителю, так как содержится только в специальных изданиях;

испанский язык не является широко распространенным языком в России, поэтому российским потребителем заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное;

заявитель обладает исключительными правами на ряд знаков, содержащих элемент «CALDAS», в стране его происхождения - в Колумбии, и заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в Колумбии, США, Германии, Испании и Великобритании.

К возражению от 21 февраля 2007 г. заявитель приложил материалы, свидетельствующие о регистрации знака и его использовании в Колумбии: письменные свидетельствования, распечатки данных патентного ведомства Колумбии, данные об объемах продаж, рекламные материалы.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16 августа 2007 г., заявитель представил дополнительные сведения об использовании заявленного обозначения в Колумбии, США, Германии, Испании и Великобритании, а также об особом положении заявителя в Колумбии, в том числе данные об объемах продаж, сертификаты и выписки государственных органов Колумбии.

Палата по патентным спорам посчитала доводы возражения неубедительными и привела свои аргументы:

«VIEJO» в переводе с испанского языка означает «старый, давний, старинный, древний» и, следовательно, указывает на свойство товара - на то, что он изготовлен по старинной рецептуре, или на то, что таким известен с древних времен;

«DE CALDAS» в переводе с испанского языка означает «из Кальдаса» и, следовательно, может быть воспринято как указание на место производства товара и место нахождения изготовителя товара, так как Caldas (Кальдас) является департаментом (административно-территориальной единицей) Колумбии;

заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, характеризующих товары, а именно: указывающих на вид товара, его свойство и место производства;

доводы об исключительных правах заявителя на товарные знаки в Колумбии и о том, что он длительно и интенсивно использовал заявленное обозначение в Колумбии, США, Германии, Испании и Великобритании, не принимаются во внимание, так как приведенные сведения не позволяют сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на территории Российской Федерации.

Что называется - приехали. На каком правовом основании фактор приобретения обозначением различительной способности увязан в решении Палаты по патентным спорам:

с моментом времени - именно до даты подачи заявки в России;
с территориальным фактором использования - именно на территории Российской Федерации?

Российский Закон о товарных знаках в п. 1 ст. 6 содержит норму, в соответствии с которой в отношении элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также характеризующих свойства товара и место его производства, не применяются правила для абсолютного отказа в регистрации, если эти обозначения «приобрели различительную способность в результате их использования».

Никакого ограничения по применению данной нормы Закона только с учетом получения различительной способности именно на территории России, да еще с привязкой к дате подачи заявки в России, данная норма не содержит, да и содержать не может, так как такое ограничение противоречит нормам Парижской конвенции.

Еще в 1998 г. было издано Руководство[5], ставшее справочным пособием, в том числе для патентных ведомств, в котором согласно п. 4.1.7 (b) оценка приобретенной различительной способности обозначения осуществляется с учетом «длительности использования до подачи заявки». Никакой привязки длительности использования до даты подачи заявки именно на территории испра-шивания охраны Руководство не содержит, да и содержать не могло. Все-таки оно подготовлено самой авторитетной международной ассоциацией по товарным знакам - INTA.

Экспертиза ФИПС и Палата по патентным спорам неправомерно не приняли во внимание сведения заявителя о том, что заявленное обозначение в первую очередь приобрело различительную способность в Колумбии -стране - производителе товара, а также об особом положении заявителя как производителя рома в этой стране, подтвержденном документами государственных органов Колумбии, из которых следует, что он является эксклюзивным производителем рома в данном департаменте Колумбии, и ему единственному в Колумбии предоставлено право таким образом именовать производимую и экспортируемую из страны продукцию. Именно о таких ситуациях совершенно однозначно сказано в п. 9.56 «Введения в интеллектуальную собственность».

Какой нормальный и цивилизованный производитель продукции будет до даты подачи заявки в России осуществлять активную торговую деятельность в России? Мы все пропагандируем подачу заявок на регистрацию товарных знаков в Россию до начала поставки продукции на ее рынок, так как рэкетиры и так называемые сквоттеры товарных знаков не спят.

А Роспатент своими решениями говорит: «Нет, ребята, вы сперва обеспечьте приобретенную в России различительную способность до даты подачи заявки, то есть торгуйте без правовой защиты обозначений своей продукции, а потом подавайте заявки». Абсурд! Экспертиза ФИПС и Палата в отношении колумбийского производителя рома решили стать святее папы римского, когда не приняли во внимание сведения государственных органов Колумбии об эксклюзивном положении заявителя как производителя рома из Кальдаса.

Не надо потом удивляться тому, как в зарубежных патентных ведомствах станут относиться к попыткам регистрировать исконно российские товарные знаки подобного типа. «Око за око, зуб за зуб», или на правовом языке - на основе принципа взаимности будут приниматься решения.

Мы не являлись представителем заявителя по данной заявке, но случай настолько вопиющий, что его нельзя скрывать от специалистов. Это не разовая ошибка, от которой никто не застрахован. Это образ мышления и непонимание норм Парижской конвенции, российского законодательства о товарных знаках и мирового опыта, аккумулированного в ВОИС.

Что в итоге получили заявитель и Россия благодаря данному решению ФИПС и Палаты по патентным спорам?

Заявитель не получил исключительных прав в России, которыми он обладает в странах - импортерах его продукции, и при отсутствии регистрации не может прибегнуть к механизму защиты российского рынка (нас с вами!) таможенными органами на основании главы 38 Таможенного кодекса Российской Федерации (защита прав интеллектуальной собственности).

В завершение статьи от имени любителей рома выражаю "благодарность» за создание режима наибольшего благоприятствования для лиц, занимающихся поставками в Россию контрафактного рома под названием «RON VIEJO DE CALDAS».


[1] Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М.: Прогресс, 1977.
[2] Корчагин А.Д,, Орлова В.В., Горленко С.А. Комментарий к закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». М.:ФИПС, 2003.
[3] Джермакян В.Ю. Теория и практика охраны в Российской Федерации названий природных минеральных вод в качестве объектов промышленной собственности. М.: ИНИЦ, 2002. С. 44-51.
[4] «Дистинктивный» от англ, «distinctive» -в отношении товарных знаков - обладающий различительной способностью.
[5] Guidelines for trademark examination, INTA, 1998. (Текст на русском языке есть в Роспатенте).