Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Какое фирменное наименование является известным?

Среди многочисленных оснований, препятствующих в соответствии с российским законодательством регистрации товарного знака, имеется одно, привлекающее в последнее время внимание как специалистов в области охраны промышленной собственности, так и владельцев товарных знаков. Речь идет об установленном абзацами первым и вторым п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках запрете регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Детальный анализ названной нормы позволяет сделать вывод о том, что по существу лишь одно из использованных в ней понятий (но самое важное) является неопределенным. Имеется в виду известность фирменного наименования. Очевидно, что под ней нельзя понимать регистрацию фирменного наименования, поскольку тогда законодатель прямо бы указал на это. Кроме того, из дальнейшего содержания нормы видно, что законодатель в данной ситуации различает факт регистрации (охраны) фирменного наименования и его известность, поскольку соотносит возникновение права на фирменное наименование с датой поступления заявки на товарный знак дополнительно к указанию на известность фирменного наименования.

Как показывает практика, отсутствие определения известности фирменного наименования приводит к его различному толкованию. Такое положение, безусловно, диктует необходимость либо определить это понятие, либо сформулировать критерии или факторы, свидетельствующие об известности фирменного наименования.

Очевидно, что данный вопрос тесно связан с нарушением исключительных прав как на фирменное наименование, так и на товарный знак. В соответствии с абзацем 3 п. 4 ст. 54 ГК РФ лицо, неправомерно использующее чужое фирменное наименование, по требованию его правообладателя обязано прекратить использование и возместить причиненные убытки. Представляется, что регистрация товарного знака, произведенная в нарушение требований, установленных абзацами 1 и 2 п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках, может рассматриваться как нарушение исключительного права на фирменное наименование.

Должно приниматься во внимание и еще одно нормативное положение. В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации в официальном бюллетене, если она была произведена в нарушение требований, установленных ст. 7. Таким образом, если фирменное наименование будет признано известным на территории Российской Федерации, регистрация товарного знака признается недействительной и действие исключительного права на товарный знак со всеми вытекающими последствиями прекращается.

В то же время необходимо иметь в виду и возможность нарушения исключительного права владельца товарного знака со стороны обладателя права на фирменное наименование. В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Так, обладатель права на фирменное наименование, полагая, что оно является известным на территории Российской Федерации, и упустив из виду даты возникновения исключительных прав на эти объекты, может оказаться нарушителем, если окажется, что право на товарный знак, исходя из даты поступления заявки, возникло раньше.

Принимая во внимание правовые основания признания фирменного наименования известным на территории Российской Федерации, можно утверждать, что для рассмотрения этого вопроса требуется заявление заинтересованного лица. Под таковым понимается лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены. Другими словами, это лицо, считающее, что зарегистрированный товарный знак воспроизводит известное на территории Российской Федерации фирменное наименование (или его часть), принадлежащее ему, или другому лицу, но иному, чем владелец товарного знака. При этом подразумевается, что право на фирменное наименование возникло ранее поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Представляется, что такое заявление может быть подано не только в отношении зарегистрированного знака, но и обозначения, заявленного на регистрацию, но еще не зарегистрированного в качестве товарного знака. Такое заявление, в отличие от вышеназванного, может быть направлено в орган, проводящий экспертизу. Содержание заявления должно быть принято во внимание при проведении экспертизы и может повлиять на ее результат.

Анализ правоприменительной практики показывает, что коллизии между правами на фирменное наименование и товарный знак, включающими одинаковые обозначения, случаются не всегда. Фирменное наименование препятствует правовой охране товарного знака при наличии следующих условий:
   тождество и сходство до степени смешения словесных обозначений, используемых в качестве фирменного наименования (или его части) и в качестве товарного знака;
   однородность товаров и услуг, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак;
   совпадение сферы и способов использования фирменного наименования и товарного знака;
   возможность (вероятность) введения потребителя в заблуждение относительно действительного субъекта, производящего товары или услуги, вследствие одновременного использования тождественных или сходных до степени смешения обозначений в качестве фирменного наименования и товарного знака разными субъектами.

Какие же факторы должны приниматься во внимание при решении вопроса, является ли фирменное наименование известным на территории Российской Федерации? Представляется, что к их числу могут быть отнесены:
   предоставление правовой охраны фирменному наименованию в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством;
   возникновение права на фирменное наименование ранее права на товарный знак, препятствием для регистрации которого оно является;
   использование (в том числе интенсивное) фирменного наименования в течение длительного времени;
   разнообразие видов (способов) использования фирменного наименования (объем использования);
   относительное значение объемов деятельности правообладателя в Российской Федерации;
   территориальные пределы использования фирменного наименования (города, регионы на территории Российской Федерации, в которых осуществляется использование), место (значимость) этой территории в экономическом обороте страны, динамика освоения территории;
   объем затрат на рекламу.

Анализируя первый из приведенных факторов, необходимо получить данные, относящиеся к предоставлению правовой охраны фирменному наименованию. Если речь идет о российском правообладателе, нужно установить дату регистрации предприятия (и соответственно дату возникновения права на фирменное наименование), номер регистрационного свидетельства. Должно быть также установлено точное (полное и сокращенное) написание фирменного наименования в учредительных документах и регистрационном свидетельстве. Если же речь идет об иностранном правообладателе, надо уточнить, предоставлена ли правовая охрана принадлежащему ему фирменному наименованию в стране местонахождения предприятия. Чем подтверждается наличие правовой охраны, имеются ли соответствующие документы? Следует ли из них дата возникновения права на фирменное наименование? Если дата возникновения такого права не может быть подтверждена лицом, подавшим заявление, то его заявление вряд ли будет удовлетворено.

При анализе второго фактора необходимо установить данные, касающиеся правовой охраны товарного знака. Если она предоставлена товарному знаку в соответствии с национальной процедурой, то устанавливаются даты регистрации, приоритета и поступления заявки. Если правовая охрана предоставлена товарному знаку в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков или Протоколом к нему, то устанавливается дата международной регистрации товарного знака и номер международной регистрации. Если правовая охрана предоставлена в соответствии с международным договором, в частности в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции, то устанавливается ее регистрационный номер, дата поступления и, если это уже возможно, дата приоритета.

При рассмотрении заявления необходимо сравнить сферы и способы использования фирменного наименования и товарного знака. Сфера использования фирменного наименования может быть определена прежде всего по учредительным документам правообладателя, в которых перечисляются виды деятельности, которыми правообладатель вправе заниматься. Кроме того, должны быть привлечены дополнительные сведения и документы, указывающие, какими видами деятельности правообладатель действительно занимается. Такое уточнение необходимо, так как на практике предприятия очень часто осуществляют лишь часть видов деятельности, перечисленных в учредительных документах. Как известно, некоторые виды деятельности возможны только при наличии специального разрешения (лицензии). Поэтому следует проверить наличие у правообладателя соответствующей лицензии.

Необходимо проанализировать способы использования фирменного наименования. Например, только в деловой документации либо в рекламе. Фирменное наименование может использоваться правообладателем в месте осуществления его деятельности (на вывеске магазина, кафе, банка, у входа в офис правообладателя и т.п.). Возможно размещение фирменного наименования на производимых и/или реализуемых товарах и т.п.

Анализируя этот фактор в отношении товарного знака, необходимо прежде всего уточнить, в отношении каких именно товаров и/или услуг зарегистрирован товарный знак (предоставлена правовая охрана или испрашивается). Такая информация может быть подтверждена выпиской из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (что более предпочтительно) или копией свидетельства на товарный знак. Необходима также информация об использовании товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг, для которых он зарегистрирован. Так же, как и в отношении фирменного наименования, необходимо уточнить, какими способами используется товарный знак.

Для полной и объективной оценки известности фирменного наименования требуется установить время, в течение которого используется фирменное наименование. При анализе в первую очередь необходимо принять во внимание дату возникновения права на фирменное наименование, предполагая, что правообладатель сразу после своей регистрации начнет осуществлять свою деятельность. Однако неправильно ограничиваться лишь этой датой. Надо установить, когда началось занятие тем или иным видом деятельности, когда она получила широкое распространение. Этот фактор должен рассматриваться в совокупности с некоторыми другими, которые будут рассмотрены ниже. О начале деятельности предпринимателя или ее отдельных видов могут свидетельствовать различные документы - договоры подряда, купли-продажи, аренды, лизинга, банковского обслуживания и т.п., рекламные материалы с предложением товаров или услуг, копии накладных, актов сдачи-приемки и т.п. Эти же документы при сравнении могут показать, когда началось широкое использование фирменного наименования.

Большое значение для признания фирменного наименования известным имеют данные об объемах его использования. Могут быть приведены сведения о среднегодовом количестве потребителей, произведенных товаров или оказанных услуг, обозначенных фирменным наименованием. Весьма показательны цифры в динамике, т.е. каким образом из года в год расширялись объемы деятельности правообладателя. Желательно представление информации об относительном значении объемов деятельности правообладателя в стране. Другими словами, нужна информация о том, какое место правообладатель и фирменное наименование занимают на соответствующем рынке.

Так, весьма показателен пример, имевший место в практике Апелляционной палаты Роспатента. Заинтересованное лицо, оспаривающее законность регистрации товарного знака по основанию, установленному абзацами 1 и 2 п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках, привело сведения об объемах реализованной им продукции в течение семи лет. Цифры были показаны в динамике. Однако они не давали никакого представления, насколько товары этой фирмы распространены на территории России. Если бы заинтересованное лицо представило сведения о том, сколько вообще реализуется на территории России (или какого-либо города) продукции такого рода, то степень распространенности фирменного наименования на территории страны стала бы очевидна, и вопрос о его признании решился положительно. Без таких сведений Апелляционная палата не смогла удовлетворить возражение.

Очевидно, что фирменное наименование может стать известным благодаря многим факторам и обстоятельствам. Среди них одно из важных мест занимает реклама. Благодаря ей в достаточно короткие сроки можно сделать известным любое обозначение, товар и т.п. Поэтому сведения о затратах на рекламу представляются необходимыми для признания фирменного наименования известным на территории Российской Федерации. Конечно, эпизодическая реклама вряд ли будет иметь положительный эффект, а постоянная и интенсивная, безусловно, сыграет положительную роль. Интенсивность рекламы, содержащей фирменное наименование, может подтверждаться затратами на рекламу, ее частотой, видами рекламных материалов. Например, очевидно, что частая телевизионная реклама гораздо эффективнее, чем реклама в специализированных изданиях (если речь, конечно, не идет о специфических товарах и услугах).

Неоднократно цитировавшееся выше положение ст. 7 Закона о товарных знаках содержит указание на территорию Российской Федерации. С одной стороны, это понятие достаточно ясное - территория Российской Федерации определяется ее границами. С другой, в контексте содержания правовой нормы оно не вполне определено. Ведь не так много предприятий, фирменное наименование которых известно абсолютно на всей территории Российской Федерации - и в крупных городах, и в сельской местности. Поэтому об известности на территории Российской Федерации можно говорить с определенной степенью относительности. Вероятно, при установлении известности фирменного наименования на территории Российской Федерации можно допустить, что речь идет не о всей ее территории, а о ее части, хотя и значительной. При этом значительность такой части территории должна определяться не площадью (хотя это тоже важно), а ее местом в экономике страны, населенностью.

При рассмотрении заявления о признании фирменного наименования известным на территории Российской Федерации должно приниматься во внимание, что его существование препятствует правовой охране товарного знака при наличии как минимум четырех условий, которые были приведены в начале статьи. Проанализируем эти условия.

Абзац второй п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках говорит о воспроизведении фирменного наименования или его части. Совершенно очевидно, что под воспроизведенным обозначением в первую очередь понимается такое же обозначение, т.е. тождественное. Но также очевидно, что при воспроизведении могут быть допущены некоторые искажения. За счет них воспроизведенное обозначение уже не будет тождественным, точно таким же. Оно может быть очень похожим, и если у потребителя не будет возможности, например, при покупке товара сравнить два обозначения, то он вполне может принять одно обозначение за другое. Иногда внесенные в обозначение изменения до такой степени меняют его, что у потребителя не может возникнуть мысли, что это одно и то же обозначение.

Сравнивая находящиеся в коллизии товарный знак и фирменное наименование на предмет определения воспроизведения одного другим, представляется возможным использовать подходы, применяемые при сравнении товарных знаков. Они изложены в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания[1], содержащих определения понятий тождественного обозначения и обозначения, сходного с другим до степени смешения. В соответствии с п. 14.4.2 названных Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Учитывая, что фирменное наименование является словесным обозначением, его сравнение с товарным знаком необходимо проводить по правилам, установленным для определения сходства словесных обозначений. Помимо положений, установленных Правилами, могут быть использованы и положения раздела 4 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство[2], особенно при определении их звукового (фонетического) сходства. На такое сходство влияют следующие признаки: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению одних к другим; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Следующее условие, которое должно быть изучено при определении известности фирменного наименования в связи с его коллизией с товарным знаком, - однородность товаров, в отношении которых используются эти два объекта. Законодательство в области фирменных наименований не использует такого понятия, как однородные товары. Правила довольно скупо рассматривают этот вопрос. Подробно он рассматривается и комментируется в Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания[3]. В соответствии с положениями этого документа под однородными следует понимать товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представление о принадлежности их одному изготовителю.

Для установления однородности используется ряд признаков. Среди них - род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия реализации товаров, круг потребителей и др. Признаки однородности принято подразделять на основные и вспомогательные, что помогает проведению сравнительного анализа. К основным признакам относятся род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены. Остальные признаки (например, условия реализации товаров) являются вспомогательными. Необходимо учитывать, что основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Вопрос об однородности товаров является весьма важным при анализе коллизии между фирменным наименованием и товарным знаком. Поэтому остановимся еще на некоторых деталях. Так, основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении назначения товара нужно учитывать область и цель его применения. Следует иметь в виду, что однородными, как правило, признаются товары, изготовленные из одного вида материала, хотя и относящиеся к разному роду (виду).

Анализируя такой вспомогательный признак, как условия реализации товаров, необходимо изучить каналы реализации. Как показывает практика, для изделий, реализуемых через розничную сеть, опасность смешения обозначений выше, чем для распространяемых, например, в соответствии с заключенными договорами. При оценке степени однородности в отношении товаров широкого потребления должен применяться более строгий подход, чем для товаров производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления редко обращают внимание на маркировку, и возможность смешения ими обозначений, предназначенных для маркировки, весьма высока. Возможность смешения обозначений в отношении товаров производственно-технического назначения гораздо ниже, так как они предназначены для ограниченного круга потребителей. Например, специалистов в какой-то определенной области, которым хорошо известны изготовители продукции в данной отрасли.

Как уже отмечалось, при разрешении коллизии между товарным знаком и фирменным наименованием вероятно введение потребителя в заблуждение относительно действительного субъекта, производящего товары или оказывающего услуги. Очевидно, если в ходе анализа будет установлено, что обозначения, используемые в качестве товарного знака и фирменного наименования, тождественны или сходны до степени смешения, используются в отношении однородных товаров и услуг в пределах одной и той же территории, то возможно введение потребителя в заблуждение относительно действительного субъекта, производящего товары или услуги.


[1] Патенты и лицензии. 1996. N 1. С. 16.
[2] Грешнева Н.П., Орлова В.В. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. М.: ВНИИПИ, 1997.
[3] Грешнева Н.П., Орлова В.В., Талянский В.Б. Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания. М.: ВНИИПИ, 1997.