Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Уроки судебной практики

Трудно переоценить значение статей о судебной практике, опубликованных в разные годы в журнале "Патенты и лицензии"[1]. Многие из них содержат глубокие обобщения и рекомендации, дают ключ к решению запутанных патентных споров. Нередко в ходе судебного процесса возникает вопрос о применении той или иной нормы Патентного закона. И именно судебный опыт помогает выбрать правильное решение.

Первое дело, связанное с применением абзаца 6 ст. 11 Патентного закона, началось в январе 1996 г. в городском суде г. Нижневартовска Тюменской области. Чтобы не бросить тень на достоинство и деловую репутацию сторон, которые хорошо известны в своем регионе, назовем их условно: истца - предприниматель К., ответчика - нефтедобывающее предприятие ОАО "Варта".

Дело в том, что индивидуальное частное предприятие, принадлежащее предпринимателю К., в 1995 г. за 290 млн. руб. поставило на производственную базу ОАО "Варта" технологическую установку, в которой было использовано два изобретения (на способ и устройство). Патенты на них принадлежали предпринимателю К. как физическому лицу.

После запуска и сдачи установки в эксплуатацию в 1995 г. предприниматель обратился к руководству ОАО "Варта" с предложением купить у него лицензии на использование двух своих изобретений на общую сумму 350 - 400 млн. руб. Таким образом, установка уже обходилась предприятию почти в 700 млн. руб.

Получив отказ, предприниматель в январе 1996 г. подал иск в городской суд г. Нижневартовска. Он потребовал на основании ст. 14 Патентного закона признать ОАО "Варта" нарушителем его исключительных прав по патенту, прекратить использование установки и взыскать убытки в 1,5 млрд. руб.

Вскоре последовал второй, третий, пятый иск. Всего на сумму 6 млрд. руб. ОАО "Варта" оказалось в очень сложной ситуации: предприниматель по суду грозил ему большим штрафом и остановкой производства.

За рубежом такую ситуацию называют патентным минированием, так как в ряде случаев судебные иски приводят фирмы на грань банкротства. Подобные случаи встречались в патентной практике и раньше, например, при поставках за границу объектов, не обладающих патентной чистотой. Однако на тюменской земле это было впервые.

ОАО "Варта" спасло знание судебной практики и Патентного закона. Ст. 11 (абзац 6) закона гласит: не признается нарушением исключительного права патентообладателя применение объектов, содержащих изобретения, защищенные патентами, если эти объекты введены в хозяйственный оборот законным путем. Это хорошо известный за рубежом принцип исчерпания патентных прав, в соответствии с которым права патентообладателя ограничиваются введением объекта в хозяйственный оборот[2].

Чтобы снять с себя обвинение, предприятию "Варта" следовало доказать в суде следующие юридические факты:
   объект, содержащий изобретение, введен в хозяйственный оборот;
   сделано это законным путем.

Сложность заключалась в том, что Нижневартовский городской суд ранее не рассматривал патентные споры, и все патентные премудрости ему приходилось осваивать непосредственно в ходе процесса. Надо отдать должное судьям, которые быстро разобрались с проблемой и при решении спора не допустили ни одной крупной ошибки.

Чтобы подтвердить введение объекта в хозяйственный оборот, предприятию "Варта" следовало доказать по смыслу ст. 129 ГК РФ, что объект в результате сделки перешел от одного лица к другому. По п. 2 ст. 132 ГК наиболее распространенными сделками, вводящими объект в гражданский оборот, являются купля-продажа, аренда, договор поставки, подряда, залога и другие виды переуступки прав в пользу другого лица. Необходимо особо отметить, что в соответствии с российской практикой действие патентных прав прекращается не только, когда право собственности переходит к другому лицу, но и когда по лицензии или договору аренды у объекта появляется новый владелец, а собственник остается прежним.

К сожалению, патентообладателя нередко именуют владельцем патента. Однако патентообладатель является собственником, которому согласно ст. 209 ГК РФ принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник по договору может временно уступить свое право владения другому лицу, который именуется владельцем. Для устранения путаницы патентообладателя следует называть собственником патента, как это следует из ГК РФ.

В качестве документов, доказывающих переход права собственности к предприятию "Варта", суду был представлен подлинник хоздоговора со всеми приложениями. В том числе акт сдачи-приемки установки. Они подтвердили факт перехода права собственности де-юре и де-факто.

Ответчику необходимо было также доказать в суде, что объект введен в оборот законным путем. То есть сделка оформлена и исполнена в соответствии с требованиями закона, и прежде всего гл. 9 ГК РФ.

Неоценимую роль при этом сыграла статья Б.А.Лобача, опубликованная в N 8 журнала "Патенты и лицензии" за 1996 г. В ней понятие законности дополнено новым критерием: чтобы объект был введен в хозяйственный оборот самим патентообладателем или с его согласия.

В ходе процесса истец неоднократно утверждал, что его изобретения используются ответчиком незаконно. Но подлинники договора и другие документы с его собственноручной подписью о согласии на переход установки в собственность ответчика, предъявленные суду, подтвердили законность введения объекта в хозяйственный оборот. Сработал принцип исчерпания патентных прав, и сложный спор был разрешен.

Не думайте, что все было так просто. Судебный марафон длился без малого три года и проходил в судебных инстанциях Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Москвы. Он наглядно продемонстрировал: судебные споры требуют больших финансовых вложений и профессиональной подготовки.

Судебная практика подтверждает, что дилетанты способны лишь запутать патентные споры. Они, как правило, во всем обвиняют суды, которые, по их мнению, не знают патентных тонкостей.

В конечном итоге восторжествовала истина. Суды отказали предпринимателю в удовлетворении исков. А действия ОАО "Варта" по использованию изобретений были признаны правомерными.

Конечно, по результатам дела на предприятии "Варта" сделаны серьезные выводы. Разработаны меры предотвращения подобных ситуаций, продуманы возможности защиты от аналогичных претензий. Особое внимание было обращено на правильное оформление договоров при покупке оборудования и технологий, а также на длительное хранение подлинников договорных документов.

Приобретенный опыт впоследствии помог ОАО "Варта" избежать судебных претензий по проекту реконструкции крупного месторождения. Новые технологии и оборудование, использованные в проекте, насчитывали более 50 изобретений и других объектов интеллектуальной собственности.

Многолетняя практика свидетельствует: научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные и проектно-технологические работы, не обладающие патентной чистотой, довольно часто становятся предметом ожесточенных споров. Собственники патентов, помимо оплаты всего проекта в целом, требуют купить у них лицензии на изобретения за отдельную плату. Вызывает удивление не то, что число желающих получить отдельную плату со временем растет, а то, что некоторые авторы пытаются обосновать эти незаконные требования[3].

А теперь рассмотрим второе дело. В центре спора оказалась норма п. 8 постановления Верховного Совета РФ "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации" от 23 сентября 1992 г. Истца условно назовем Инженерный центр, а ответчика - открытое акционерное общество "УЗМ". Дело рассматривал Арбитражный суд Свердловской области.

Суть спора предельно проста. Ответчик с 1993 по 1998 г. несанкционированно использовал изобретение, запатентованное на имя истца. Истец многократно предлагал ответчику купить лицензию. Однако последний продолжал незаконно использовать изобретение, получая от этого большие доходы.

Обычно ответчик всячески скрывает незаконное использование изобретения и в суде полностью отрицает этот факт. В данном случае ответчик никогда не скрывал, что использует изобретение, однако утверждал, что делает это правомерно и объяснял это следующим образом.

Государственное производственное объединение "УЗМ", которое существовало до акционирования, начало использование данного изобретения еще в 1987 г. То есть задолго до подачи в 1992 г. ходатайства Инженерного центра о прекращении действия авторского свидетельства и выдаче патента РФ. Поэтому ПО "УЗМ" в соответствии с п. 8 названного постановления имело льготное право использовать это изобретение без разрешения собственника патента.

Ответчик утверждал, что получил это льготное право от ПО "УЗМ" как генеральный правопреемник в ходе приватизации имущества производственного объединения вместе с другой интеллектуальной собственностью. Однако, исследовав план приватизации и другие документы, представленные ответчиком, суд установил следующие факты.

Ответчик приватизировал имущество совсем другого юридического лица, потому что ПО "УЗМ" на момент создания АО "УЗМ" было ликвидировано решением комитета по управлению госимуществом. Отсюда следует, что все права ПО "УЗМ" в соответствии со ст. 61 ГК РФ были прекращены без возможности перехода к другим юридическим лицам. Таким образом было прекращено и льготное право на использование изобретения.

После ликвидации ПО "УЗМ" из него вышло несколько юридических лиц, которые разделили имущество в соответствии с разделительным балансом и передаточными актами. Эти документы в деле отсутствуют. Одно из оставшихся юридических лиц - производственно-техническое предприятие "УЗМ" с принадлежащим ему имуществом было приватизировано ответчиком. В плане приватизации ПТМ "УЗМ" имеется акт оценки нематериальных активов, в котором записано, что таковых у него нет.

Суд установил, что в плане приватизации и других документах, представленных ответчиком, отсутствовали какие-либо записи о наличии или переходе льготного права на использование изобретений и иных объектов промышленной собственности от ПТМ "УЗМ".

Тогда ответчик выдвинул новую версию: льготное право он получил от ПО "УЗМ" вместе с производственным участком, на котором применяется данное изобретение. При этом ссылка делалась на ст. 12 Патентного закона. Согласно ей право преждепользования переходит к другому лицу вместе с производством. Отсутствие записи в документах ответчик объяснил тем, что совместно с производственным участком он приватизировал технические инструкции и технологические условия, в которых содержится описание спорного изобретения. Это якобы и является документальным подтверждением перехода к нему льготного права.

Истец обратил внимание суда на то, что приобретение техдокументации или описания изобретения не является доказательством автоматического перехода права на их использование без разрешения собственника патента. В документах о приватизации производственного участка также нет записи о переходе льготного права или техдокументации.

Итак, ответчик обосновал порядок перехода прав на использование чужого запатентованного изобретения вместе с приватизированным производством, техусловиями и техническими инструкциями по ст. 58 ГК РФ в порядке генерального правопреемства.

Истец утверждал, что это противоречит действующему законодательству. В частности, ст. 138 ГК РФ и ст. 13 Патентного закона РФ, которые закрепляют основной принцип: использование изобретения возможно только с разрешения собственника патента.

Далее истец сослался на разъяснение специалистов Роспатента[4] по поводу применения п. 8 Постановления Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 г., в котором прямо указано: этим льготным правом может пользоваться только то лицо, которое использовало изобретение, когда оно охранялось авторским свидетельством, т.е. до выдачи патента. Все остальные лица должны получить право использования изобретения на договорной основе у патентообладателя.

По мнению истца, Роспатент исключает саму возможность перехода льготного права в порядке правопреемства, т.е. считает его сугубо индивидуальным и поэтому неотчуждаемым, не подлежащим передаче. Дело в том, что Патентный закон (ст. 11) исчерпывающим образом определяет все случаи, когда допускается льготное использование изобретения без заключения лицензионного договора с собственником патента: в интересах национальной безопасности, государства и общества. Однако закон не предусматривает право передачи этого льготного права в какой-либо форме.

Исключение составляет ст. 12, которая гласит, что любое лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора изобретения тождественное решение, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование. Право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения. Отсюда следует, что ст. 12 регламентирует возможность передачи совместно с производством только тождественных технических решений, созданных независимо от автора до даты приоритета.

Ссылка ответчика на то, что льготное право перешло к нему вместе с производством по ст. 12 Патентного закона неправомерна, потому что ответчик незаконно использует не тождественное техническое решение, созданное им независимо и до даты приоритета, а запатентованное изобретение, хозяин которого постоянно напоминает о том, что по закону у него необходимо получить лицензию.

Однако арбитражный суд, рассмотрев дело, полностью принял доводы ответчика и в иске о нарушении исключительных прав по патенту отказал. Суд признал ответчика полным правопреемником льготного права в порядке генерального правопреемства по ст. 58 ГК РФ. Как говорится, отрицательный результат - тоже результат.

Может показаться, что это частный случай и "виртуальный" переход патентных прав - всего лишь мелкий эпизод в судебной практике. Однако даже при самом поверхностном анализе становится ясно: попытка ответчика с помощью придуманной им нормы обосновать свое право на объекты промышленной собственности без всякого документального подтверждения фактически не что иное, как попытка отменить действие Патентного закона РФ в отношении акционерных обществ, которые созданы на основе государственных предприятий с приватизацией производства. Таких, как известно, в России большинство.

Итак, арбитражный суд вынес свой вердикт. Однако спор о том, может ли юридическое лицо получить льготное право на использование чужого изобретения без единого документа вместе с производством, далеко не закончен и требует своего логического разрешения. Может ли юридическое лицо, приватизировав технологические инструкции и технические условия, получить права на изобретения в них описанные, в том числе льготное право использования?

Автор, как вы, наверное, догадались, на стороне истца. А на чьей стороне вы, уважаемый читатель?


[1] См., например: Лобач Б.А. Чем чревато нарушение патентных прав. 1996. N 8. С. 5; Суд вынес решение... 1998. N 2. С. 18; Белов В.И. Суд вынес решение... 1999. N 1. С. 8.
[2] Сергеев А.П. Патентное право. М.: Бек, 1994. С. 150.
[3] Дронов Б.А. Права на изобретения, созданные при выполнении НИОКР: есть ли противоречия в законах?//Патенты и лицензии. 1999. N 6. С. 21 - 23.
[4] Агошков В.И. Отвечаем на ваши вопросы//Патенты и лицензии. 1995. N 7 - 8. С.23.