Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Лицензирование товарных знаков и фирменных наименований

Предоставление лицензий на использование товарных знаков и фирменных наименований выгодно как самим правообладателям, так и лицам, приобретающим право использовать популярный товарный знак или фирменное наименование в своей деятельности.

Возможность предоставления лицензий обусловлена наличием у владельца товарного знака или фирменного наименования исключительных прав на эти объекты. Одним из составляющих этих прав является правомочие распоряжения ими, например, путем продажи лицензий.

Наличие такого правомочия у правообладателя установлено законодательством. Применительно к товарным знакам это Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон о товарных знаках. В отношении фирменных наименований правовое регулирование также в основном осуществляется нормами ГК РФ и отдельными нормативными положениями некоторых федеральных законов. Однако они не являются специальными, посвященными правовой охране фирменных наименований. К нормативным актам, регулирующим лицензирование товарных знаков, относятся также Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака[1].

Для более полного представления о лицензировании товарных знаков и фирменных наименований проанализируем все элементы возникающих при этом правоотношений. Прежде всего речь пойдет о предмете (объекте) правоотношений – товарном знаке и фирменном наименовании.

В соответствии с российским законодательством в качестве товарных знаков охраняются лишь обозначения, зарегистрированные патентным ведомством. Иными словами, обозначения, хотя и используемые для маркировки товаров, но не зарегистрированные в установленном порядке, не являются в России охраняемыми товарными знаками и, следовательно, не могут быть объектом лицензирования. Разумеется, сказанное не относится к общеизвестным товарным знакам, охраняемым, как известно, без регистрации.

Несколько иной порядок действует в отношении правовой охраны фирменных наименований. Являясь участницей Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Россия обязана предоставлять правовую охрану фирменным наименованиям без обязательной подачи заявки или специальной регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Это международное обязательство нашло адекватное отражение в российском законодательстве. Из содержания ст. 51 ГК РФ следует, что правовая охрана фирменного наименования возникает с момента регистрации правообладателя – юридического лица в органах юстиции. Фирменное наименование является одним из сведений государственной регистрации юридического лица, которое включается в единый государственный реестр юридических лиц. То есть это не самостоятельная регистрация, а сопровождающая; фирменное наименование само по себе нигде не регистрируется.

Таким образом, фирменное наименование российского правообладателя может быть предметом лицензирования, если он зарегистрирован в качестве юридического лица. Если же правообладатель является иностранным субъектом, то его фирменное наименование может быть предметом лицензирования в России при условии, что оно охраняется в соответствии с национальным законодательством правообладателя.

Успешное лицензирование во многом зависит от правильной оценки правового статуса лица, предоставляющего право на использование товарного знака или фирменного наименования. Прежде всего необходимо иметь в виду, что предоставить такое право может только истинный правообладатель. Применительно к товарным знакам в качестве правообладателя может выступить либо сам владелец товарного знака, т.е. лицо, на имя которого он зарегистрирован, либо лицо, которому владелец предоставил не только право самому использовать товарный знак, но и предоставлять такую возможность третьим лицам на основе сублицензионного договора.

Применительно к фирменным наименованиям в качестве правообладателя также могут выступать два субъекта. Первый – это обладатель фирменного наименования, т.е. юридическое лицо, у которого право на это фирменное наименование возникло после его внесения в единый государственный реестр юридических лиц. Второй субъект – это лицо, которому обладатель, предоставив право пользоваться фирменным наименованием, разрешил передавать это право другим пользователям на основе договора субконцессии.

Анализируя правовой статус правообладателей, следует иметь в виду и те требования, которые установило по отношению к ним российское законодательство. Знание этих требований носит отнюдь не академический характер, поскольку их несоблюдение может повлечь негативные последствия как для лиц, считающихся правообладателями, так и приобретающих или приобретших лицензии на использование товарных знаков или фирменных наименований.

Каковы же эти требования? Ст. 2 Закона о товарных знаках установлено, что владельцем товарного знака может быть юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

В соответствии с российским гражданским законодательством “юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде”. Юридическими лицами могут быть как коммерческие, так и некоммерческие организации. Особо следует отметить, что такие обособленные подразделения, как представительства и филиалы, юридическими лицами не являются. Юридическое лицо обязательно должно быть зарегистрировано в органах юстиции.

В качестве второго субъекта, который может быть владельцем товарного знака, закон называет физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. В соответствии с российским гражданским законодательством гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Несоблюдение перечисленных требований к статусу владельца товарного знака может повлечь аннулирование регистрации в связи с признанием ее недействительной. Такое аннулирование возможно в течение всего периода действия регистрации товарного знака. Лицензионный договор, заключенный в отношении такого товарного знака, тоже будет признан недействительным.

Имеются законодательные требования и к статусу обладателя фирменного наименования. В качестве такового может выступать только юридическое лицо, причем являющееся коммерческой организацией (т.е. преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности).

Действующее законодательство не содержит прямых указаний на последствия несоблюдения требований, предъявляемых к правовому статусу обладателя фирменного наименования. Однако совершенно очевидно, что в таких случаях будет отсутствовать само исключительное право на фирменное наименование. Соответственно к сделке, совершаемой в отношении обозначения, выступавшего в качестве фирменного, нельзя будет применять нормы, относящиеся к договору коммерческой концессии.

Теперь обратимся к анализу самих лицензионных сделок. Предоставление лицензии на товарный знак означает заключение гражданско-правового договора, в соответствии с которым владелец разрешает другому лицу (юридическому или физическому) пользоваться этим товарным знаком в предусмотренных договором пределах. Владелец знака может предоставить лицензиату в рамках одного договора право пользоваться одновременно несколькими своими товарными знаками.

Лицензионный договор может заключаться в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Владелец товарного знака, предоставляя лицензиату одно из своих правомочий, может существенно его ограничить. И тогда использование, осуществляемое лицензиатом, будет существенно эже, чем осуществляемое владельцем. Хотя, безусловно, возможны и равные условия.

Необходимо иметь в виду, что Закон о товарных знаках не дает определения исключительной и неисключительной лицензии, поэтому стороны могут вложить в него свое понимание. Определяя пределы лицензии, владелец может установить небольшой срок ее действия либо предоставить такое право на весь срок действия регистрации товарного знака с учетом возможности ее дальнейшего продления. Владелец может ограничить территорию использования товарного знака, т.е. лицензиат вправе будет использовать товарный знак не на всей территории России, а в отдельных регионах.

Владелец товарного знака может разрешить лицензиату предоставлять сублицензии другим лицам. Это положение обязательно должно быть зафиксировано в лицензионном договоре. В противном случае сублицензионный договор, как противоречащий законодательству, не может быть зарегистрирован и будет признан недействительным.

Лицензионный договор может содержать указание на условия сублицензионных договоров. Они могут быть сформулированы в общем виде (т.е. достигается некая рамочная договоренность) либо в более конкретном виде.

Предоставляя лицензию, владелец может оставить за собой право пользоваться товарным знаком и даже предоставлять лицензии на его использование другим лицензиатам. Нередки случаи, когда владелец перестает пользоваться товарным знаком в период действия лицензионного договора.

Закон о товарных знаках содержит требование об обязательном включении в лицензионные договоры некоторых существенных условий, касающихся качества продукции, маркируемой лицензионным товарным знаком. Так, лицензиат должен гарантировать производство товаров (оказание услуг), обладающих таким же (или лучшим) качеством, что и товары лицензиара. Несоблюдение этого условия может подорвать авторитет товарного знака лицензиара. Именно поэтому закон предоставляет лицензиару право осуществлять контроль за соблюдением этого условия – гарантии. Закон не установил санкций за нарушение лицензиатом условий качества товара. Таким образом, это относится к компетенции сторон. Например, может последовать временное приостановление действия договора (в частности, до тех пор, пока не будет улучшено качество товаров), либо действие договора будет прекращено досрочно. Могут быть применены материальные (штрафные) санкции. Отсутствие в договоре таких существенных условий препятствует его регистрации в патентном ведомстве.

От факта регистрации договора зависит и его вступление в силу. Датой вступления в силу считается регистрация договора в патентном ведомстве, если самим договором не предусмотрена более поздняя дата начала его действия.

Условия договора с течением времени могут меняться. В том случае, если они касаются определения сторон (например, изменения организационно-правовой формы), предмета договора (вместо нескольких товарных знаков он будет касаться только одного), вида передачи товарного знака (вместо использования знака по лицензии стороны договорились о его уступке), объема передаваемых прав (у лицензиата отзывается право на предоставление сублицензий), то их оформляют в виде отдельного договора, который является дополнением уже зарегистрированного и действующего договора. Этот дополнительный договор вступает в силу и может приниматься во внимание только при условии его регистрации в патентном ведомстве.

Право использовать товарный знак может быть предоставлено и в рамках договора коммерческой концессии. Как известно, в соответствии со ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии правообладатель может уступить заинтересованному лицу право пользования комплексом принадлежащих ему исключительных прав. Одной из составляющих этого комплекса является товарный знак (знак обслуживания).

Как показывает зарубежная практика, право на использование товарного знака предоставляется, как правило, в рамках договора франчайзинга, имеющего много общего с договором коммерческой концессии. В российское патентное ведомство такие договоры, затрагивающие исключительное право на товарный знак, поступают достаточно редко. Это нельзя объяснить только положением ст. 1028 ГК РФ, установившей необходимость регистрации договора коммерческой концессии в федеральном органе исполнительной власти по патентам и товарным знакам только в тех случаях, когда договор заключен в отношении объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством (но не законодательством о товарных знаках). Очевидно, что использование договора коммерческой концессии в нашей стране еще широко не распространено.

Вместе с тем некоторые выводы уже можно сделать. Среди отечественных компаний, заключающих договоры коммерческой концессии, можно назвать “Дока-Хлеб”, “Майский чай”, “Довгань”; среди зарубежных – “Макдоналдс”, “Кока-Кола”, “Пепсико”, “Пицца-Хат”, “Баскин-Робинс”, “Компьютерленд” и др.

Несмотря на небольшое число договоров коммерческой концессии, необходимо все-таки указать, что многие лицензионные договоры на использование товарных знаков включают в себя элементы договора коммерческой концессии. Так, в представленных на регистрацию лицензионных договорах указывалось на:

одновременную передачу прав на изобретение, ноу-хау, рецептуру, коммерческую информацию, фирменное наименование, объекты авторского права и/или технологию;

возмездность совершаемой сделки;

обязательность оказания технической и консультативной помощи, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;

обязательства по контролю качества товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем (лицензиатом).

В 1998 г. в отношении 94 товарных знаков были зарегистрированы лицензионные договоры с элементами договора коммерческой концессии. Это около 33% от общего числа товарных знаков, в отношении которых были предоставлены лицензии в 1998 г. В 1999 г. примерно половина лицензионных договоров содержала элементы договора коммерческой концессии.

Важное значение для успешного лицензирования товарных знаков имеет соблюдение установленных законом требований к их действительности. В соответствии с Законом о товарных знаках лицензионный договор об использовании товарного знака должен быть зарегистрирован в патентном ведомстве. Без такой регистрации лицензионный договор будет считаться недействительным. Исходя из положений ГК РФ это означает следующее:

недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью;

такая сделка недействительна с момента ее совершения;

при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.

В соответствии с установленным в России порядком регистрации лицензионного договора владелец товарного знака должен подать в патентное ведомство соответствующее заявление. К нему прилагается договор в трех экземплярах. Это объясняется тем, что один экземпляр (контрольный) остается в ведомстве, а два других, с отметкой о регистрации, направляются в адреса обеих сторон договора. Заявление о регистрации рассматривается в течение двух месяцев с даты его поступления в патентное ведомство.

За регистрацию лицензионного договора взимается пошлина. Для российских правообладателей она составляет около 300 руб., для иностранных – 300 долл. США. Размер пошлины увеличивается, если договор включает более одного товарного знака.

Сведения о предоставленных лицензиях вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Кроме того, производится соответствующая публикация в официальном бюллетене патентного ведомства.

Регистрации в патентном ведомстве подлежат и изменения, вносимые в уже зарегистрированный и действующий лицензионный договор. К их числу относятся: изменения определения сторон, предмета договора, вида передачи товарного знака, объема передаваемых прав. Изменения лицензионного договора регистрируются в том же порядке, что и сами лицензионные договоры. За регистрацию взимается пошлина.

Теперь обратимся к анализу лицензионных сделок в отношении фирменных наименований. В состав комплекса исключительных прав могут входить права на любые объекты промышленной собственности, в любом наборе. Однако во главу угла в данном виде договора ставится право на фирменное наименование и другие средства индивидуализации. Этот подход определяется существом договора коммерческой концессии, предоставляющим пользователю возможность выступать в гражданском обороте под именем правообладателя.

Договор коммерческой концессии так же, как договор франчайзинга, является сложным, многоаспектным. Укажем на обязательные его элементы:

стороны договора;

предмет договора;

объем передаваемых прав;

обязательства правообладателя, в том числе по предоставлению информации, необходимой пользователю, выдаче и оформлению необходимых лицензий;

обязательства пользователя, в том числе по использованию фирменного наименования правообладателя, обеспечению соответствия качества производимых им товаров качеству товаров правообладателя, соблюдению инструкции и указаний правообладателя, неразглашению конфиденциальной коммерческой информации;

ограничения прав сторон, в том числе территориальные;

ответственность сторон;

прекращение договора.

Как известно, предоставление лицензии на использование какого-либо объекта промышленной собственности предполагает, что он будет использоваться в том виде, в котором охраняется. Думается, что при предоставлении разрешения на использование фирменного наименования реализация этого правила вызовет затруднения. Прежде всего это объясняется тем, что фирменное наименование включает обязательную часть, представляющую собой указание на организационно-правовую форму правообладателя. Очевидно, что не во всех случаях заключения договора коммерческой концессии организационно-правовые формы правообладателя и пользователя будут совпадать. Соответственно пользователь не сможет указывать фирменное наименование правообладателя полностью, не рискуя ввести в заблуждение потребителя.

В принципе большой необходимости в использовании всего фирменного наименования нет. Как показывает практика, в рамках договора коммерческой концессии обычно используется не все фирменное наименование, а его условная часть. Вероятно, при заключении договоров коммерческой концессии можно указывать на то, что допускается использование части фирменного наименования правообладателя, но для этого необходима соответствующая правовая база. Возможно, в будущем законе о фирменных наименованиях уместно будет сделать соответствующее уточнение.

При заключении договора коммерческой концессии стороны, как правило, определяют сферу предпринимательской деятельности, в которой предполагается использовать фирменное наименование, способы использования.

Существенным условием договора коммерческой концессии является постоянное консультационное содействие, оказываемое правообладателем пользователю.

Для этого договора существенна обязательность вознаграждения, выплачиваемого пользователем правообладателю. Формы вознаграждения могут быть самыми разными и определяются договором в зависимости от специфики деятельности. На практике вознаграждение чаще всего выплачивается в два этапа: вначале оплачивается своеобразная “входная плата” за присоединение к фирменной сети правообладателя, а затем следуют периодические платежи. Они определяются по твердой шкале, в процентах от выручки или каким-либо иным способом.

Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право или обязанность пользователя предоставить другим лицам право пользоваться фирменным наименованием правообладателя на условиях субконцессии. Такое положение чрезвычайно актуально для правообладателей с учетом расширения фирменной сети. В договоре коммерческой концессии при этом может быть оговорено число субконцессий, их условия (т.е. объем прав), срок, в течение которого они могут или должны быть предоставлены.

Необходимо иметь в виду, что договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключен. Такое же правило действует и в отношении сублицензионных договоров, хотя оно и не зафиксировано в законе.

При лицензировании фирменных наименований широко распространено применение ограничительных условий, реализация которых может привести к ограничению конкуренции на соответствующем рынке. Существо таких условий может быть сведено к закреплению за пользователем определенной территории, на которой, например, не могут действовать ни другие пользователи, ни сам правообладатель. Ограничение также может заключаться в запрете пользователю конкурировать с правообладателем (как самостоятельно, так и путем приобретения аналогичных прав у конкурента правообладателя). Такое ограничение может действовать и после прекращения договора.

Цель введения правообладателем ограничительных условий при лицензировании фирменных наименований и товарных знаков очевидна. Однако к их использованию следует относиться очень аккуратно для предотвращения нарушения антимонопольного законодательства (например, недопущение занятия правообладателем доминирующего положения на рынке). Следует также иметь в виду, что такие ограничительные условия могут быть признаны недействительными по требованию антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если с учетом состояния соответствующего рынка и экономического положения сторон они противоречат антимонопольному законодательству. В этом тоже много общего с договором франчайзинга.

Закон содержит указание на ограничительные условия, которые нельзя использовать при лицензировании, в том числе фирменных наименований. Это условия, в силу которых:

правообладатель вправе определять цену продажи товара пользователем или цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) пользователем, либо устанавливать верхний и нижний предел этих цен;

пользователь вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной категории покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения (место жительства) на определенной договором территории.

Такие условия являются в силу закона ничтожными.

Исходя из природы лицензирования фирменных наименований, когда правообладатель делится с пользователем своим имиджем, индивидуальностью, законодатель своеобразно определил участие правообладателя в несении ответственности при нарушениях, допускаемых пользователем. А именно: установлено, что правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии.

В случаях же производственной концессии по требованиям, предъявляемым пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, последний отвечает солидарно с пользователем.

Гражданский кодекс Российской Федерации, регламентируя отношения правообладателя и пользователя, не оставляет в стороне и потребителя. На защиту его интересов направлено, в частности, положение ст. 1032 ГК РФ, обязавшее пользователя информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование на основании договора коммерческой концессии.

Договор коммерческой концессии может быть бессрочным. Однако закон (п. 3 ст. 1037 ГК РФ) установил возможность прекращения его действия. Собственно говоря, к срочным договорам эта норма тоже применима. Законом установлено, что договор коммерческой концессии прекращается в случае прекращения принадлежащего правообладателю права на фирменное наименование без замены его новым аналогичным правом.

Если же фирменное наименование изменяется, то договор может продолжать действовать при согласии пользователя (который при этом вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения). Одновременно закон предусмотрел право пользователя потребовать в этом случае расторжения договора и возмещения убытков.

Договор коммерческой концессии прекращается, если одна из сторон объявляется банкротом.

Следует иметь в виду, что перемена стороны (правообладателя) в договоре коммерческой концессии не влечет автоматически его изменения или расторжения. Новый правообладатель становиться стороной этого договора в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву.

Необходимо также остановиться на нормах, регламентирующих порядок заключения договора коммерческой концессии. В соответствии со ст. 1028 ГК РФ договор подлежит регистрации в органе, осуществившем государственную регистрацию правообладателя. Если же правообладатель зарегистрирован в иностранном государстве, то регистрация договора коммерческой концессии производится органом, осуществившим регистрацию пользователя. Закон не определил последствий несоблюдения требования регистрации договора. Он лишь указал, что в отношениях с третьими лицами стороны вправе ссылаться на договор лишь с момента его регистрации.

Как уже отмечалось, патентное ведомство не занимается регистрацией договоров коммерческой концессии в отношении фирменных наименований. В связи с этим не представляется возможным привести какие-либо статистические данные по таким договорам.

В отношении лицензирования товарных знаков такая возможность есть. Анализ лицензионных договоров, зарегистрированных в патентном ведомстве в течение нескольких последних лет, показал следующее. Растет, хотя и сравнительно медленно, число договоров, одной из сторон в которых выступает иностранный участник. Представляется, что это обстоятельство свидетельствует, с одной стороны, о заинтересованности зарубежных фирм в продвижении своих товаров и услуг на российский рынок, с другой, – об их определенной осторожности как в освоении рынка, так и в заключении лицензионных сделок. Наибольшую активность проявляют владельцы товарных знаков из США, Германии, Канады, Великобритании, Финляндии.

Содержание лицензионных договоров показывает, что, как правило, они заключаются в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак. В более 80% зарегистрированных договоров указан весь перечень товаров и услуг. По объему передаваемых прав примерно 3/4 договоров являются договорами неисключительной лицензии. А в большинстве исключительных лицензий лицензиату не предоставляется право на сублицензию.

Очень разнятся сроки договоров. Иногда они являются совсем краткосрочными (от трех до девяти месяцев), часто заключаются на один год. Наиболее распространенным является срок действия договора в пять лет. Необходимо отметить, что значительное число договоров, изначально зарегистрированных на короткий срок, впоследствии продлевается, но не более чем на три года.

Весьма характерны для России товары и услуги, в отношении которых заключаются лицензионные договоры. Большую часть (20%) составляют продукты питания, напитки (алкогольные и безалкогольные), табачные изделия; нефтепродукты – 17%; товары электротехнической промышленности, приборостроения – 11%; различного рода услуги – 7%; товары легкой промышленности – 8%.

Можно выделить наиболее активные фирмы-лицензиары: “Росалко”, “Лукойл”, “Красный Октябрь”, “Майский чай”, “Макдоналдс”, “Кока-Кола”, “Пепсико”, “Пицца-Хат”, “Баскин-Робинс”, “Компьютерленд”.

В заключение хотелось бы отметить, что лицензирование товарных знаков в России стремительно растет. В 1999 г. число зарегистрированных договоров возросло по сравнению с 1995 г. в 27 раз. Это обстоятельство позволяет надеяться, что несмотря на экономические, политические, организационные проблемы лицензирование товарных знаков будет развиваться. Вероятно, более широкое распространение получит и лицензирование фирменных наименований, принадлежащих как иностранным, так и российским правообладателям.


[1] Патенты и лицензии. 1995. № 11. С. 25.