Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Возможности принудительного отчуждения исключительных прав

Из-за принципиальных различий в природе указанных объектов (первые – являются результатом интеллектуальной деятельности, поэтому всегда авторизованы, для вторых интеллектуальная деятельность не является необходимой), возможности принудительного отчуждения прав на них анализируются раздельно. При этом речь идет не только о возможностях, заложенных специальным законодательством (патентным и о товарных знаках соответственно), но и вытекающих из общегражданских норм.

Принудительное отчуждение патентных прав

Патентный закон предусматривает не только добровольный переход исключительных прав по договору об уступке патента (ст. 10), но и принудительный, по решению суда. Эта возможность не только закреплена в законе, но и практически реализуется судами при разрешении споров, которые в ст. 31 Патентного закона именуются “спорами об установлении патентообладателя”. В каких случаях они возникают или могут возникнуть?

Самая распространенная категория споров об установлении патентообладателя – споры о правах на так называемые служебные изобретения, для которых характерны:
   выступление в качестве истца работодателя (на момент создания изобретения), автора (авторов) изобретения;
   выдача патента другим физическим или юридическим лицам (не работодателю).

Истец в этих спорах представляет суду доказательства того, что изобретение было создано автором (авторами) в связи с выполнением им (ими) своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания.

Другая разновидность споров об установлении патентообладателя проистекает из возможного присвоения авторства на изобретение. Истец – действительный изобретатель имеет право требовать не только признания своего авторства, но и установления его в качестве патентообладателя, поскольку патент в соответствии со ст. 8 Патентного закона выдается автору изобретения. При этом не имеет значения, если патент был выдан на имя не “лжеавтора”, а другого лица, указанного им в качестве патентообладателя при подаче заявки или которому он уступил уже выданный патент. Поскольку приобретение права изначально было незаконным (как результат присвоения авторства), все последующие сделки в отношении присвоенного права являются юридически ничтожными.

Следует отметить, что Патентный закон предоставляет действительному автору изобретения или правомочному владельцу исключительных прав альтернативную возможность требовать от суда не “переоформления патента на другое имя”, а признания его недействительным в соответствии со ст. 29, ввиду “неправильного указания в патенте автора (авторов) или патентообладателя (патентообладателей)”.

В литературе рассматривался парадоксальный случай: суд, разрешая спор об установлении патентообладателя и руководствуясь названной статьей, признал истца (работодателя авторов изобретения) действительным патентообладателем и одновременно аннулировал патент из-за неправильного указания в нем патентообладателя[1].

Парадоксальным рассматриваемый случай представляется не только с позиций патентного законодательства, поскольку истец имел правовую основу в виде ст. 31 Патентного закона для определения своих исковых требований о признании его патентообладателем, но и с позиций гражданско-процессуального законодательства (дело рассматривалось судом общей юрисдикции). Согласно ст. 195 Гражданско-процессуального кодекса РСФСР суд вправе выйти за пределы исковых требований, “если признает это необходимым для защиты прав и охраняемых законом интересов истца”. Нет нужды доказывать, что, выйдя за пределы заявленных истцом требований, суд действовал вопреки его интересам.

Если встать на позицию суда, полагая будто указанная статья побуждает к аннулированию патента при установлении, что право авторства или исключительное право на использование изобретения закреплены за неправомочным лицом, то по существу утрачивается (частично) смысл в другой “подсудной” ст. 31 Патентного закона, определяющей виды патентных споров, рассматриваемых в судебном порядке.

Согласно этой статье, к компетенции судов отнесены, в частности, споры об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец и установлении патентообладателя.

Таким образом, установление судом правомочного владельца исключительных прав, а значит и факта, что патентообладатель (равно как и автор) был указан в патенте неправильно, не должно непременно привести к признанию патента недействительным. Ст. 29 или 31 закона, которой должен руководствоваться суд, определяется характером исковых требований. Лицо, право которого нарушено, может требовать, по своему усмотрению, или указания его в патенте в качестве действительного патентообладателя (или автора), и суд должен рассматривать этот спор, руководствуясь ст. 31 Патентного закона, или же при незаинтересованности приобретения прав на свое имя добиваться признания патента недействительным. В этом случае исковые требования будут опираться на ст. 29.

Однако ст. 29 Патентного закона не может применяться, если лицо, доказывающее свое авторство, не является единственным создателем изобретения, поскольку защита гражданских прав имеет пределы и не должна причинять вред другим лицам, в данном случае соавторам. Соответственно и пределом исковых требований должно быть указание истца в качестве действительного автора наряду с другими лицами, а также в качестве совладельца патента. Действительный автор имеет на это право в соответствии со ст. 8 Патентного закона.

Отчуждение права на товарный знак

Законодательство о товарных знаках в отличие от патентного не предусматривает такую категорию судебных споров, как установление владельца знака. Это логично, поскольку закон допускает регистрацию на свое имя и “чужого” обозначения, если его владелец не желает приобретать в России права на него (не заявляет к государственной регистрации). Однако представляется, что имеют место случаи, когда право на товарный знак приобретается с нарушением закона. Следовательно, должны существовать средства защиты от незаконного завладения правом.

Так, по мнению автора, возможность принудительного отчуждения товарного знака существует в ситуации “завладения” знаком агентом (дилером, дистрибьютором) или представителем владельца знака, не зарегистрированного последним в России. Речь идет о применении ст. 6 septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Согласно части 1 этой статьи: “Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза (Парижской конвенции – В.Д.) подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени... владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу”.

Как видим, возможность отчуждения товарного знака в рассматриваемой ситуации международная конвенция отнесла к компетенции национального законодательства. Поэтому необходимо ответить на вопрос: разрешает ли такое действие (“переоформление регистрации”) российское законодательство?

Если под “законом страны” понимать только Закон о товарных знаках, ответ будет отрицательным. Однако ответ на поставленный вопрос можно и необходимо искать не только в Законе о товарных знаках, но и в гражданском законодательстве в целом. При таком подходе есть основания утверждать, что закон разрешает переход права на товарный знак к его первоначальному владельцу на основании ст. 1103 Гражданского кодекса РФ, определяющей, в частности, право “об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения”.

Для применения этой статьи необходимо ответить на два вопроса: является ли право на товарный знак имуществом и является ли завладение им в рассматриваемой ситуации незаконным?

Сторонники мнения, что исключительные права (интеллектуальная собственность) в качестве вида имущества рассматриваться не могут, ссылаются на ст. 128 ГК РФ, определяющую виды объектов гражданских прав, в которой действительно интеллектуальная собственность обособлена (отделена точкой с запятой) от имущества. Однако представляется, что указанная статья сформулирована явно неудачно.

Дело в том, что наряду с имуществом, но не в составе его, она называет лишь результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них, однако не упоминает средства индивидуализации лиц, продукции, работ и услуг, включая товарные знаки, как это сделано в ст. 138 ГК РФ в определении интеллектуальной собственности.

Поддержку во мнении о возможности рассмотрения права на товарный знак в качестве имущества создает ст. 132 ГК РФ, определяющая предприятие как имущественный комплекс, в состав которого входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности.

Анализ нормы, содержащейся в данной статье, включая грамматический, позволяет, как минимум, утверждать, что упомянутые в ней права на обозначения, индивидуализирующие предприятия, его продукцию, работы и услуги, входят в состав имущественного комплекса, и, как максимум, что законодатель не обособляет эти права от имущества, а перечисляет их наряду с другими видами имущества.

Положительный ответ на второй вопрос о том, что владение знаком агентом или представителем без разрешения его владельца незаконно, вытекает из цитированного выше текста Парижской конвенции – действующего на территории России правового акта.

Естественно, что требование об установлении владельца знака (“о переоформлении регистрации”) нельзя адресовать патентному ведомству, так как речь идет о защите гражданского права, которая может осуществляться в административном порядке “лишь в случаях, предусмотренных законом” (ст. 11 ГК РФ). Данный случай в законе не прописан, поэтому разрешение таких споров относится к компетенции арбитражных судов.

Рассмотрим еще одну возможную ситуацию отчуждения товарного знака. Например, в организации идет разработка нового знака. Другое лицо, незаконным путем получив информацию об этом, заявляет его на свое имя. Может ли в данной ситуации быть возбуждено гражданское дело, и что может выступать в качестве исковых требований?

Если информация о разрабатываемом знаке составляла служебную или коммерческую тайну, т.е. удовлетворяла условиям, определенным ст. 139 ГК РФ (была неизвестна третьим лицам, к ней не было доступа на законном основании и обладатель информации принимал меры к сохранению ее конфиденциальности), она защищается гражданско-правовыми средствами. Представляется, что исковые требования в этом случае могут не ограничиваться только возмещением причиненных убытков, возможность требования которого прямо определена указанной статьей. Как сказано в законе, информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными ГК РФ. К таковым ст. 12 ГК РФ, в частности, относит признание недействительным акта государственного органа. Применительно к рассматриваемой ситуации таким актом является решение Роспатента о регистрации товарного знака.

Ст. 13 ГК РФ в качестве оснований для признания ненормативного акта госоргана (решение о регистрации товарного знака является таковым) недействительным определяет, во-первых, его несоответствие закону и, во-вторых, нарушение гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица. Что касается второго условия, то его присутствие в данной ситуации выше уже проанализировано. Относительно первого условия следует признать, что законодательство о товарных знаках ни в числе оснований для отказа в регистрации товарного знака, ни в числе оснований признания ее недействительной не оговаривает ситуацию “регистрации с нарушением чужих охраняемых прав” применительно к рассматриваемому случаю.

Таким образом, решение о регистрации товарного знака в данном случае нельзя признать противоречащим закону и требовать от суда его отмены. В то же время представляется возможным требовать отчуждения товарного знака в свою пользу в соответствии с уже рассмотренной ст. 1103 ГК РФ “об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения”.

Незаконно ли владение товарным знаком в данном случае, если выше был сделан вывод о том, что решение Роспатента о его регистрации было законным? Представляется, что противоречия здесь нет, как его нет и в рассмотренной выше ситуации с выдачей патента лицу, не являющемуся правомочным патентообладателем.

Патентное ведомство при регистрации того или иного объекта промышленной собственности рассматривает, подвергает экспертизе сам объект, презюмируя при этом, что заявитель приобрел права на него законным путем. Даже если в период регистрации ведомству станут известны факты присвоения, незаконного завладения чужой собственностью, у него нет процессуальных возможностей их оценки. Так, факты присвоения интеллектуальной собственности или приравненных к ним средств индивидуализации лиц и продукции могут подтверждаться свидетельскими показаниями, которые не могут быть использованы в административном процессе, каковым является экспертиза заявок. В то же время при законном акте патентного ведомства имеет место незаконное (осуществленное вопреки закону, запрещающему получать информацию незаконными методами) завладение чужим имуществом. Поэтому, не имея возможности оспаривать акт госоргана, собственник может требовать переоформления регистрации товарного знака на свое имя.

Другой вопрос, возникающий при этом: не препятствует ли истребованию “имущества” изменение его правовой формы: было – конфиденциальная информация, стало – зарегистрированный товарный знак. Думается, что нет. Как показано выше, законодатель не видит препятствий к оформлению патента на имя действительного владельца в случае выдачи его лицу, незаконным образом приобретшему право на изобретение. Ведь действительный владелец в этом случае также сам не подавал заявку на выдачу патента. В данном случае значима охраноспособность заявляемого объекта, а не формальные действия по подаче заявки. Более того, если при подаче заявки на выдачу патента недостаточно описать изобретение, необходимо еще сформулировать его сущность, то для регистрации товарного знака ничего подобного не требуется.

Изменение владельца исключительных прав в процессе банкротства

С определенными оговорками как принудительное отчуждение исключительных прав может рассматриваться и случай их перехода к другому собственнику в процессе банкротства патентообладателя (владельца товарного знака).

Даже в докризисных (до августа 1998 г.) условиях волна банкротств в России была достаточно высокой. В 1997 г. арбитражные суды признали банкротами более 2600 организаций, что в 25 раз больше по сравнению с 1993 г.; в 850 организациях была введена процедура внешнего управления[2].

Согласно ст. 86 закона “О несостоятельности (банкротстве)”, вступившего в силу 1 марта 1998 г., при продаже предприятия (бизнеса) у банкрота отчуждаются все виды имущества, включая исключительные права, в том числе права на обозначения, индивидуализирующие должника, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания). Сумма, вырученная от продажи этих прав, включается в состав имущества должника. Продажа предприятия банкрота производится “на открытых торгах внешним управляющим”. По закону оформление продажи имущества банкрота можно осуществить в форме протокола или договора купли-продажи.

Дискуссионным является вопрос: подлежат ли эти документы обязательной регистрации в патентном ведомстве, если в состав имущественного комплекса входит промышленная собственность? Представляется, что ответ на него неоднозначен. Если исключительные права проданы обособленно, регистрация такого договора купли-продажи должна осуществляться в патентном ведомстве. Однако если продажа предприятия осуществлена в целом как имущественного комплекса, то регистрация этого события осуществляется в соответствии с федеральным законом 1997 г. “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”. Двойная государственная регистрация изменения собственника не представляется необходимой. Если покупатель хочет быть уверен в том, что приобретенные исключительные права, во-первых, действуют, во-вторых, не обременены какими-то неизвестными ему обязательствами, патентное ведомство может представить ему интересующую информацию. Это имеет смысл до приобретения прав, а не тогда, когда сделка состоялась.


[1] Ренкель А.Ф. Третейский патентный суд. М.: ИНИЦ, 1999. С. 66 – 67.
[2] См.: Постатейный комментарий к федеральному закону “О несостоятельности (банкротстве)”. М.: Статут, 1998. С. 5.