Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Закон о товарных знаках: нужны перемены

Ст. 48 Закона о товар-ных знаках гласит: “Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора”. Однако на практике механизм, связанный с предоставлением правовой охраны товарному знаку в Российской Федерации на основании данной статьи не действовал (хотя в проекте нового Закона он уже предусмотрен).

Действующий Закон не содержит прямого указания на то, в каком виде должен использоваться зарегистрированный товарный знак. Обычно на вопрос владельца, в каком виде он может использовать свой товарный знак, следует ответ: в том, в каком он охраняется на территории Российской Федерации. Однако Закон такого прямого указания не содержит. Косвенно данная рекомендация вытекает из ст. 17, в которой сказано, что владелец может внести изменения в регистрацию отдельных элементов зарегистрированного товарного знака, не меняющие его существа. А вот является ли внесенное изменение меняющим товарный знак по существу или нет, может решить только экспертиза, а не его владелец.

Данный вопрос владельцы товарных знаков задают, получая уведомление Высшей патентной палаты о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования. При этом они считают, что применение зарегистрированного ими товарного знака с внесенными изменениями должно признаваться Высшей патентной палатой как факт использования.

Иногда тот же вопрос возникает при столкновении интересов различных фирм. Так, российская фирма подала заявку на регистрацию товарного знака, содержащего словесное обозначение “Мир”, выполненное в кириллице. При экспертизе выяснилось, что в 1992 г. немецкой фирмой зарегистрирован товарный знак, содержащий словесное обозначение “Mir”, выполненное латинскими буквами, на те же виды товаров и услуг.

Российский заявитель, получив запрос экспертизы, подал заявление в Высшую патентную палату о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака, содержащего словесное обозначение “Mir”, по причине его неиспользования. Свое ходатайство он мотивировал тем, что немецкая фирма не использовала данный товарный знак в том виде, в каком он охраняется на территории Российской Федерации.

В то же время в ст. 5 С. - (2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности сказано: “Применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку”.

Возникает вопрос: является ли использование товарного знака, содержащего словесное обозначение “Mir”, изменением по существу или нет? Сам владелец товарного знака решения по этому вопросу принять не может, поскольку, как следует из ст. 17 действующего Закона, изменение, не меняющее знак по существу, может быть внесено в свидетельство на товарный знак. Только экспертиза вправе решать: изменения отдельных элементов товарного знака меняют его существо или нет. Если будет признано, что изменение меняет его существо, то это уже другой товарный знак, требующий регистрации в установленном порядке.

Другой наболевший вопрос касается регистрации товарных знаков агентами или представителями его владельца в одной из стран Союза. Например, российская фирма, выяснив, что товарный знак, указанный на импортном товаре, который она ввозит или продает в России, не зарегистрирован на ее территории, подает заявку и регистрирует данный товарный знак на свое имя.

С одной стороны, регистрируя на себя чужой товарный знак, не зарегистрированный на территории Российской Федерации его истинным иностранным владельцем, российская фирма, с одной стороны, как бы защищает себя от возможных сложностей, связанных с проверками налоговой полиции, таможни, органов МВД, однако, с другой стороны, подобные действия можно расценивать как акт недобросовестной конкуренции.

Проект нового российского Закона о товарных знаках предусматривает статью, аналогичную ст. 6 septies Парижской конвенции, в которой говорится:

“(1) Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не предоставит доказательств, оправдывающих его действие.

(2) Владелец знака имеет право при наличии условий, предусмотренных в пункте (1), воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласие на такое использование”.

Проблема заключается в том, что юридически очень трудно доказать, что российская фирма, приобретшая товар, маркированный товарным знаком, для реализации на российской территории, является представителем иностранной фирмы, у которой она его для этой цели купила. И если нет прямых доказательств агентских соглашений, то установить данный юридический факт возможно только в судебном порядке.

Хотя в обновленном российском законопроекте имеется статья, аналогичная ст. 6 septies Парижской конвенции, но, возможно, самым трудным окажется доказательство наличия агентских соглашений или того, что российский предприниматель являлся представителем владельца иностранного товарного знака, а не просто покупателем его товара.

В п. А. - (1) ст. 6 quinquies Парижской конвенции говорится: “каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье”.

Если российская фирма подает заявку в какое-либо иностранное государство, то при ее рассмотрении в ряде стран требуется основание, которым может служить регистрация товарного знака в национальном патентном ведомстве. Если же иностранная фирма подает заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент и не испрашивает конвенционный приоритет, то ее рассмотрение идет на основании действующего закона, не требующего регистрации в стране происхождения.

Однако в спорных ситуациях данная статья Парижской конвенции может быть принята во внимание. Как показывает опыт работы Высшей патентной палаты, она в своих решениях ее применяет.

Примером может служить решение Высшей патентной палаты по товарному знаку “TAMPICO” (регистрационный N 142124), в котором сказано: “Поскольку владелец оспариваемого знака является владельцем регистрации этого знака в стране происхождения, требования к регистрации N 142124 должны предъявляться с учетом положения ст. 6 quinquies Парижской конвенции, в том числе и с учетом раздела С(2) этой статьи. Упоминание этого раздела необходимо в связи с тем, что регистрация в стране происхождения отличается от оспариваемой шрифтом, которым выполнен товарный знак”.

Опыт Высшей патентной палаты в спорных ситуациях принимается во внимание и патентной экспертизой. Поэтому очень важно, чтобы обновленный Закон о товарных знаках содержал статьи, аналогичные нормам Парижской конвенции, был разработан и четко действовал механизм их применения.