Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Правоприменительная практика при передаче прав на объекты промышленной собственности

Взаимоотношения патентообладателя и лица, использующего охраняемый объект промышленной собственности, строятся на основе лицензионного договора, подлежащего обязательной регистрации в патентном ведомстве (ст. 13 Патентного закона РФ). Патентообладатель может передать любому юридическому или физическому лицу все права, вытекающие из патента. В этом случае речь идет о договоре уступки патента, который также подлежит регистрации под угрозой недействительности (ст. 10 Патентного закона РФ).

В соответствии со ст. 1028 ГК РФ к компетенции органа исполнительной власти в области патентов и товарных знаков отнесена регистрация договоров коммерческой концессии, если в комплекс передаваемых по такому договору прав входят охраняемые объекты промышленной собственности. Однако при полном детальном регулировании этого вида договорно-обязательственных отношений до настоящего времени отсутствует единая правовая регламентация процедуры регистрации договора коммерческой концессии в органе исполнительной власти, осуществившем регистрацию правообладателя в качестве юридического лица или предпринимателя (п. 2 ст. 1028 ГК РФ). Данное обстоятельство наряду с отсутствием у российских правообладателей отработанного делового формата не способствует развитию этого направления технологического обмена в Российской Федерации.

Регистрация названных договоров осуществляется в соответствии с Правилами рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца[1]. Процедура регистрации направлена на обеспечение режима законности при заключении договоров о передаче прав на охраняемые объекты промышленной собственности и их использование. А именно: предотвращает передачу прав неправомочным лицом, включение в договоры условий, противоречащих действующему законодательству, пересечение прав по заключенным договорам.

Перечень необходимых документов приведен в п. 2 Правил. Наличие в комплекте документов охранной грамоты (патента на изобретение, промышленный образец, свидетельства на полезную модель), а также возможность доступа к базе данных соответствующих государственных реестров позволяет убедиться в правомочности лица, передающего права по патенту, установить его действительность на момент регистрации.

П. 3 Правил предусматривает проверку комплектности и правильности оформления материалов, поступивших с заявлением о регистрации, а также рассмотрение договора по существу. Договоры, содержащие противоречащие действующему законодательству и/или взаимоисключающие положения, определены п. 3 Правил как не подлежащие регистрации.

Так, к условиям, не соответствующим нормам Патентного закона, в частности, относятся:

полное или частичное совпадение объема передаваемых по договору прав с переданным другому лицу в соответствии с ранее зарегистрированным договором исключительной лицензии;

предоставление исключительной лицензии по патенту, в отношении которого подано заявление о предоставлении открытой лицензии;

предоставление лицензиату неисключительной лицензии права заявлять иски к нарушителям патента.

Действующему законодательству противоречит определение начала действия лицензионного договора или договора уступки патента вне зависимости от его регистрации в Роспатенте (ст. 433 ГК РФ, ст. 10 и 13 Патентного закона).

Вопрос об обременении уступаемого патента правами третьих лиц (в частности, правами лицензиатов по ранее заключенным договорам) подлежит урегулированию до заключения, т.е. до регистрации договора уступки такого патента (п. 1 ст. 460 ГК РФ). Положения о том, в какой форме и в какой степени на принимающую сторону переходят права и обязанности прежнего патентообладателя - лицензиара по ранее заключенному договору, могут быть как составной частью, так и предметом отдельных соглашений между этими лицами.

Обязательной регистрации подлежат также изменения и дополнения зарегистрированных договоров в отношении определения сторон, предмета договора, объема передаваемых прав, территории и срока действия, включая досрочное прекращение (п. 6 Правил). Регистрация изменений производится на основании соглашения сторон. Для изменения договорных обязательств по требованию одной из сторон требуется решение суда (ст. 450 ГК РФ). То есть регистрация производится на основании судебного решения.

Информация о договорах, имеющая публично-правовой характер, подлежит опубликованию в официальных изданиях Роспатента в объеме, предусмотренном Правилами (предмет договора, определение сторон, вид лицензии, срок и территория действия).

Принимая во внимание, что содержание договоров в большинстве случаев определяется сторонами как информация, составляющая коммерческую тайну, ознакомление третьих лиц с текстом зарегистрированного и хранящегося в Роспатенте договора и иными приложенными к нему документами допускается только по письменному согласию сторон. В частности, по доверенности стороны договора, дающей поверенному такие полномочия.

Лицо, на имя которого испрашивается патент по заявке, поданной в патентное ведомство, может заключать договоры, в основе которых лежат права на заявку в различных стадиях оформления. Но такие договоры не подлежат регистрации в Роспатенте, т.е. они действительны без регистрации до выдачи патента.

Роспатент не наделен полномочиями контроля за исполнением сторонами зарегистрированного договора вытекающих из него обязательств, включая патентно-правовые гарантии.

Административный порядок рассмотрения споров в сфере передачи прав на охраняемые объекты промышленной собственности действующим законодательством не предусмотрен. В соответствии со ст. 31 Патентного закона споры о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта промышленной собственности отнесены к компетенции суда. Законодатель в этой статье обошел своим вниманием договор уступки патента. Данное обстоятельство подчас вводит в заблуждение стороны зарегистрированных договоров, однако не является препятствием для рассмотрения в судах исков по договорам уступки патента.

Анализируя судебно-арбитражную практику рассмотрения споров, связанных с уступкой патента и лицензионными договорами, представляется целесообразным выделить следующие их виды:
   о порядке заключения договоров;
   об изменении и досрочном их прекращении;
   о недействительности договоров.

В спорах о порядке заключения договоров наиболее часто встречающимся основанием для признания их недействительности является отсутствие регистрации в Роспатенте. Широкое распространение на практике получили иски о понуждении одной из сторон в договоре к регистрации в Роспатенте. В соответствии с п. 3 ст. 165 ГК РФ: “Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда”. Необходимо отметить, что в данной норме предусмотрена возможность вынесения судом решения о регистрации сделки только при наличии следующих условий: сделка совершена в надлежащей форме (ст. 160 ГК) и одна из сторон уклоняется от ее регистрации.

Вместе с тем на практике имеется случай принятия арбитражным судом решения о понуждении лицензиата к заключению договора исключительной лицензии на условиях лицензиара со ссылкой на ст. 13 Патентного закона РФ. Это свидетельствует как о недостаточном понимании материальных норм Патентного закона, так и о пренебрежении запретом на понуждение к заключению договора, содержащимся в п. 1 ст. 421 ГК РФ.

В соответствии с п. 4 ст. 10 Патентного закона патентообладатель, но не лицензиат, может быть принужден к заключению договора неисключительной лицензии. При нарушении патента в соответствии со ст. 14 Патентного закона патентообладатель вправе требовать не заключения договора, а прекращения нарушения и возмещения причиненных убытков. Представляется очевидным, что ни данная статья, ни ст. 13 Патентного закона не являются основанием для понуждения к заключению договора на условиях, навязываемых одной из сторон.

В качестве положительного фактора следует отметить заключение договора о передаче технологии на основе мирового соглашения при рассмотрении в судах исков о нарушении патента.

Судебно-арбитражная практика подтверждает важность технических гарантий в лицензионных договорах, особенно в тех случаях, когда право на использование запатентованных изобретений сопровождается предоставлением ноу-хау, обеспечивающего возможность их эффективного промышленного использования. Следует отметить, что лишь незначительная часть лицензионных договоров содержит хорошо проработанный раздел технических гарантий, что является предпосылкой для возникновения трудноразрешимых спорных ситуаций.

Материалы споров об исполнении и досрочном прекращении лицензионных договоров являются подтверждением того, что недобросовестная торговая практика со стороны патентообладателя-лицензиара, выражающаяся в навязывании лицензиату чрезмерно обременительных условий договора при отсутствии законодательного регулирования в этой сфере, препятствует развитию лицензионной торговли, делает ее менее привлекательной для хозяйствующих субъектов. В большинстве случаев менее защищенной, слабой стороной договора является лицензиат, который несет значительные затраты в связи с налаживанием производства продукции по лицензии и оказывается неспособным к конкурентной борьбе.

Судебная практика свидетельствует о том, что проблема недобросовестного подхода при заключении лицензионных договоров не утратила своей актуальности и подтверждает необходимость совершенствования законодательства в этом направлении. В настоящее время, кроме принудительного лицензирования согласно п. 4 ст. 10 Патентного закона РФ, единственной правовой основой запрета всех иных видов злоупотребления монополией в области промышленной собственности является п. 2 ст. 2 закона РФ “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”. Она предписывает, что этот закон не распространяется на отношения, связанные с объектами исключительных прав, кроме случаев, когда соглашения, связанные с их использованием, направлены на ограничение этих прав.

Конкретное решение данной проблемы предпринято в рамках ГК РФ, глава 54 которого предусматривает правовое регулирование недобросовестной торговой практики при заключении одного из видов договоров о передаче технологии - договора коммерческой концессии. На очереди стоит вопрос о дополнении ГК РФ положениями относительно незаконных ограничительных условий в лицензионных договорах.

Классическим основанием для возникновения споров о досрочном прекращении, а также признании недействительными лицензионных договоров и договоров об уступке патента является нарушение патентно-правовых гарантий. В их числе - гарантии действительности патента и поддержания его в силе, отсутствия на момент заключения договора претензий третьих лиц, исключительные права которых нарушаются использованием передаваемой по договору технологии. Юридические последствия признания патента недействительным находятся в прямой зависимости от причины аннулирования патента. Причем сам этот факт не является основанием для принятия Роспатентом решения о прекращении действия зарегистрированного лицензионного договора. Аннулирование патента должно расцениваться как существенно изменившееся обстоятельство, и при отсутствии соглашения сторон данный вопрос следует решать в судебном порядке, как это предусмотрено ст. 451 ГК РФ.

Если аннулирование патента обусловлено несоответствием объекта промышленной собственности критериям патентоспособности, предполагается, что патентообладатель не мог знать об этом заранее, то лицензионный договор должен быть прекращен или изменен с момента аннулирования патента (ст. 451 ГК РФ). Если же патент аннулирован на основании неправильного указания в заявочных материалах автора и патентообладателя, предполагается, что патентообладатель знал или должен был знать о несоответствии патента требованиям закона, то на основании ст. 168 ГК РФ договор (как лицензионный, так и уступки патента) должен быть признан недействительным с момента заключения, т.е. с момента его регистрации. Если вопреки обозначенным гарантиям патентообладатель на момент заключения договора знал о претензиях третьих лиц в связи с нарушением принадлежащих им исключительных прав, то лицензиат вправе требовать признания договора недействительным в порядке, установленном ст. 167 и 178 ГК РФ.

При изменении или досрочном прекращении договора в судебном порядке обязательства сторон считаются измененными или прекращенными с момента вступления в силу решения суда, о чем регистрирующая структура уведомляет стороны.

В судебной практике, преимущественно арбитражных судов, отмечается устойчивая тенденция роста числа споров о признании сделок недействительными и применения последствий ничтожных сделок. Это объясняется, в частности, активным использованием сторонами договоров о передаче технологии указанного способа защиты нарушенных гражданских прав, предусмотренного ст. 12 ГК РФ. Вместе с тем анализ обращений сторон договоров в Роспатент, а также судебная практика свидетельствуют, что нередко этот способ защиты используется недобросовестной стороной для избежания ответственности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора. Это не может не вызывать беспокойства.

Отмеченная тенденция роста числа дел о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности характерна не только для договорных отношений, связанных с передачей прав на охраняемые объекты промышленной собственности и их использованием. Роль и значение этого способа защиты нарушенных гражданских прав нашли адекватное отражение в постановлении пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 1 июня 1996 г. N 6/8 “О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ”. Достаточно сказать, что в 10 из 60 пунктов указанного постановления содержатся различные разъяснения практики применения положений ГК РФ об основаниях и последствиях недействительности сделок.

Признание договора недействительным с момента заключения влечет за собой аннулирование решения о его регистрации. В этой связи представляется очевидной степень ответственности регистрирующей структуры за соблюдение всех требований, предписанных Правилами рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца. Особое значение приобретает соблюдение всех сопутствующих заключению лицензионных договоров и договоров об уступке патента формальностей, предусмотренных действующим законодательством, а также соответствие ему положений договора. Зачастую такие, на первый взгляд, “безобидные” положения, не имеющие глубокого смысла, а также погрешности в оформлении договора и сопутствующих документов кажутся незначительными и являются “миной замедленного действия”, которая используется недобросовестной стороной в качестве повода для возбуждения дела о признании договора недействительным.

Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что основными источниками правового регулирования договорных отношений по передаче права на охраняемые объекты промышленной собственности и предоставлению права на их использование являются ГК РФ и Патентный закон РФ.

Специфика предмета договоров о передаче технологии требует, на наш взгляд, специальной подготовки судейского состава. Опыт свидетельствует о целесообразности сотрудничества правоприменительных органов с Роспатентом. Такое сотрудничество послужит вынесению грамотных решений в новой для них сфере правоприменительной деятельности, а также своевременному оповещению Роспатента о решениях, требующих юридически значимых действий (внесение изменений в государственные реестры, базу данных о зарегистрированных договорах, опубликование в официальных бюллетенях), обеспечивающих исполнение судебных решений.


[1] Патенты и лицензии. 1995. N 7 - 8. С. 36.