Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Критерии общеизвестности товарного знака

На основе мировой административной и судебной практики применительно к общеизвестным товарным знакам можно условно выделить четыре группы критериев:
   масштабы использования и рекламы знака;
   репутация;
   ценность;
   правовая защищенность.

Масштабы использования и рекламы знака

Территория использования

Согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности общеизвестность товарного знака определяется применительно к конкретной стране. Очевидно также, что для приобретения общеизвестности товарный знак должен широко использоваться. Однако нет однозначного толкования того, насколько широко и должен ли вообще товарный знак использоваться в конкретной стране, чтобы приобрести в ней общеизвестность.

Г.Боденхаузен в комментарии к ст.6 bis Парижской конвенции отмечает, что знак может стать общеизвестным в какой-либо стране еще до его регистрации там и даже до использования в ней[1]. Вместе с тем в 1958 г. Лиссабонская конференция по пересмотру Парижской конвенции отклонила предложение, согласно которому использование общеизвестного знака в стране, где испрашивается защита, необязательно для ее предоставления, несмотря на то, что подавляющее большинство участников конференции проголосовало за введение такой нормы. Учитывая результаты голосования, Г.Боденхаузен еще в 1967 г. предполагал, что большинство государств – членов Парижской конвенции будут предоставлять охрану общеизвестным товарным знакам, не использовавшимся на их территории.

Ю.И.Свядосц также отмечал, что “знак, признаваемый общеизвестным, пользуется правовой охраной в любой стране-участнице, где он приобрел широкую известность, независимо от факта его регистрации или применения в данном государстве”[2].

В 1963 г. Берлинский конгресс Международной ассоциации по охране промышленной собственности (АИППИ), подводя итоги работы по общеизвестным знакам, проводимой на протяжении 15 лет, призвал все страны обеспечить защиту товарных знаков от любого использования или регистрации их третьими лицами, если эти знаки (даже если не используются в стране, в которой затребована защита) считаются известными либо в этой стране, либо на международном уровне. В резолюции исполнительного комитета АИППИ, принятой в Барселоне в 1990 г., указывалось, что выдвижение условия использования в той юрисдикции, где испрашивается защита общеизвестного знака, не допускается.

Наконец, по требованию государств-членов ВОИС включила вопрос об общеизвестных знаках в программу своих работ и сформировала комитет экспертов для рассмотрения данной проблемы. Результатом работы стала Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков[3]. В качестве важнейшего был выделен вопрос о применении ст.6 bis Парижской конвенции в случаях, когда общеизвестный знак фактически не используется в стране, где испрашивается его охрана. В меморандуме, подготовленном Международным бюро ВОИС, подчеркивалось, что ст.6 bis не содержит никакого обязательства в отношении использования общеизвестных знаков. Чтобы сделать эту статью значимой, говорится в меморандуме, она должна толковаться как не позволяющая государствам-членам требовать эффективного использования знака в стране, в которой испрашивается его охрана как общеизвестного.

Изученная автором административная и судебная практика ряда стран подтверждает тот факт, что использование на внутреннем рынке не является больше условием признания общеизвестности товарного знака. Судебные дела, рассмотренные в Германии, Австралии, Канаде, свидетельствуют, что одной высокой репутации знака достаточно для установления его общеизвестности, даже если он не использовался в этой стране.

В одном из своих решений высокий суд Швейцарии специально указал, что иностранный товарный знак для приобретения общеизвестности не обязательно должен использоваться в Швейцарии. Необходимо и достаточно, чтобы он был хорошо известен в этой стране. Интернациональный массив судебных решений, проанализированных Ф.Мостертом[4], также подтверждает это положение.

Если даже почти 40 лет назад большинство стран – участниц Парижской конвенции склонялось к признанию общеизвестности без обязательного применения знака в конкретной стране, то коренное изменение геополитической ситуации, развитие средств массовой информации и связи, гигантский рост международного туризма в наше время превращают требование обязательного использования в ничем не оправданный атавизм.

Что касается Российской Федерации, то, начиная по крайней мере с 1985 г., она, сначала в составе СССР, а с 1991 г. самостоятельно, идет по пути открытости и интеграции в мировое сообщество как в экономике, так и в политике. Если при “железном занавесе” требование обязательного использования применительно к общеизвестным товарным знакам еще можно было оправдать, то с его падением никаких правовых, экономических либо политических предпосылок для его выполнения более не существует.

Объемы использования и рекламы

В качестве доказательств использования как внутри страны, так и за ее пределами специалисты и суды называют объемы продаж товаров, маркируемых товарным знаком, коммерческую деятельность в целом, осуществляемую под данным знаком, рекламу и расходы на нее.

Об объемах использования и рекламы наиболее объективно свидетельствуют цифры продаж товара, несущего знак, затраты на рекламу как товара, снабженного знаком, так и в ряде случаев только самого знака. При этом могут учитываться данные, представленные владельцем товарного знака, и сведения из специализированных публикаций о его деятельности.

В объем рекламы, подлежащей оценке, входит реклама в пунктах продажи товара, средствах массовой информации, а также осуществляемая прямой почтовой рассылкой, уличная реклама, реклама в местах проведения массовых мероприятий (выставок, показов, спортивных соревнований). К косвенной рекламе относится спонсорство, а также ссылки на товарный знак в литературных источниках и в кинофильмах. Можно отметить также и устную рекламу, когда информация о маркированном товаре передается устно кругу знакомых.

Репутация знака

Парижская конвенция возлагает оценку репутации знака на компетентные органы страны регистрации или использования. Опыт множества стран показывает, что такими органами могут быть национальные патентные ведомства и суды. При этом в связи с тем, что патентное ведомство – административная инстанция, суду принадлежит последнее слово в установлении общеизвестности товарного знака.

Ответа на вопрос, каким образом должна оцениваться известность знака населению страны, в которой осуществляется такая оценка, Парижская конвенция не дает. TRIPS говорит о знании знака “соответствующими кругами населения”. Судебная практика большинства стран, как и Совместная рекомендация, отдает предпочтение критерию известности знака кругам населения, которые преимущественно являются потребителями соответствующего товара. Действительно, вряд ли было бы целесообразно учитывать мнение детей до 16 лет в отношении знака, предназначенного для алкогольных напитков. Однако их мнение, несомненно, следует принять во внимание, если речь идет о знаке для игрушек.

Методом оценки репутации, в наибольшей степени ведущим к цели, представляется опрос общественного мнения, естественно, при условии его корректного проведения. В настоящее время существует немало качественных апробированных методик проведения подобных опросов и организаций, на этом специализирующихся, в том числе и в Российской Федерации. Единственный вопрос, единого ответа на который не существует, – определение доли респондентов, чье знание товарного знака позволяет сделать вывод о его общеизвестности. Как правило, подобная цифра устанавливается судами каждой отдельной страны, а иногда даже применительно к конкретному делу.

Анализ международной практики позволил в ряде случаев определить такие пороговые значения. Наиболее жесткий подход практикуется судами Германии. Фактическая цифра может колебаться в зависимости от продукта и отрасли, но в среднем для общеизвестного товарного знака она составляет 40% (дело “Димпл”, федеральный верховный суд Германии, 29 ноября 1984 г.). Для США пороговая величина – 35% всех опрошенных. А французский суд в деле “Джокер” признал 20% достаточными для установления общеизвестности товарного знака.

Обоснованной представляется позиция Ф.Мостерта, считающего, что поскольку известность общеизвестных знаков должна измеряться относительно соответствующего публичного сектора, а не широкой публики, степень требуемой для них известности не следует определять фиксированными показателями. Поэтому он предлагает использовать гибкий стандарт, соответствующий определению общеизвестного товарного знака как знака, известного значительному сегменту соответствующей публики. Поэтому предлагается считать знак общеизвестным, если он известен значительной части соответствующих кругов населения. Несмотря на кажущуюся неопределенность такой подход выглядит наиболее привлекательным, так как позволяет учитывать одновременно широкий диапазон факторов.

Представляется, что с учетом размеров территории, неоднородности населения и иных социальных и географических факторов Россия наиболее близка к США. При этом, однако, следует учитывать более низкий уровень ее экономического развития и меньшую степень информированности населения в рыночной сфере. Поэтому наиболее реальной для установления общеизвестности представляется степень знания товарного знака от 20 до 30%, которая, несомненно, значительна для нашей страны, исходя из названных выше условий.

Дополнительными факторами, обусловливающими репутацию знака, являются его возраст и постоянство использования. Этот критерий, например, сформулирован в разделе, посвященном промышленной собственности, Картахенского соглашения, объединяющего страны Андского пакта.

Ценность знака

Ценность товарного знака определяется рядом факторов. Во-первых, она напрямую зависит от рейтинга маркируемого им товара в ряду аналогичной продукции других производителей. Наиболее объективно он устанавливается по объему продаж и затратам на рекламу, о которых говорилось выше.

Во-вторых, ценность знака может определяться в материальном выражении (см.табл. 1,2). В настоящее время существуют различные методики подсчета стоимости товарного знака и организации, на этом специализирующиеся. Эти методики достаточно объективны, поскольку стоимость знака во многих странах является сейчас самостоятельной позицией в балансе предприятия, относясь к категории нематериальных активов.

Таблица 1

Ценность знака*

* Рейтинг товарных знаков на 17 июня 2000 г. составлен компанией “Интербренд”//Коммерсант-Daily. 2001. 22 мая.

Место в 2000 г.
(1999 г.)
Товарный знак Страна Стоимость в 2000г.,
млрд. долл.
Стоимость в 1999 г., млрд. долл. Изменения, %
1(1) Coca-cola США 72,5 83,8 -13
2(2) Microsoft То же 70,2 56,7 24
3(3) IBM -”- 53,2 43,8 21
4(7) Intel -”- 39,0 30,0 30
5(11) Nokia Финляндия 38,5 20,7 86
6(4) General Electric США 38,1 33,5 14
7(5) Ford То же 36,4 33,2 10
8(6) Disney -”- 33,6 32,8 4
9(8) McDonald’s -”- 27,9 26,2 6
10(9) AT&T -”- 25,5 24,2 6
11(10) Marlboro -”- 22,1 21,0 5
12(12) Mercedes Германия 21,1 17,8 19
13(14) Hewlett-Packard США 20,6 17,1 20
14(-) Cisco Systems То же 20,0
15(20) Toyota Япония 18,9 12,3 53
16(25) Citibank США 18,9 Нет данных Нет данных
17(15) Gillette То же 17,4 15,9 9
18(18) Sony Япония 16,4 14,2 15
19(19) American Express США 16,1 12,6 28
20(24) Honda Япония 15,2 11,1 37
21(-) Compaq США 14,6
22(13) Nescafe Швейцария 13,7 Нет данных Нет данных
23(22) BMW Германия 13,0 11,3 15
24(16) Kodak США 11,9 14,8 -20
25(21) Heinz То же 11,8 11,8
26(27) Budweiser -”- 10,7 8,5 26
27(23) Xerox -”- 9,7 11,2 -14
28(26) Dell -”- 9,5 9,0 5
29(29) Gap -”- 9,3 7,9 18
30(28)Nike -”- 8,0 8,2 -2

Таблица 2

Крупнейшие группы знаков

Место в 2000 г.
(1999 г.)
Товарный знак Страна Стоимость в 2000г.,
млрд. долл.
Стоимость в 1999 г., млрд. долл. Изменения, %
1 Procter & Gamble США 48,4 49,2 -2
2 Nestle Швейцария 40,3 38,8 4
3 Unilever Великобритания 37,1 33,9 9
4 Великобритания 14,6 13,7 6
5 Colgate Palmolive США 13,6 11,3 20

Реально подсчет стоимости товарных знаков важен при их продаже, как в составе иных активов предприятия, так и отдельно, при предоставлении лицензии, и наконец, при установлении общеизвестности.

Правовая защищенность знака

Наиболее конкретным доказательством правовой защищенности товарного знака, претендующего на статус общеизвестного, являются его регистрации в различных странах. Чем больше число регистраций, тем выше степень его правовой защищенности.

Известно, что по общему правилу право на товарный знак носит территориальный характер. Тем не менее регистрации, полученные в различных государствах, косвенно подтверждают, что владелец знака предпринял реальные шаги для закрепления своих прав.

Так, в Таиланде суды учитывают наличие зарубежных регистраций как один из факторов при установлении общеизвестности. Список стран, в которых зарегистрирован товарный знак, надлежит представить при установлении общеизвестности знака также в Бразилии и Мексике.


[1] Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М.: Прогресс, 1977.
[2] Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. М.: ЦНИИПИ, 1969.
[3] Патенты и лицензии. 2001. № 8. С 38.
[4] Мостерт Ф. Общеизвестные и знаменитые знаки: возможна ли гармония?//Патенты и лицении. 1997. № 12. С.23.