Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 



Лицензионный договор

Понятие лицензионного договора

Лицензионный договор является наиболее распространенным средством передачи прав на использование объектов промышленной собственности, а лицензионная торговля – основной формой передачи технологии[1]. С 1991 по 2000 г. в Российской Федерации заключено более 7 тыс. лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, охраняемых патентами РФ.

М.М.Богуславский отметил, что “посвященная лицензионным договорам литература, изданная в различных странах, необозрима”[2], и с этим нельзя не согласиться. Вместе с тем вопрос о юридической природе лицензионного договора, его специального законодательного регулирования до сих пор остается предметом дискуссии как в отечественной, так и в зарубежной правовой теории.

Так, Г.Штумпф считает “неправильным заранее отказываться от метода включения лицензионного договора в систему договоров и искать решения только с помощью общих суждений. В последнем случае существует опасность утраты четких принципов применения правовых норм и невозможности их предвидения, и в связи с этим дополнительного риска сторон по договору”[3]. Такой же точки зрения придерживается, в частности, И.А.Зенин[4].

Многочисленные попытки квалифицировать договорные отношения по предоставлению права на использование охраняемых объектов промышленной собственности как договоры купли-продажи, аренды, подряда нельзя признать удачными. Определение лицензионного договора как договора особого рода, который прямо законом не регулируется, наиболее точно отражает его место как в отечественном, так и зарубежном законодательствах[5]. Наглядным подтверждением этому является Руководство по процедурам лицензирования в странах – членах Европейской экономической комиссии ООН, подготовленное секретариатом ЕЭК.

Более того, то, что для лицензионных договоров нет прямого законодательного регулирования, можно считать скорее преимуществом, чем недостатком. Благодаря этому сторонам договора предоставляется наибольшая свобода в формировании своих правоотношений. Общепризнано, что для лицензионных договоров действительны как общие нормы гражданского права в отношении обязательств и договоров, так и соответствующие нормы законодательства по охране промышленной собственности.

Думается, достаточно точным и лаконичным, отражающим юридическую природу и особенности правового регулирования лицензионного договора, а также необходимые условия его вступления в силу, является следующее определение: “Лицензионный договор – это своеобразная форма договора. При отсутствии специального законодательства положения об аренде могут по аналогии применяться к лицензионному договору, когда в нем не оговорены намерения партнеров. Лицензия на технологию – это договор, в основе которого лежат положения гражданского кодекса в отношении договоров. Для того, чтобы договор имел законную силу, должны быть выполнены следующие четыре условия: согласие стороны, взявшей на себя обязательство; возможность (т.е. правомочность) стороны заключать договор; полное понимание смысла обязательства; законность обязательства.

Пользоваться правами и выполнять обязанности необходимо при наличии доброй воли. Соглашение обязывает стороны выполнять не только те положения, которые в нем содержатся, но также и дополнительные положения и условия, которые в зависимости от характера обязательства вытекают из понятия справедливости, обычаев или права”[6]. Данное определение отмечает также особенности правоотношений сторон лицензионного договора. А именно: необходимость доверительных отношений с учетом возможных рисков и гибкого подхода к их корректировке при изменившихся обстоятельствах.

Юридическая природа лицензионного договора и особенности правового регулирования

В ст.13 Патентного закона РФ прямо закреплена обязанность любого лица, не являющегося патентообладателем, испрашивать лицензию (т.е. разрешение патентообладателя на использование охраняемых объектов промышленной собственности), определено юридическое средство передачи права (лицензионный договор), дано определение двух видов лицензионных договоров: исключительной и неисключительной лицензии.

Определение неисключительной лицензии в полной мере соответствует широко применяемому в зарубежном законодательстве. При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

По определению, данному в ст.13 Патентного закона, при исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Такое понятие исключительной лицензии расходится как с аналогичными определениями в зарубежном законодательстве и правовой доктрине, так и в отечественной юридической литературе. Так, по определению А.М.Чепелевецкого “сущность исключительной лицензии заключается в том, что лицензиат получает не только право на использование, но и запрещать лицензиару и третьим лицам использовать предмет лицензии в тех пределах, которые оговорены лицензионным соглашением. Иными словами, он получает монопольное право, и, следовательно, в предоставленной ему сфере деятельности исключается конкуренция со стороны как лицензиара, так и третьих лиц”[7]. Такое толкование предоставления исключительных прав в рамках лицензионного договора в полной мере отражает определение этого вида договора в законодательстве стран с развитой экономикой.

Вид лицензии, определенной в Патентном законе РФ как исключительная, имеет, как правило, наименования “полуисключительная”[8], “единоличная”[9], что в большей степени соответствует юридической природе этого вида договора. Можно предположить, что такому подходу к формированию понятия “исключительная лицензия” в Патентном законе РФ способствовал специфический характер патента исключительного права в переходный период, когда патенты, трансформированные из авторских свидетельств, в столь значительной степени обременены правом преждепользования без ограничений в отношении объемов использования, что договор исключительной лицензии по таким патентам по сути таковым не является (п.8 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3518-1)[10].

Разработчики проекта Части III ГК РФ сделали попытку компенсировать отсутствие в российском законодательстве определения, соответствующего понятию “исключительная лицензия” в зарубежном праве, предложив ввести в ст.1122 проекта понятие “полная лицензия”[11].

Таким образом, в настоящее время в Патентном законе РФ определено два вида лицензионных договоров о предоставлении права на использование охраняемых объектов промышленной собственности: исключительной и неисключительной лицензии.

По патенту, действующему в режиме открытой лицензии, возможно заключение только договора неисключительной лицензии. Принудительная лицензия, предоставляемая лицу, желающему и готовому использовать охраняемый объект промышленной собственности по его ходатайству в соответствии с п.4 ст.10 Патентного закона, также носит неисключительный характер.

Следует отметить, что упоминание о лицензионных договорах содержится в ст.166 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик[12]. Согласно ее положениям применяется право страны, в которой учреждена, имеет место жительства или основное место деятельности сторона, являющаяся лицензиаром.

В российском законодательстве так же, как и в зарубежном, лицензионный договор не является предметом прямого законодательного регулирования. Отдельных глав, посвященных лицензионным договорам, в ГК РФ не существует. В проекте Части III ГК РФ лицензионному договору отведено несколько статей (1122, 1174, 1175, 1177), что явно недостаточно. Вместе с тем на этот вид договора распространяются соответствующие положения ГК РФ. Как к одной из разновидностей сделки, к лицензионному договору применимы правила, установленные для сделок (глава 9). Будучи основанием для возникновения обязательств, лицензионный договор должен соответствовать правилам, содержащимся в подразделе 1 раздела III ГК РФ “Общие положения об обязательствах”, а также в подразделе 2 “Общие положения о договорах”.

Действующим законодательством сторонам предоставлена возможность свободно определять содержание договора. Лицензионные договоры могут содержать и, как показывает практика, содержат элементы различных договоров (аренды, купли-продажи, подряда о совместной деятельности). Такая возможность предусмотрена п.3 ст.421 ГК РФ. А в п.4 этой статьи установлено, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание условий предписано законом и иными правовыми актами. К правоотношениям сторон, возникающим в рамках лицензионных договоров, при отсутствии специальной нормативной базы применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых в них содержатся. В этой связи к таким договорам применяются различные нормы ГК РФ (в том числе регулирующие правоотношения в сфере купли-продажи, аренды, подряда, коммерческой концессии) с целью большей детализации и более полного регулирования отношений между сторонами.

Условия, присущие лицензионному договору, также могут являться составной частью иного договора (в частности, о совместной деятельности или учредительного), что не входит в противоречие с действующим законодательством. Чтобы такой договор был основанием для возникновения права на использование объекта промышленной собственности у лица, не являющегося патентообладателем, он должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Необходимость регистрации обусловлена п.1 ст.13 Патентного закона РФ.

Для того, чтобы снизить риск последствий заблуждения сторон в отношении необходимости регистрации договоров, включающих условия передачи прав на охраняемые объекты промышленной собственности в том или ином объеме, представляется целесообразным дополнить п.1 Правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента РФ и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца абзацем следующего содержания: “Указанные договоры подлежат регистрации и в том случае, когда они являются составной частью иных договоров, в частности, договора коммерческой концессии, договора о совместной деятельности, учредительных договоров и др.”.

Существенные условия лицензионного договора

Всякий договор может быть признан заключенным лишь в случае, когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям (п.1 ст.432 ГК РФ). Таковыми признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. Отсутствие соглашения сторон в отношении существенных условий подрывает действительность договора. Лицензионный договор, стороны которого не достигли соглашения в отношении его существенных условий, не подлежит регистрации. Таким образом, при решении вопроса о том, какие условия необходимы и обязательны для того, чтобы считать лицензионный договор заключенным, должны быть определены достаточно четкие ориентиры.

В целом ряде случаев ГК РФ, осуществляя регулирование того или иного договора, определяет круг его существенных условий. Так, в соответствии с п.1 ст.399 в договоре о залоге должны быть указаны его предмет, оценка, существо, размер и срок исполнения обеспечиваемого залогом обязательства. В ст.1066 прямо указаны существенные условия договора доверительного управления: состав имущества, наименование юридического лица, в интересах которого осуществляется управление имуществом, размер и форма вознаграждения управляющему, срок действия.

В отношении лицензионного договора данный вопрос нуждается в детальной проработке и правовом урегулировании. Это необходимо, чтобы ориентировать стороны на обязательное достижение соглашения по всем таким условиям и включение в текст договора соответствующих пунктов; регистрирующую структуру – на невозможность регистрации, а суды – на признание незаключенными договоров, в которых отсутствуют те или иные существенные условия. Оптимальное решение данного вопроса видится в прямом перечислении условий, подлежащих обязательному включению в лицензионный договор, в Части III ГК РФ и их детализации в Правилах. Косвенное определение таких условий через перечень изменений, подлежащих обязательной регистрации (п.6 Правил), в совокупности с определением круга существенных условий лицензионного договора в Комментарии к Правилам[13] в некоторой степени облегчает положение, но не является достаточным.

В п.1 ст.432 ГК РФ названы три вида существенных условий:
   признанные существенными законом или иными правовыми актами (в частности, названное в данной статье условие о предмете договора);
   предопределяемые характером договора, т.е. те, обусловливающие природу договора, без которых он не может существовать как договор данного вида;
   зависящие от воли сторон, т.е. относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Вопрос о существенных условиях договора в отечественной правовой теории является предметом острой полемики. Наиболее распространенная точка зрения сводится к следующему: существенными могут быть признаны только такие условия, отсутствие которых в тексте договора влечет признание его незаключенным[14]. Следует отметить, что В.В.Витрянский, с учетом судебно-арбитражной практики, придерживается иной точки зрения. Он считает такой подход к определению порочным, не позволяющим в полной мере раскрыть существо явления, и трактует понятие существенных условий более широко. В.В.Витрянский рассматривает договор как многопонятийную гражданско-правовую категорию: как основание возникновения правоотношений (договор-сделка), само правоотношение, возникшее из этого основания (договор-правоотношение), форму существования правоотношения (договор-документ)[15].

По нашему мнению, в нормативном документе (Правилах) приемлемо определение существенных условий, как условий, отсутствие которых в тексте договора влечет признание его незаключенным, потому что при регистрации подлежит рассмотрению только договор-документ.

По мнению В.В.Витрянского, “среди всех условий всякого договора необходимо выделять те условия, которые составляют видообразующие признаки и поэтому включаются законодателем в определение того или иного вида договора. Такие условия бесспорно являются существенными условиями, ибо называя их (включая в определение договора), законодатель тем самым дает понять, что указанные условия необходимы для данного вида обязательства”.

В каждом договоре должен быть определен его предмет, причем применительно к лицензионному договору это понятие, очевидно, не может быть сведено к указанию номера охраного документа. По определению В.В.Витрянского “предмет договора, а вернее сказать, предмет обязательства, вытекающего из договора, представляет собой действие (или бездействие), которые должна совершить обязанная сторона (или воздержаться от их совершения)” [16]. Такая точка зрения практически совпадает с мнением экспертов ВОИС, которые считают: положения лицензионного договора, касающиеся его предмета, в сущности должны достаточно полно определять передаваемую лицензиату технологию. По мнению экспертов, эти положения должны не только идентифицировать изобретение или изобретения, право на использование которых передается по договору, но и описывать продукт, который должен быть изготовлен, способ, который должен быть применен, ноу-хау (если таковое имеется)[17].

В договоре должны быть четко определены пределы использования изобретения лицензиатом. На практике нередки случаи, когда патентообладатель предоставляет принимающей стороне только право на предложение к продаже и продажу продукта, изготовленного с применением охраняемого патентом изобретения им самим или лицензиатом ранее заключенного договора на территории РФ. В значительной степени это обусловлено недостаточно четким формулированием нормы об исчерпании прав патентообладателя в Патентном законе РФ (ст.11)[18] . В этой связи заслуживает внимания норма правила 19 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции. В соответствии с ней не признается нарушением евразийского патента использование запатентованного изобретения при введении в хозяйственный оборот продукта, изготовленного с применением запатентованного изобретения самим патентообладателем или с его согласия в том государстве, где действует евразийский патент и в котором было осуществлено такое введение в хозяйственный оборот[19].

Исключительные права на объекты промышленной собственности носят территориальный и временной характер. Таким образом, условия о сроке и территории также определяют пределы предоставленных по договору прав. Эксперты ВОИС определяют эти положения как затрагивающие ключевые права лицензиара и лицензиата[20].

В п.1 ст.13 Патентного закона РФ оговорена также обязанность лицензиата вносить обусловленные договором платежи. Лицензионный договор предполагается возмездным, следовательно, положения о цене и платежах носят существенный характер, и на момент регистрации стороны должны достичь соглашения в отношении данного условия. В противном случае договор может быть признан недействительным.

Эта позиция нашла отражение в судебной практике, о чем свидетельствует п.54 постановления Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8, являющегося обязательным как для судов общей юрисдикции, так и для арбитражных судов. Согласно ему “при разрешении спора, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением возмездного договора, необходимо учитывать, что в случае, когда в договоре нет прямого указания о цене, и она не может быть определена из условий договора, оплата должна производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары и услуги (п.3 ст.424 ГК). При этом наличие обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой следует руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной. При наличии разногласий по условию о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным”[21].

Техническая сущность лицензии, определяющая ее потребительские свойства, сугубо индивидуализирована, т.е. в отличие от обычных товаров и услуг потребительная стоимость лицензии определяется не общественной, а индивидуальной полезностью для каждого лицензиата.

Из изложенного следует, что представленный на регистрацию договор должен содержать положения, свидетельствующие о соглашении сторон по цене и платежам. Это тем более важно, если учесть экономико-правовые аспекты. Регистрация лицензионного договора является, в частности, основанием для включения затрат на приобретение лицензии в себестоимость продукции по лицензии, т.е. для снижения налогооблагаемой части прибыли лицензиата. В этой связи недопустимость неопределенности в данном вопросе очевидна.

Таким образом, из определения в ст.13 Патентного закона РФ следует, что необходимыми и обязательными существенными условиями лицензионного договора являются объем передаваемых прав, срок и территория его действия, размер вознаграждения. Представляется, что перечень этих условий должен быть включен в соответствующие статьи Части III ГК РФ.

Существенными являются также условия, определяющие, в какой именно части права не передаются лицензиату в случае сохранения за лицензиаром права на использование изобретения. И это также следует из определения договора исключительной лицензии. Следует отметить, что в ст.1175 проекта Части III ГК РФ среди существенных условий, которые должны присутствовать в договоре о патентной лицензии, упомянуты лишь ее вид и срок действия договора.

Представляется возможным регулирование условий о территории и сроке действия диспозитивными нормами (п.4 ст.421 ГК РФ), т.е. нормами, которые применяются постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное, путем введения их непосредственно в ст.13 Патентного закона. В этом случае условия о территории и сроке действия приобретут статус определимых существенных условий лицензионного договора[22]. То есть при отсутствии соглашения сторон о территории и сроке действия договора предполагается территория и срок действия патента.

Особенности регистрации лицензионного договора

Договоры, содержащие положения, противоречащие действующему законодательству и/или взаимоисключающие положения, определены п.3 Правил как не подлежащие регистрации. Таким образом, основной задачей при рассмотрении лицензионного договора по существу является установление соответствия его положений действующему законодательству. Их несоответствие требованиям закона может привести к недействительности договора (ст.168 ГК РФ).

Так, к условиям, не соответствующим нормам Патентного закона, следует, в частности, отнести:
   полное или частичное совпадение объема передаваемых по договору прав с переданным другому лицу в соответствии с ранее зарегистрированным договором;
   предоставление исключительной лицензии по патенту, в отношении которого подано заявление об открытой лицензии;
   предоставление лицензиату неисключительной лицензии права заявлять иски к нарушителям патента, а также уступать третьим лицам патент, принадлежащий лицензиару.

Нормам ГК РФ противоречит установление момента заключения договора, т.е. начала его действия, вне зависимости от даты регистрации, предоставление по сублицензионному договору прав за пределами переданных по основному лицензионному договору.

Лицензионный договор является длящимся обязательственным правоотношением, в период действия которого могут появиться такие обстоятельства, которые прекратят его действие или приведут к изменению его в одном или нескольких элементах. Роль правоизменяющих и правопрекращающих фактов могут выполнять самые различные обстоятельства. В частности, зависящие и не зависящие от воли сторон, специально направленные на изменение и прекращение обязательства и не имеющие такой направленности, но приводящие к таким последствиям, правомерные и неправомерные действия участников обязательств и третьих лиц[23]. Обязательства сторон лицензионного договора, как и любого другого, могут изменяться или прекращаться по основаниям, предусмотренным ГК РФ, иными правовыми актами или договором. Как изменение обязательств, вытекающих из договора, так и его прекращение может быть осуществлено прежде всего по соглашению сторон (п.1 ст.450 ГК РФ).

Перечень изменений лицензионного договора, подлежащих обязательной регистрации под угрозой недействительности, приведен в п.6 Правил – определение сторон, предмет договора, срок и территория действия, объем передаваемых прав.

В случаях, предусмотренных п.2 ст.450 ГК РФ, обязательство может быть изменено по требованию лишь одной из сторон. Для изменения обязательства по требованию одной из сторон, как правило, требуется решение суда.

Особо регулируется в ГК РФ вопрос об изменении или расторжении договора “в связи с существенным изменением обстоятельств”. В соответствии со ст.451 изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или заключен на существенно отличающихся условиях. Здесь установлено следующее: если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут судом по требованию заинтересованной стороны при наличии условий, перечисленных в данной статье.

Думается, именно как существенное изменение обстоятельств в отношении к лицензионному договору следует расценивать в ряде случаев аннулирование оспариваемого патента. Формирование подхода к данному вопросу представляется особенно важным, если учесть, что на практике нередки случаи обращения в Роспатент третьих лиц с требованием принятия решения о досрочном расторжении всех лицензионных договоров, предметом которых является аннулированный патент. При этом в качестве аргумента приводятся следующие доводы: недействительность патента на момент регистрации является основанием для отказа в регистрации, следовательно, признание патента недействительным автоматически должно повлечь за собой вынесение Роспатентом решения о расторжении договора.

Такой подход является неправомерным и может привести к нежелательным для сторон договора последствиям, так как в ст.453 ГК РФ говорится, что при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Вместе с тем ст.451 ГК РФ при недостижении соглашения сторонами прямо относит решение вопроса о расторжении договора, в частности, вследствие существенного изменения обстоятельств, к компетенции суда. Причем суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения сторонами расходов, понесенных в связи с его исполнением.


[1] Богуславский М.М., Воробьева О.В., Светланов А.Г. Международная передача технологий: правовое регулирование. М.: Наука, 1985. С.155.
[2] Там же. С.168.
[3] Штумпф Г. Лицензионный договор. М.: Прогресс, 1998. С.506.
[4] Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран. М.: МГУ, 1992. С.155 – 157.
[5] Штумпф Г. Указ.соч. С.34.
[6] Руководство по лицензированию в странах – членах Европейской экономической комиссии ООН. Женева: ЕЭС ООН, 1982. Т.1.
[7] Чепелевецкий А.М. Продажа и покупка лицензий. М.: ЦНИИПИ, 1967. С.12.
[8] Руководство по лицензированию в странах – членах Европейской экономической комиссии ООН.
[9] Штумпф Г. Указ.соч. С.38.
[10] Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 42. Ст.2991.
[11] Российская газета. 1997. 12 июня.
[12] Ведомости Верховного Совета СССР. 1991. № 26. Ст.733.
[13] Евдокимова В.Н. Комментарий к Правилам рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца//Проблемы интеллектуальной собственности. Вестник Роспатента. 1996. № 1. С.33.
[14] Егоров Н.Д., Елисеев И.В., Сергеев А.П. и др. Гражданское право: Учебник. Часть 2. М.: Проспект, 1997. С.13, 499; Егиазаров В.А., Залесский В.В., Клейн Н.И. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть I. М.: Юринформ, 1997. С.418.
[15] Витрянский В.В. Существенные условия договора//Хозяйство и право. 1998. № 7. С.4-5.
[16] Витрянский В.В. Указ.соч. С.6.
[17] Введение в интеллектуальную собственность. Женева: ВОИС, 1998. С.75.
[18] Еременко В.И. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации/ В кн.: Комментарий к законодательству об охране интеллектуальной собственности. М.: Фонд “Правовая культура”, 1997. С.60-61.
[19] Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Евразийское патентное законодательство (Комментарий и нормативные акты). М.: ВНИИПИ, 1998. С.136.
[20] Указ. соч. С.77.
[21] Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 1996. № 9. С.18.
[22] Витрянский В.В. Указ.соч. С.5.
[23] Егоров Н.Д., Елисеев И.В., Сергеев А.П. и др. Указ.соч. С.617.