Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Судебно-арбитражная практика по лицензионным договорам

Становлению отечественного рынка запатентованных технологий, формированию здоровых обычаев делового оборота, добрых нравов в этой сфере в значительной степени способствует опека государственной структуры, а именно: регистрация в Роспатенте лицензионных договоров и договоров об уступке патентов, предусмотренная ст. 10 и 13 Патентного закона РФ. С 1991г. Роспатент зарегистрировал более 13 тыс. договоров. Процедура регистрации обеспечивает режим законности при заключении договоров и благотворно влияет на устойчивость отношений сторон. Однако если учесть, что сторонами зарегистрированных договоров являются свыше 20 тыс. физических и юридических лиц, возникновение коллизий между субъектами столь рисковых долговременных договорных отношений в некоторых случаях представляется неизбежным.

Как показывает практика, интенсивному развитию внутригосударственного технологического рынка сопутствуют все присущие рыночным отношениям атрибуты, в том числе споры, связанные с заключением и исполнением договоров.

Право сторон договоров уступки патента и лицензионных, как и всякое гражданское право, подлежит защите. В соответствии со ст. 31 Патентного закона РФ споры о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемых объектов промышленной собственности относятся к компетенции суда. В данной статье законодатель обошел своим вниманием договор уступки патента, однако это обстоятельство не является препятствием для рассмотрения в судах исков по таким договорам.

Административный порядок рассмотрения подобных споров действующим законодательством не предусмотрен. Это означает, что Роспатент не наделен полномочиями вмешиваться в разрешение спорных ситуаций, возникающих между сторонами договора. Только суд, приняв во внимание доводы обеих сторон и досконально исследовав все обстоятельства дела, с привлечением при необходимости лиц, правомочных выступать в качестве экспертов, вправе оценивать законность требований и обоснованность их доводов.

Споры о порядке заключения договоров

Обзор судебно-арбитражной практики представляется целесообразным начать с судебных дел о порядке заключения договоров о передаче права на охраняемые объекты промышленной собственности и предоставлении права на их использование*.

* Споры о заключении и исполнении лицензионных договоров слушаются в открытых судебных заседаниях, содержание судебных решений не является конфиденциальным, однако по этическим соображениям автор считает необходимым обозначить стороны спора условно.

ТОО “И” (патентообладатель) обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с иском к ОАО “Р” (лицензиат) о взыскании задолженности и штрафных санкций в значительной сумме по лицензионным договорам, подписанным сторонами 4 января 1994 г. и 10 декабря 1996 г. В ответ на это ОАО “Р” подало встречный иск о признании лицензионных договоров недействительными в связи с отсутствием решения об их регистрации в Роспатенте.

Заслушав стороны и исследовав материалы дела, суд нашел первоначальный иск необоснованным и не подлежащим удовлетворению, а встречный иск подлежащим удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Договор от 4 января 1994 г. на момент слушания дела не был зарегистрирован в Роспатенте. Патентообладатель не выполнил требование ст. 13 Патентного закона, несмотря на наличие в договоре условия о вступлении его в силу с даты регистрации.

В отношении другого договора требование об обязательной регистрации выполнено. Однако он признан недействительным как сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа, руководствуясь ст. 168, 173 ГК РФ, своим решением от 10 апреля 1998 г. признал спорные договоры недействительными с момента заключения, оставив исковые требования патентообладателя без удовлетворения.

Однако признание недействительным не зарегистрированного в Роспатенте договора по очевидным причинам далеко не всегда отвечает интересам лицензиата – принимающей стороны в договоре об уступке патента. В ряде случаев добросовестный лицензиат на свой страх и риск не только несет затраты в связи с подготовкой к использованию запатентованного новшества, но и частично исполняет обязательства по платежам патентообладателю.

Принимая во внимание, что моментом заключения лицензионного договора и договора уступки патента является именно момент регистрации, практика рассмотрения дел по искам об уклонении патентообладателя от регистрации представляет особый интерес.

В соответствии с п. 3 ст. 165 ГК РФ “если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда”. Следует отметить, что в данной норме предусмотрена возможность вынесения судом решения о регистрации только при наличии следующих условий: сделка совершена в надлежащей форме (ст. 160 ГК), и одна из сторон уклоняется от регистрации.

Истец – ТОО “В” (лицензиат) – обратился в Тимирязевский межмуниципальный районный народный суд г. Москвы с иском к патентообладателю, в котором просил обязать его произвести регистрацию в Роспатенте договора исключительной лицензии по патенту, мотивируя это следующим. Лицензионный договор был подписан сторонами 1 сентября 1994 г. и представлен патентообладателем в Роспатент с заявлением о регистрации 16 ноября 1994 г. Но затем патентообладатель своим заявлением от 18 ноября 1994 г. отозвал договор без уведомления ТОО “В”. Уведомление об отзыве патентообладателем заявления о регистрации и прилагаемого к нему комплекта документов в адрес лицензиата направил Роспатент. Благодаря этому лицензиат своевременно воспользовался правом, предоставленным ему п. 3 ст. 165 ГК РФ.

Суд направил в Роспатент определение от 31 марта 1995 г. о наложении запрета на регистрацию любых договоров по патенту, являющемуся предметом договора в целях обеспечения интересов истца. Следует отметить, что рекомендации истцу о необходимости такого определения были даны в уведомлении Роспатента, причем практика показала необходимость и своевременность этих мер. Патентообладатель – ответчик представил на регистрацию договор исключительной лицензии по данному патенту с другим лицом, и определение суда послужило Роспатенту основанием для отказа в регистрации этого договора.

Учитывая очевидность судебного решения по данному вопросу, ответчик предпочел пойти на заключение с истцом мирового соглашения непосредственно в судебном заседании 26 мая 1995 г., которое суд утвердил, руководствуясь п. 4 ст. 219, ст. 220, 315 ГПК РФ. Руководствуясь ст. 138, 139 ГПК РСФСР, суд также вынес определение о снятии запрета на регистрацию лицензионных договоров по патенту, в частности, договора между истцом и ответчиком.

В конечном итоге регистрация данного договора была осуществлена по заявлению патентообладателя.

Мировым соглашением, подписанным сторонами спора и занесенным в протокол судебного заседания, закончилось дело по иску автора изобретения “Ветровая аккумулирующая электростанция” о нарушении авторских прав и договорных обязательств по оформлению изобретения истца к ответчику – сотруднику патентного бюро. Оно рассматривалось в открытом судебном заседании Ломоносовского районного суда г. Архангельска 12 февраля 1998 г. Как следует из содержания определения суда, истец обратился к ответчику с целью получить помощь в оформлении созданного им изобретения, предоставив ему соответствующие полномочия по ведению переписки с патентным ведомством. После получения патента истец обнаружил, что ответчик, вопреки договорным обязательствам, выступает соавтором и сообладателем патента. В суде ответчик настаивал на том, что им внесен определенный творческий вклад в создание указанного изобретения.

В судебном заседании стороны заявили о своем желании закончить дело миром. Истец отказался от оспаривания перед ответчиком авторства на изобретение с условием заключения договора о частичной уступке прав на указанный патент. В соответствии с ним ответчик отказался от сообладания патентом в пользу истца, становящегося единственным патентообладателем. Ответчик отказался от каких бы то ни было имущественных притязаний в связи с авторством на изобретение. В свою очередь, истец обязался оплатить ответчику затраты на выполнение работ по проведению патентного поиска, оформлению заявки и ведению по ней делопроизводства. Перед утверждением мирового соглашения суд разъяснил истцу и ответчику последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу.

В соответствии с п. 5 ст. 219 и ст. 220 ГПК РСФСР в случае, если суд прекращает производство по делу в связи с заключением мирового соглашения, утвержденного судом, вторичное обращение в суд по этому же делу, между теми же сторонами, о том же предмете, по тем же основаниям не допускается.

Принимая во внимание, что условия мирового соглашения не противоречат закону, не нарушают права и интересы других лиц, руководствуясь ст. 34, 165, 219, 220, 223 ГПК РСФСР, суд утвердил мировое соглашение, а Роспатент в установленном порядке осуществил регистрацию договора о частичной уступке права на патент.

Как показывает судебная практика, споры об установлении авторства сложны, носят затяжной характер, что приводит по существу к блокированию патента на длительный срок. Поэтому такое решение спора представляется вполне приемлемым и отвечающим интересам сторон.

Широкое распространение получила практика подписания лицензионных договоров на основе мировых соглашений при рассмотрении в судах исков о нарушении патента. Так, при рассмотрении в Пресненском межмуниципальном народном суде г.Москвы дела по иску патентообладателя к фирме “С” о нарушении прав по патенту “Печатающее устройство” и выплате компенсаций стороны заявили о достижении мирового соглашения, согласно которому патентообладателю выплачена компенсация. Последний предоставил фирме неисключительную лицензию на право использования изобретения. Стороны подписали лицензионный договор, а суд, руководствуясь ст. 220 Арбитражного процессуального кодекса РСФСР, своим определением от 2 июня 1994 г., утвердил мировое соглашение.

Думается, такой способ решения споров о нарушении патентов в полной мере соответствует действующему законодательству, отвечает интересам сторон и является весьма интересным достижением отечественной судебной практики.

Совершенно иной вывод напрашивается при изучении решения Арбитражного суда Волгоградской области от 30 марта 1998 г. по иску патентообладателя (НИИ) к ОАО “Волга”, оставленного затем без изменения постановлением апелляционной инстанции от 10 сентября 1998 г.

Истец обратился в суд с иском о понуждении ответчика к заключению лицензионного договора на использование изобретений, охраняемых патентами. В обоснование истец представил суду доказательства использования данных изобретений на предприятии ответчика в течение длительного времени. Удовлетворив требования истца, суд вынес следующее решение: “Признать факт нарушения ответчиком исключительного права истца на использование охраняемых объектов промышленной собственности и обязать ответчика заключить с истцом лицензионный договор на условиях, содержащихся в договоре, подписанном истцом”.

Ответчик отказался подписать договор. Истец представил на регистрацию в Роспатент лицензионный договор, подписанный только лицензиаром, ошибочно полагая, что данное судебное решение является основанием для регистрации договора, не отвечающего требованиям ст. 160 ГК РФ. Данное решение в определенной степени обусловлено некорректностью иска. Руководствуясь нормами Патентного закона РФ (ст. 14), при установлении факта нарушения патента патентообладатель вправе требовать прекращения нарушения и возмещения причиненных убытков, а иск заявлен о понуждении к заключению договора.

Вместе с тем принятие арбитражным судом такого решения свидетельствует как о недостаточном понимании материальных норм Патентного закона, так и пренебрежении запретом на понуждение к заключению договора, содержащимся в ст. 421 ГК РФ. Ст. 13 Патентного закона, по нашему мнению, не может служить основанием для понуждения к заключению лицензионного договора на условиях, навязываемых одной из сторон. При принятии данного решения за пределами внимания суда осталось письмо Высшего арбитражного суда РФ № С -13/ОСЗ -176 от 26 мая 1993 г. “О разъяснении Патентного закона РФ, принятого 23 сентября 1992 г.”. Оно предписывает, что “споры, связанные с заключением лицензионных договоров на использование охраняемых объектов промышленной собственности, подведомственны арбитражным судам, если имеется соглашение сторон о передаче возникшего или могущего возникнуть спора на разрешение арбитражного суда”.

Приведенный пример позволяет сделать следующие выводы. Рассматривая спор об уклонении патентообладателя от регистрации договора об уступке патента или лицензионного договора, суд должен предварительно установить, соблюдены ли требования к оформлению, достигнуто ли сторонами соглашение по всем существенным условиям договора (ст. 160, 165, 432 ГК РФ).

В этой связи уместно напомнить, что существенными условиями лицензионного договора, наличие договоренности в отношении которых обязательно на момент его регистрации в Роспатенте, являются условия о предмете договора, объеме передаваемых прав. То есть виде лицензии, платежах, территории и сроке действия договора (ст. 13 Патентного закона РФ, п. 6 Правил)[1].

Решение суда по удовлетворению иска, связанного с уклонением стороны от государственной регистрации, не способно заменить собой регистрацию договора и перехода прав на его основе. Данное решение служит Роспатенту основанием для осуществления регистрации договора. Следовательно, моментом заключения как договора уступки патента, так и лицензионного, а также моментом перехода прав, возникновения прав и обязанностей по договору и в этом случае является момент регистрации (ст.8, 433 ГК РФ).

С учетом сказанного очевидна необходимость рассмотрения договора на предмет соответствия его положений требованиям Патентного закона РФ и ГК РФ, так как в соответствии с п. 3 Правил рассмотрения и регистрации договоров уступки патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца наличие в договоре противоречащих действующему законодательству и взаимоисключающих положений препятствует его регистрации. Для устранения такого препятствия может потребоваться новое судебное разбирательство. Следует отметить, что ст. 47 ГК РСФСР 1964 г. содержала оговорку о возможности удовлетворения иска, связанного с уклонением стороны от государственной регистрации только при условии, если сделка не содержит ничего противозаконного.

Данные выводы подтверждаются практикой. Так, Боровский районный суд Калужской области не удовлетворил иск ООО “Т”, требовавшего вынести решение о регистрации лицензионного договора с физическим лицом – обладателем свидетельства на полезную модель, подписанного сторонами 25 июня 1999 г., несмотря на то, что обязательства по договору были частично исполнены истцом. Основанием для отклонения исковых требований в части регистрации договора послужило отсутствие соглашения сторон по одному из существенных условий договора, а также наличие положения, противоречащего ст. 13 Патентного закона РФ. А именно: предоставив неисключительное право на использование изобретения, патентообладатель, вопреки определению договора неисключительной лицензии, принял на себя обязательство не предоставлять лицензии третьим лицам в пределах территории и срока действия договора.

Иными словами, обращение в суд по поводу уклонения патентообладателя от регистрации договора целесообразно при условии, если соблюдены требования по его оформлению, и он не содержит положений, противоречащих закону. Только в таком случае договор может быть “исцелен”. При одновременном нарушении требований о форме сделки, ее регистрации и/или несоответствии ее положений требованиям закона суд бессилен.


[1] См. подробно: Евдокимова В.Н. Договор уступки патента: особенности правового регулирования//Патенты и лицензии. 2000. № 4. С. 27 – 34; Лицензионный договор//Там же. 2001. № 9. С. 37 – 44.