Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Общедоступность – понятие определенное?!

Патентный закон Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение достаточно определенно раскрывают такие критерии изобретения, как “новизна” (его неизвестность из сведений об уровне техники) и “уровень техники” (любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета). При этом, согласно п. 22.3 Правил, “общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным образом сообщено”. Правила подробно перечисляют указанные источники информации, которые при определении уровня техники в процессе проведения патентной экспертизы могут быть противопоставлены. Это сведения, которые можно структурировать по трем направлениям возможного раскрытия информации:
   публикация либо нахождение информационного источника в общедоступных местах для потенциального ознакомления с ним любого лица;
   устное публичное раскрытие;
   открытое применение.

При этом каждый из вышеперечисленных источников информации признается общедоступным и включается в уровень техники с определенной даты, зафиксированной документально.

Патентный закон Российской Федерации и Правила при таких достаточно четких формулировках, устанавливающих общедоступность источников информации, исключают возможность включения в “уровень техники” различных информационных сведений, имеющих “служебный характер”, либо сведений о “закрытом” использовании изобретений в производственной деятельности предприятий и т.п.

Полагаю, что большинство патентных поверенных, патентоведов, изобретателей, да и экспертов Роспатента положительно восприняли такой подход к оценке критерия “новизна”, несколько отличающийся от изложенного в Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г., при котором изобретение признавалось новым, если сущность технического решения не была раскрыта для неопределенного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление.

В принципе между понятиями “общедоступные источники сведений” и “источники сведений, доступные неопределенному кругу лиц”, исходя из их смыслового значения, на взгляд автора, можно было бы поставить знак равенства, если бы не формулировка понятия “неопределенный круг лиц”, изложенная в п. 1.07 Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74): “Под неопределенным кругом лиц понимаются такие лица, которым сущность изобретения стала известна не в связи с их служебным положением (не имеющие отношения к созданию изобретения, его оценке, испытанию, составлению технической документации, утверждению, оформлению заявки, к хранению документов, относящихся к заявке, экспертизе изобретения и т.д.)”. Очевидно, что детализация этого понятия в Инструкции уже сужает круг определенных лиц, поскольку позволяет субъективно расширять перечень неопределенных лиц, руководствуясь при этом лишь перечисленным в ней их списком.

В публикациях, в которых понятия “общедоступные источники сведений” и “источники сведений, доступные неопределенному кругу лиц” признавались равнозначными[1] отмечались отрицательные последствия расширительного толкования понятия “неопределенный круг лиц”. В.Н.Бакастов и В.Н.Дементьев подчеркивали, что совершенно справедливо отмечалось, “… круг лиц становится неопределенным лишь в том случае, если источник сведений об изобретении или тождественном ему решении является общедоступным. При всех остальных подходах речь идет о широком круге лиц, который достаточно сложно, но все-таки возможно установить, но не о неопределенном круге лиц”. Заметим, что опубликовано это задолго до вступления в силу Патентного закона РФ, в котором было применено понятие “общедоступность”.

Экскурс в историю понадобился автору не только для того, чтобы показать отличия в подходе при оценке новизны изобретений в рамках предшествующего и нынешнего законодательства. Он главным образом необходим, чтобы акцентировать внимание на том, что в соответствии с нормами действующего патентного законодательства всякого рода служебная, конфиденциальная и тому подобная информация (неопубликованные отчеты по НИОКР, закрытое применение любым предприятием приборов с использованием изобретений иных лиц, и пр.) не должна приниматься во внимание как при экспертизе изобретений, так и при оспаривании патентов по “новизне”.

На этом основании деление источников информации на те, которые должны быть включены либо исключены из уровня техники, т.е. общедоступные и иные, должно быть достаточно определенным, как это прогнозировалось еще в период действия союзного законодательства упомянутыми авторами. Так, В.Н.Бакастов и В.Н.Дементьев логично и последовательно доказывают, что: “При подходе к источникам информации, с точки зрения доступности любому лицу, деление этих источников на доступные и не доступные становится предельно однозначным. Что касается опубликованных книг, журналов, то они доступны неопределенным лицам, если предназначены для продажи и (или) помещены в публичные библиотеки. При таком подходе под открытым применением следует понимать лишь применение в доступных любым лицам местах или применение в предметах, изделиях, поступающих в продажу населению”.

Однако, полагаю, что изменения в законодательстве и императивный характер норм, касающихся включения источников информации в уровень техники, еще не окончательно восприняты, поскольку их толкование патентообладателями, представителями Роспатента и лицами, оспаривающими патент, не всегда совпадает.

Проиллюстрировать изложенное можно примером, касающимся оспаривания патента на изобретение в Апелляционной палате.

В возражении апеллянтом указывалось, что патент на изобретение выдан неправомерно, из-за несоответствия требованиям п. 1 ст. 4 Патентного закона Российской Федерации, в отношении критерия “новизна”, поскольку в уровне техники на дату подачи заявки на изобретение присутствовали сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его использования.

В качестве технического средства, порочащего новизну, апеллянт называл прибор, изготовленный патентообладателем и переданный им химфармпредприятию. Кроме того, апеллянт утверждал, что поскольку данный тип прибора зарегистрирован в государственном реестре средств измерений, то он “может выпускаться серийно и поступать в открытую продажу”.

Какие письменные доказательства были представлены апеллянтом в качестве сведений об открытом применении изобретения в приборе? Во-первых, письмо химфармпредприятия о приобретении прибора по соответствующему платежному поручению. При этом датой, с которой эти сведения стали общедоступными, называлась дата оформления платежного поручения.

Во-вторых, копия паспорта на прибор, т.е. по существу, техническая документация, изготовленная самим патентообладателем, в которой была изображена структурная схема, часть блоков и связей которой были идентичны или эквивалентны признакам изобретения.

В-третьих, рекламные листы внедренческо-производственной фирмы, оговаривавшей условия поставки приборов заказчикам, и справка о реализации ею приборов.

В-четвертых, справки из органов стандартизации и метрологии о том, что паспорт прибора является общедоступным, поскольку прилагается к выпускаемым приборам.

В ответе на возражение патентообладатель представил документы, опровергающие доводы апеллянта и отметил следующее.

В возражении отсутствуют сведения об общедоступности прибора, на использование изобретения в котором ссылается апеллянт.

В ответе на запрос патентообладателя химфармпредприятие так охарактеризовало ситуацию с общедоступностью сведений об использовании прибора, изложенную апеллянтом, как несомненный факт покупки прибора и его открытого использования:

прибор передан согласно договору на создание научно-технической продукции, в рамках которого и была произведена оплата за проведение научно-технической разработки, изготовление и поставку прибора с методиками анализа и т.д.;

специфика работы исключает возможность открытого доступа к данному прибору любых лиц, не являющихся сотрудниками нашего предприятия.

Доказательств законности получения паспорта либо его нахождения в уполномоченном органе либо иной организации, где с ним может ознакомиться любое лицо, апеллянт не представил.

Нет информации о принадлежности оригинала паспорта, каких-либо отметок на его копии. Химфармпредприятие, которое фигурировало в качестве покупателя прибора в возражении апеллянта, также не предоставляло ему копию паспорта.

Нет документального подтверждения свободной продажи приборов, кроме справки внедренческой научно-производственной фирмы, не подтвержденной бухгалтерскими документами либо копиями договоров поставки.

В рекламных листах данного предприятия фигурирует поставка приборов заказчику, что однозначно указывает на необходимость заключения договоров заказа или подряда на изготовление и научно-методическое сопровождение приборов у конкретного заказчика.

Полученные патентообладателем письма из органов стандартизации и метрологии опровергают общедоступность сведений (паспорта на прибор) с позиции патентного законодательства, поскольку во Всероссийском НИИ стандартизации и метрологии (ВНИИМС) данная документация находится в архиве и свободно не распространяется.

Заседание Апелляционной коллегии с участием автора статьи – доверенного лица патентообладателя, и представителей апеллянта вынесло резолютивную часть решения о признании патента недействительным. Доводы, на основании которых оно принято, следующие:

прибор введен в хозяйственный оборот, и его использование началось до даты приоритета изобретения, а следовательно, его паспорт как обязательная часть (что подтверждено письмом ВНИИМС) является общедоступным источником информации;

факт введения прибора в хозяйственный оборот (купля-продажа) не требует знания конкретных потребителей;

утверждение патентообладателя, что выпуск и поставка приборов осуществляется только в рамках договоров на поставку научно-технической продукции, не подтверждает факт неиспользования прибора;

о предназначении прибора для широкого использования говорит информация, представленная в рекламных листах.

Еще раз подчеркну, что большинство из доводов, представленных апеллянтом и патентообладателем, взаимоисключающие. В частности, ссылки на открытую продажу и общедоступное использование прибора опровергались представленным патентообладателем письмом химфармпредприятия. В нем сообщалось, что на предприятие исключен допуск посторонних лиц в силу специфики его производства. Факт общедоступности информационного источника (паспорта) также опровергался письмами из органов стандартизации и метрологии, представленными патентообладателем, где указывалось, что под общедоступностью данные организации понимают лишь тот факт, что каждый передаваемый заказчику прибор должен сопровождаться паспортом.

Не будучи уверенным в непогрешимости собственной позиции в защите интересов патентообладателя, автор статьи может лишь с уверенностью утверждать, что при наличии взаимоисключающих доказательств такое ответственное дело, как аннулирование патента, не должно решаться без “перепроверки доказательств”. Возможно, что достоверность доказательств и добросовестность сторон в споре презюмируются Апелляционной палатой, но такой подход возможен лишь при отсутствии взаимоисключающей информации, представленной сторонами в споре. В противном случае попытки недобросовестных конкурентов, оспаривающих в Апелляционной палате права законного патентообладателя с помощью информационных источников, без доказательств законности их получения, могут быть обречены на успех.

В последнее время патентные поверенные активно критикуют работу судов, не вполне владеющих практическими знаниями и теоретическими тонкостями в области патентного права. Однако, чего нельзя отнять у представителей судов и что хотелось бы признать необходимым условием в работе административных органов, так это исследования правомерности представленных доказательств и их надлежащего оформления. Никто не оспаривает, что в Апелляционной палате работают высококвалифицированные эксперты, однако отсутствие четкой правовой регламентации доказательств, представленных сторонами при рассмотрении административных споров, подведомственных палате, позволяет членам коллегии даже в случаях оценки “предельно однозначной” (с точки зрения прямого и конкретного регулирования законом) ситуации делать выводы, противоречащие соответствующим императивным нормам гражданского и патентного законодательства.

В Высшую патентную палату Роспатента была направлена жалоба на вынесенное решение Апелляционной палаты. Жалоба была направлена сразу после вынесения резолютивной части решения, документально зафиксированной в протоколе заседания Апелляционной коллегии, с тем, чтобы оно не вступало в законную силу до рассмотрения жалобы, поскольку патентообладатель полагает, что решение вынесено ошибочно и неправомерно. Однако жалоба не была принята со ссылкой на п. 1.2 Правил подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной палате Роспатента.

Действительно, в Правилах указано, что Высшая патентная палата рассматривает жалобы на решения Апелляционной палаты, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента. Однако решения Апелляционной палаты, направленные патентообладателю, при этом одновременно вступают в законную силу, что противоречит общепринятому порядку обжалования решений административных и судебных органов, согласно которому решения обжалуются именно до вступления в законную силу. Не вполне понятно, какой смысл заложен законодателем в положения Правил, в результате чего решение вначале вступает в законную силу, а срок его обжалования начинается после наступления этого юридического факта.

В то же время для судебных органов отсутствие протестов или жалоб, поданных до вступления решений административных органов в законную силу, означает согласие патентообладателя с его решением со всеми вытекающими правовыми последствиями.

В описываемом случае подача жалобы до получения решения Апелляционной палаты и его вступления в законную силу была вызвана следующим:

по иску патентообладателя к апеллянту было вынесено решение арбитражного суда первой инстанции о прекращении нарушения апеллянтом прав по указанному патенту;

апеллянт опротестовал в апелляционной коллегии арбитражного суда решение суда первой инстанции и на основании вынесенного решения (протокола заседания коллегии Апелляционной палаты по оспариванию указанного патента) просил об отмене решения арбитражного суда после вступления решения Апелляционой палаты в законную силу.

В случае, если бы к моменту вступления в законную силу решения Апелляционной палаты оно не было бы оспорено патентообладателем (т.е. не была бы направлена жалоба в Высшую патентную палату), апелляционная инстанция арбитражного суда отменила бы решение арбитражного суда первой инстанции, посчитав отсутствие жалобы от патентообладателей (именно до его вступления в законную силу) за их согласие с решением Апелляционной палаты Роспатента.

Кроме того, весьма сложно давать даже прогнозные оценки по поводу действия патента и действий возможных пользователей прав по нему в период, когда обжалование не применяется до вступления решения административного органа в законную силу. При этом одним из вариантов действия нарушителей патента может стать продолжение нарушения прав патентообладателя, поскольку до рассмотрения жалобы в Высшей патентной палате Роспатента “дистанция огромного размера”, а патент уже аннулирован по решению Апелляционной палаты, вступившему в законную силу.

Таким образом, патентообладатель вначале направил в Высшую патентную палату жалобу, исходя из резолютивной части решения апелляционной коллегии, а затем, после получения решения Апелляционной палаты и вступления его в законную силу, была направлена жалоба, учитывающая доводы, изложенные в решении.

И несмотря на то, что изложенные в жалобе доводы автора статьи, как представителя патентообладателя, не претендуют на роль истины в последней инстанции, хотелось бы предложить их вниманию читателей, поскольку, к сожалению, не так часты публикации о практике рассмотрения споров в Апелляционной и Высшей патентной палатах Роспатента. Такие публикации необходимы, поскольку практика рассмотрения подобных споров становится “критерием истины” и выверяется лишь в результате совместных усилий как патентных поверенных, так и представителей Роспатента и, на взгляд автора, выгодна всем участникам административных споров независимо от результатов, полученной стороной, публикующей подобные материалы.

В жалобе на решение Апелляционной палаты было отмечено, что доводы членов апелляционной коллегии изложены в решении без учета ряда документов, представленных патентообладателем в ответ на возражение, а решение об удовлетворении возражения апеллянта вынесено без учета требований ст. 4 Патентного закона РФ, п. 19.5.2 (3) и 22.3 Правил: источник информации (паспорт на прибор, выпускаемый патентообладателем), представленный апеллянтом в качестве сведений, порочащих новизну изобретения, не относится к числу общедоступных информационных источников, и апеллянтом не представлено ни одного документально подтвержденного факта его общедоступности в соответствии с требованиями Правил.

Апелляционная палата неправомерно приняла его к исследованию, тем более что апеллянт явно подменил понятия, доказывая общедоступность сведений через использование изобретения в техническом средстве, на основании информационного источника, общедоступность которого в соответствии с Правилами подтверждается иначе.

Ссылка Апелляционной палаты на письмо ВНИИМС, в котором говорится, что паспорт является общедоступным источником информации, некорректна, поскольку любая ссылка на общедоступность сведений, представленных в источниках информации, согласно п. 22.3 Правил должна быть принята к рассмотрению лишь при наличии официально подтвержденной даты, с которой эти сведения стали общедоступными в конкретной организации.

Представитель патентообладателя отмечал в жалобе также тот факт, что запросы апеллянта в различные ведомства без предварительного уведомления их представителей о том, что означает понятие “общедоступность” в соответствии с нормами патентного законодательства, некорректны, а ответы, поступившие из этих ведомств, как официальные документы, удостоверяющие факт общедоступности информационного источника, должны были более тщательно исследоваться Апелляционной палатой на соответствие их Правилам.

Апелляционная коллегия отнесла факт использования прибора (введение его в хозяйственный оборот ) к юридическим фактам, порочащим новизну изобретения, что противоречит п. 22.3 Правил. Согласно этому пункту факт использования не является априори юридическим фактом, порочащим новизну изобретения, так как из формулировки данной нормы подразумевается возможность использования изобретений при отсутствии общедоступности сведений о техническом средстве, в котором они использованы.

Апелляционная коллегия некорректно идентифицировала существенные условия договоров на создание и поставку научно-технической продукции и договоров купли-продажи, приравняв поставку приборов по договорам на создание и поставку научно-технической продукции к купле-продаже.

Предметом купли-продажи по общему правилу и нормам гражданского законодательства являются вещи, которые на момент заключения договора уже принадлежат продавцу на правах собственности. В случае свободной продажи любое лицо может ознакомиться с прибором и его паспортом, прилагаемым к выставленному для продажи товару. В этой ситуации и прибор, и сведения о нем становятся общедоступными, даже если будет продан всего лишь один прибор. При этом в случае оспаривания патента должны быть приведены официальные сведения о продаже прибора в определенном месте, где с ним или сведениями о нем, раскрывающими сущность используемого в приборе изобретения, может ознакомиться любое лицо.

Предметом договора на создание и поставку научно-технической продукции (иногда содержащего и ряд существенных условий договора подряда) является создание вещи (прибора) по договору между заказчиком и исполнителем, которая после окончания договора передается заказчику по служебным каналам, минуя общедоступные каналы раскрытия информации. При этом исполнитель выполняет работу по заданию заказчика с целью удовлетворения тех или иных его индивидуальных запросов и требований. Ни один из приборов не был изготовлен без заключения договора на создание и поставку научно-технической продукции, и ни одного доказательства по факту свободной продажи апеллянтом не представлено. Попытки апеллянта представить “реализацию приборов” как свободную куплю-продажу не должны приниматься Апелляционной палатой в качестве ее доказательств при отсутствии дополнительных сведений о том, на каких условиях, по какому договору, кому из пользователей предоставлен прибор, и действительно ли предоставлен.

Возражение апеллянта основывалось на общедоступности сведений, ставших известными в результате использования прибора, для доказательства чего приводилось письмо химфармпредприятия и копия платежного документа, на основании которого апеллянт устанавливал, что датой, с которой эти сведения стали общедоступными, является дата оформления платежного документа. При этом сопоставительный анализ должен был проводиться не со сведениями, изложенными в источнике информации (общедоступность которого так и не была подтверждена в соответствии с Правилами), а со сведениями об открытом использовании прибора (через продажу в конкретном месте населению либо установке прибора, поступившего по служебным каналам, в общедоступном месте), по каждому конкретному признаку изобретения, раскрытому в связи с его использованием. Однако в этом случае восстановление признаков изобретения по фактам открытого применения прибора с использованием изобретения практически невозможно, поскольку признаки изобретения реализованы программно-аппаратным способом. Их восстановление, если и возможно, то лишь после разборки прибора и доступа специалистов к микропроцессорной (встроенной внутри прибора) программе управления. Но с учетом сложности прибора и необходимости его ежегодной поверки органами стандартизации и метрологии, отсутствия доступа к нему “специалистов” (поскольку его эксплуатация осуществляется не специалистами по разработке средств анализа, а химиками-аналитиками, производящими анализ), эксплуатация прибора не позволяет восстановить сущность изобретения при его использовании.

Какие выводы можно сделать из этого сравнительно простого (поскольку в Патентом законе и в Правилах детально и однозначно прописаны действия по определению общедоступности сведений, входящих в уровень техники) и вместе с тем потребовавшего столь сложных доказательств правоты сторон административного спора?

Как бы то ни было, но при аннулировании патента, выданного патентным ведомством (даже несмотря на тот факт, что экспертиза и информационный поиск экспертами ФИПС проводятся по регламентированному минимуму), надлежащей стороной в делах, связанных с опротестованием патентов в связи с их непатентоспособностью, является ФИПС, а патентообладатель имеет процессуальные права третьего лица. И в случае оспаривания патента в связи с наличием сведений в уровне техники, прежде не известных эксперту, эти сведения, в первую очередь, должны быть особенно тщательно проверены на возможность представления их библиографических данных в качестве ближайших аналогов.

В описываемом случае что могла бы предложить Апелляционная палата эксперту ФИПС для опубликования в качестве библиографических сведений, касающихся общедоступного источника информации, например технической документации, нигде не опубликованной, или “открыто применяемого технического средства”, не поступившего в свободную продажу и не помещенного в общедоступное место? В какое ведомство или организацию может обратиться любое лицо, где ему законным образом сообщат об этих сведениях, либо это лицо само сможет ознакомиться с ними? Полагаю, что вопрос риторический, поскольку ни справку из ВНИИМС, уведомляющую об “общедоступности” сведений вообще, ни справку внедренческой фирмы о так называемой реализации приборов нельзя отнести к сведениям, имеющим установленные библиографические данные, характеризующие общедоступность источника информации.

При этом следует учитывать и тот факт, что государство, стимулируя развитие уровня техники, например, обеспечивая патентной монополией патентообладателей, вправе ожидать пополнения уровня техники за счет публикаций источников патентной информации. И если остановиться на подходе, принятом по данному возражению против выдачи патента, то патентную заявку не следовало подавать, и в то же время в уровне техники эти сведения, составляющие сущность заявки, так и остались бы необщедоступными.

Другой вывод касается целесообразности внесения изменений в Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционной палате Роспатента относительно исследования правомерности и надлежащего оформления доказательств, представляемых лицами, оспаривающими патент. Необходимо ввести конкретные статьи в указанные Правила, регламентирующие проверку соблюдения надлежащего оформления и представления документов, соответствия их правилам доказывания и оценки применяемых доказательств.

Во всех случаях, когда какой-либо документ от представителей ведомств или иных организаций вызывает сомнения или оспаривается патентообладателем, содержащиеся в нем сведения должны быть перепроверены путем запроса в данное ведомство с указанием и раскрытием понятий, требующих детализации и уточнения, согласно патентному законодательству, либо документ не должен приниматься во внимание. Иначе сведения любого чиновника, понятия не имеющего о том, что такое, например, общедоступность с позиции патентного законодательства, выдавшего справку “по своему разумению”, могут легко привести к принятию решения об аннулировании патента.

Кроме того, представляется необходимым внести изменения в Правила, касающиеся даты вступления решения Апелляционной палаты в силу. Целесообразно, чтобы оно вступало в силу лишь при отсутствии подачи жалобы в Высшую патентную палату Роспатента любой из сторон в течение установленного срока. Отсутствие таких изменений может привести к различным коллизиям вокруг патента, спор по которому одновременно идет и в Апелляционной палате, и в суде.

Автору статьи могут справедливо возразить, что в случае оспаривания патента в административном органе судебный спор по патенту откладывается, однако, коль скоро патент можно оспаривать в Апелляционной палате перманентно (и по вновь открывшимся обстоятельствам, и ввиду несоответствия другим критериям патентоспособности), то суд вполне справедливо может рассматривать дело, например, по поводу нарушения патента, даже при наличии административного спора по патенту. Иначе возможность для восстановления нарушенных прав по патенту у законного патентообладателя может не появиться слишком долго.


[1] См., например: Бакастов В.Н., Дементьев В.Н. Понятие “неопределенный круг лиц” //Вопросы изобретательства. 1982. № 11; Беленький В.И. Открытое использование изобретения//Там же. 1988. № 8.