Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Действия, нарушающие исключительное право патентообладателя

Как следует из Патентного закона Российской Федерации, нарушающими исключительное право патентообладателя (владельца свидетельства на полезную модель) признаются действия третьих лиц, отвечающие ряду условий.

Во-первых, эти действия не санкционированы патентообладателем. (В п. 3 ст. 10 Патентного закона следовало бы указать, что санкция должна исходить именно от патентообладателя, хотя это и представляется очевидным).

В одном из судебных процессов, в которых пришлось участвовать автору статьи, нарушитель патента, ссылаясь на то, что в Законе не сказано, кем должно быть санкционировано изготовление, применение запатентованного продукта, доказывал, что он получил такую санкцию: разрешение Министерства здравоохранения. Речь шла о фармацевтическом продукте.

Во-вторых, эти действия должны быть направлены на извлечение дохода. Применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, в личных целях без получения дохода ст. 11 Патентного закона относит к действиям, не признаваемым нарушениями исключительного права патентообладателя.

На сегодняшний день оправданным было бы использование в данном месте Патентного закона соответствующих формулировок из ГК РФ. Например: “для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью” (ст. 492).

Кроме того, следовало бы расширить содержание этой нормы и говорить не только о применении средств, но и о любом действии в отношении защищенного патентом продукта, не связанном с осуществлением предпринимательской деятельности. Раз разрешено применение продукта, то нет никаких оснований запретить его ввоз или самостоятельное изготовление, если они осуществляются все в тех же “личных целях”. Даже продажа такого продукта, если она не является предпринимательской сделкой, не должна рассматриваться как правонарушающая.

В-третьих, действия должны иметь место в территориальных и временных границах действия исключительного права патентообладателя, т.е. на территории Российской Федерации и с момента, когда третьи лица узнали или могли узнать о существовании этого права и до прекращения действия патента.

В-четвертых, эти действия должны относиться к числу тех, которые Закон определяет как правонарушающие. Исчерпывающий перечень их содержится в п. 3 ст. 10 Патентного закона. Первый вопрос, возникающий при анализе этого перечня, заключается в том, что в нем рассматриваются действия по отношению к продукту и действия, связанные с процессом (способом). Поскольку понятие “продукт” охватывает устройство, вещество, штамм (микроорганизма, культуры клеток), то, казалось бы, неохваченным указанной статьей Закона оказывается такой объект изобретения, как “применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению”.

Ситуацию спасает то обстоятельство, что в соответствии с действующими Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и в случаях, когда объектом изобретения является применение, патент выдается все-таки на продукт или способ и, следовательно, действия, относящиеся к продукту, которые закон рассматривает как правонарушающие, будут таковыми и тогда, когда формула изобретения выглядит как “применение средства А для реализации функции Y”. Нарушением такого патента будет не только применение средства А для функции Y, но и указанные в Законе для продукта “изготовление средства А, если оно осуществляется для использования в качестве реализующего функцию Y, ввоз его с указанием в качестве его назначения функции Y, продажа, предложение к продаже, если последние связаны с этой новой функцией Y”*.

После этого замечания рассмотрим детально каждое из действий, фигурирующих в Законе как нарушающее исключительное право.

Изготовление продукта, содержащего запатентованное изобретение
(полезную модель, промышленный образец)

Первый вопрос, требующий ответа, применительно к данному случаю: что такое продукт, содержащий запатентованное изобретение? Ответ на него содержится в п. 2 ст. 10 Патентного закона, определяющей условие, при котором изобретение признается использованным. Правовая норма об условиях признания изобретения использованным органически связана с нормой о нарушении исключительного права, поскольку оно может наступить лишь при использовании изобретения. Если изобретение не использовано, патент не может считаться нарушенным.

Согласно Закону продукт признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы или эквивалентный ему. В соответствии с правилами составления формулы, имеющими силу нормативного акта, независимый пункт формулы – это логическое определение объекта изобретения. Отсюда вывод: если мы говорим об изготовлении, то под средствами, содержащими запатентованное изобретение, следует понимать объект изобретения. Уяснить это крайне важно для определения действительного нарушителя патента (“должного ответчика” в соответствии с терминологией процессуального законодательства).

Предположим, что патент выдан на биологически активное химическое соединение А. Формула изобретения не содержит независимого пункта, относящегося к фармацевтической композиции, содержащей в качестве действующего начала патентуемое химическое соединение. Предприятие Х изготавливает само соединение, субстанцию (вещество А) и фармацевтическую композицию. Предприятие Y изготавливает фармацевтическую композицию, а субстанцию приобретает у предприятия Z. В рассматриваемой ситуации средство, содержащее запатентованное изобретение, т.е. объект изобретения – вещество А, изготавливают предприятия X и Z. Предприятие Y это вещество не изготавливает, поэтому не может рассматриваться как нарушитель патента по основанию “изготовление продукта”.

Аналогичная ситуация возникает и в случаях, когда объект изобретения представляет собой некое устройство, которое является комплектующим изделием для более сложного устройства (например, амортизатор для транспортного устройства). Если автомобильный завод имеет собственное производство по изготовлению амортизаторов, его можно рассматривать как потенциального нарушителя патента, выданного на амортизатор. Но если амортизаторы ему поставляет другое предприятие, то автомобильный завод не может считаться изготовителем “продукта, содержащего запатентованное изобретение”.

Обратная сторона того же вопроса заключается в том, что нарушителями патента, если речь идет об изготовлении, не могут считаться и те хозяйствующие субъекты, которые изготавливают какие-то части “продукта, содержащего запатентованное изобретение”, но не сам продукт.

Если патент выдан на фармацевтическую композицию, изготовителем ее, а значит нарушителем патента по основанию “изготовления”, может считаться только то предприятие, которое выпускает саму композицию, но не поставщик действующего для нее начала. Когда патент выдан на конечный продукт, нарушителем его не может быть изготовитель промежуточного продукта, даже если такое изготовление нацелено на дальнейшее преобразование его в конечный продукт.

В связи с реформой российского патентного законодательства возникает вопрос: не целесообразно ли воспринять существующую в ряде стран норму о косвенном нарушении патента, применимую в рассматриваемой ситуации, когда в качестве нарушителя рассматривается не только непосредственный изготовитель продукта, но и активные участники этого процесса?

Так, в соответствии с законодательством США нарушителем патента выступает не только тот, кто “без правомочий изготавливает, использует или продает запатентованное изобретение”, но и “кто продает составляющие существенную часть изобретения часть запатентованной машины, изделия или композиции”.

Не отрицая в принципе такой возможности, следует все-таки усомниться в целесообразности этого шага. Судебная система России с трудом накапливает опыт разрешения споров даже в ситуациях прямого нарушения патентных прав. Косвенное же нарушение вызывает еще и дополнительные вопросы, которые пришлось бы разрешать судам: является ли изготавливаемая часть существенной для запатентованного продукта, пригодна ли она к использованию в составе другого продукта, имелся ли умысел в действиях соучастника в нарушении патента?

Закон не связывает изготовление продукта с его целями: для продажи, собственных (предпринимательских) нужд, проведения испытаний. Любое несанкционированное изготовление объекта запатентованного изобретения – это нарушение исключительного права патентообладателя. Оговоренное в ст. 11 Патентного закона изъятие из исключительных прав патентообладателя, относящееся к проведению научного исследования или эксперимента над средствами, содержащими изобретение, распространяется лишь на само проведение испытаний, а не на изготовление с целью проведения испытаний.

Из изложенного выше очевидно, что не могут рассматриваться как правонарушающие действия по подготовке к изготовлению запатентованного продукта, сколь бы масштабными они ни были: разработка технической документации, закупка или изготовление необходимого оборудования и т.д. Все это возможно на вполне законных основаниях, например, в условиях приближающегося окончания срока действия патента.

Применение продукта, содержащего запатентованное изобретение,
применение охраняемого патентом способа

Применение охраняемого патентом устройства

К правонарушающим относятся действия по несанкционированному применению устройств не только в смысле их эксплуатации, но и в конструкции других, более сложных средств. К такому заключению можно прийти, в частности, из прочтения нормы, относящейся к применению средств, содержащих изобретения, на зарубежных транспортных средствах, временно или случайно находящихся на территории Российской Федерации. Изымая данный случай из патентной монополии, законодатель указывает в ст. 11 Патентного закона на применение средств, содержащих изобретения, “в конструкции или при эксплуатации транспортных средств”. Если бы использование в конструкции вообще не являлось нарушением патента, не было бы необходимости и в этом изъятии (в отношении применения в конструкции).

Сказанное означает, что в рассмотренной выше ситуации изготовитель комплексного средства, использующий комплектующее изделие, не может быть нарушителем патента по основанию “незаконное изготовление”, но может им быть по основанию “незаконное применение”.

Казалось бы, это пустая формальность, но в судебном процессе неправильное определение основания исковых требований и самих исковых требований может, как минимум, осложнить процесс. Если основанием для исковых требований служит несанкционированное применение запатентованного комплектующего изделия, то в качестве исковых требований не может фигурировать запрет изготовления объекта, в котором это комплектующее применяется. Можно требовать только запрета применения этого комплектующего. Изготовитель может заменить правонарушающее комплектующее изделие на другое и продолжать процесс производства.

Применение вещества

Для веществ существуют две принципиально различные ситуации. Первая – защита вещества как такового, per se, без указания в формуле изобретения (по крайней мере в одном ее независимым пункте) конкретного назначения этого вещества. В этом случае исключительное право патентообладателя распространяется на любое применение этого вещества. Хотя другое лицо может получить патент на неочевидное применение запатентованного ранее вещества, оно не сможет использовать это право без разрешения обладателя патента на вещество. Как указывается в п. 1 ст. 10 Патентного закона, патентообладатель может использовать изобретение, охраняемое принадлежащим ему патентом, “по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других патентообладателей.

Баланс интересов достигается в рассматриваемой ситуации тем, что обладатель патента на новое применение запатентованного другим лицом вещества вправе требовать от последнего заключения лицензионного договора по основанию п. 5 ст. 10 Патентного закона.

Если же патент выдан на вещество, обычно на композицию веществ, с указанием его (ее) назначения, то правонарушающим будет его применение по указанному в формуле назначению.

Здесь уместно обсудить ситуацию, которая возникает, если указанное в формуле изобретения назначение вещества (и не только вещества, но и другого объекта, в частности устройства) отличается от практически реализуемого, а именно: применение правила об эквивалентах к признаку, характеризующему назначение объекта изобретения.

Представляется, что это правило применимо и, более того, должно применяться и в рассматриваемой ситуации. С одной стороны, в соответствии с п. 3.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение “родовое понятие, отражающее назначение” объекта изобретения отнесено к его признакам, включаемым в формулу изобретения. С другой стороны, Патентный закон в определении правила об эквивалентах не делает исключений в отношении каких-либо признаков изобретения.

Каким же образом следует применять это правило в рассматриваемой ситуации, т.е. какое изменение назначения следует считать не выходящим из объема запатентованного изобретения?

Этот вопрос крайне актуален, в частности, для фармацевтических композиций, в отношении которых эксперты ФИПС требуют от заявителя ограничить указание назначения композиции изученными заболеваниями, в то время как показания к ее применению могут оказаться гораздо шире. Как определить в случае изменения назначения такой композиции, является оно эквивалентным или нет?

Отвечая на этот вопрос, следует иметь в виду, что назначением правила эквивалентов является расширение объема изобретения по сравнению с тем, как он буквально определен в формуле изобретения. Границей этого расширения (истинным объемом изобретения) является сохранение сущности изобретения, т.е. по сути граница объема одного изобретения проходит там, где появляется другое изобретение, с другой сущностью.

Поэтому, если заявитель указывал в заявке на возможность применения созданной им фармацевтической композиции не только для лечения тех заболеваний, для которых композиция практически проверена, но и других, конкретно им названных, такое применение должно рассматриваться как входящее в объем изобретения. Но если даже другое назначение композиции не было названо в заявке, оно входит в объем изобретения, если явным для специалистов образом следует из уровня техники, с учетом характера заболеваний, известности использования одних и тех же средств для лечения и указанного в заявке заболевания, и иного, в отношении которого была применена композиция предполагаемым нарушителем патента, и ряда других факторов.

Применение способа, охраняемого патентом на изобретение, не вызывает, по мнению автора, каких-то специфических проблем.

Ввоз продукта, содержащего запатентованное изобретение

Поскольку правонарушающими являются лишь действия, осуществленные на территории действия патента, т.е. на территории Российской Федерации, под ввозом продукта следует понимать в соответствии со ст. 18 Таможенного кодекса Российской Федерации “перемещение через таможенную границу Российской Федерации”. При этом действие по ввозу считается совершенным в момент фактического пересечения границы Российской Федерации (в отличие от вывоза, который считается осуществленным в момент подачи таможенной декларации или осуществления иного действия, непосредственно направленного на реализацию намерения вывезти товар).

В качестве нарушителя патента будет выступать декларант, т.е. лицо, перемещающее товар через таможенную границу Российской Федерации, декларирующее и предъявляющее его от собственного имени, в том числе и таможенные брокеры. В соответствии со ст. 172 Таможенного кодекса декларантом может быть только российское лицо (за исключением случаев перемещения товаров физическими лицами не для коммерческих целей).

Патентный закон не связывает ввоз продукта как правонарушающее действие с его целями, т.е. не имеет значения, предназначен ли он для извлечения дохода или нет. Поэтому нарушением патента окажется, например, ввоз продукта с целью демонстрации его на выставке.

Для получения разрешения Министерства здравоохранения на применение в медицинской практике какого-либо лечебного препарата требуется представление его образцов. Если препарат представляет собой продукт, содержащий запатентованное изобретение, ввоз его образцов третьим лицом даже в целях указанной регистрации следует рассматривать как нарушение патента.

Нарушать патент будут и товары, перемещаемые транзитом через территорию Российской Федерации. В соответствии со ст. 11 Патентного закона не нарушающими исключительное право являются лишь транспортные средства, временно находящиеся на территории России, но не товары.

Ст. 20 Таможенного кодекса, корреспондируясь с Патентным законом, запрещает ввоз в Российскую Федерацию товаров, нарушающих “право собственности, в том числе на объекты интеллектуальной собственности”. В соответствии с указанной статьей Кодекса от нарушителя патента в добровольном порядке или через суд можно требовать немедленного вывоза такого товара за пределы Российской Федерации.

Предложение к продаже продукта, содержащего
запатентованное изобретение

Данное действие может иметь различные формы. Оно может быть адресным, обращенным к конкретному потенциальному покупателю, но чаще всего имеет характер публичной оферты, адресованной неопределенному кругу лиц. В соответствии со ст. 494 ГК РФ к публичной оферте товара отнесены прежде всего его реклама, а также предложение товара в каталогах и описаниях. К публичной оферте отнесено и выставление товара в местах продажи (на прилавках, витринах и т.п.), демонстрация образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.), в местах продажи, даже если при этом не указывается цена товара. В то же время закон не относит к предложениям к продаже демонстрацию образцов в случае “когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи”.

Следует обратить внимание, что ГК РФ относит к публичной оферте лишь демонстрацию образцов в местах продажи товаров. То есть, если продукт (изделие) демонстрируется на выставке-продаже и не сопровождается указанием, что он не предназначен для продажи, то данный факт следует рассматривать как нарушение патента. Но если выставка не носит коммерческого характера и продукт демонстрируется не как товар, то демонстрация не может рассматриваться как предложение к продаже и, следовательно, как нарушение права патентообладателя.

Продажа, иное введение в хозяйственный оборот или
хранение с этой целью

Перечисленные выше действия целесообразно рассматривать совместно, поскольку продажа является разновидностью введения продукта в хозяйственный оборот, а хранение рассматривается также как правонарушающее действие, если оно осуществляется с целью введения продукта в хозяйственный оборот. Поэтому прежде всего необходимо определить, что означает “введение в хозяйственный оборот”.

В статье, написанной на основе анализа норм российского гражданского законодательства, относящихся к оборотоспособности объектов гражданских прав, автор делал вывод, что под введением в хозяйственный оборот запатентованного продукта исходя из Патентного закона следует понимать сделки, предметом которых является переход права собственности на продукт или права пользования и/или распоряжения им от одного лица к другому[1]. Самый распространенный вид такого перехода Патентный закон называет непосредственно. Это продажа продукта.

Иное (нежели продажа) введение в хозяйственный оборот, не конкретизированное в Патентном законе, это, в частности, такие формы перехода вещных прав от одного лица к другому, т.е. их оборот, как аренда или залог (п. 2 ст. 132 ГК РФ).

Самым распространенным видом нарушения патентных прав, исходя из судебной практики, является такое введение продукта в хозяйственный оборот, как его продажа. При представлении суду доказательств не санкционированной патентообладателем продажи запатентованного средства следует четко определить факт и момент продажи. Из норм гражданского законодательства, относящихся к купле-продаже, вытекает, что следует различать две возможные ситуации:

и продавец, и покупатель участвуют в сделке при осуществлении предпринимательский деятельности;

товар приобретается покупателем для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (розничная купля, продажа).

В первом случае, как следует из ст. 458 ГК РФ, продажа считается состоявшейся (обязанность продавца исполненной) в момент вручения товара покупателю, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара или предоставления товара в распоряжение покупателя в месте его нахождения. Закон оговаривает и случай, когда товар попадает к покупателю через другое лицо – перевозчика или организацию связи. Моментом продажи для этого случая считается момент сдачи товара указанным лицам для доставки покупателю.

Непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу имеет ст. 460 ГК РФ “Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц”. В соответствии с ней продавец обязан передать товар покупателю свободным от любых прав третьих лиц. При неисполнении этой обязанности покупатель вправе требовать расторжения договора или уменьшения цены товара.

Может ли не только продавец, но и покупатель являться ответчиком (соответчиком) за нарушение патентных прав? Ответ на этот вопрос будет положительным, если покупатель знал об обременении товара правами патентообладателя, но тем не менее согласился его принять. В действиях такого лица наличествует вина в форме умысла.

При розничной купле-продаже специальный договор в большинстве случаев не заключается. Ст. 493 ГК РФ приравнивает к заключению договора выдачу покупателю продавцом кассового или товарного чека, подтверждающего оплату товара. Именно эти документы и могут быть представлены суду как доказательства факта продажи запатентованного продукта нарушителем патента. При розничной продаже, по ее определению, покупатель ни в коем случае не может рассматриваться как нарушитель патента.

Относительно хранения продукта с целью введения его в хозяйственной оборот можно сделать лишь два небольших замечания.

С учетом вышесказанного относительно того, что под хозяйственным оборотом понимается не технологический, а “правовой” оборот продукта, к хранению с целью введения продукта в оборот нельзя относить хранение с целью использования для собственных нужд, в собственном производстве.

Второе замечание касается того, что в качестве нарушителя патентных прав не может выступать хранитель, даже если хранение осуществляется с целью дальнейшего введения продукта в оборот, в частности, с целью его продажи. В соответствии с главой 47 ГК РФ, хранитель отвечает лишь перед собственником хранимых вещей (поклажедателем) за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение.

Введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта,
полученного запатентованным способом

Установленная законом так называемая “косвенная охрана” продукта “работает” в тех случаях, когда нарушающий исключительные права патентообладателя продукт импортирован в Россию (если бы он производился в России, имело бы место нарушение патента, выражающееся “в применении способа, охраняемого патентом на изобретение”). Тем не менее, сам импорт (ввоз) такого продукта (полученного запатентованным способом) законодатель не рассматривает как нарушение прав патентообладателя, ограничивая тем самым его возможности по сравнению с прямой охраной продукта. Нет в перечне правонарушающих и ряда других действий, таких, как применение, предложение к продаже. Только введение продукта в хозяйственный оборот и хранение с этой целью нарушает права обладателя патента, выданного на способ получения продукта.

Поэтому на сегодня по российскому законодательству нельзя привлечь к ответственности лицо, которое ввезло и/или предлагает к продаже продукт, если патент выдан на способ его получения и продукт изготовлен запатентованным способом. Только факт продажи (а также сдачи в аренду, залога) может повлечь процесс о нарушении патентных прав.

Такая защита от импорта, его допускающая, представляется нелогичной. Для сравнения укажем, в частности, на законодательство США, которое для косвенной охраны продукта предусматривает исключительное право патентообладателя на его ввоз, применение и предложение к продаже наряду с продажей (ст. 154 Свода законов США).

Практика арбитражных судов показывает, что эта категория дел наиболее сложная. Не имея, как правило, доступа к технологии изготовления продукта, используемой предполагаемым нарушителем, патентообладатель может представлять лишь косвенные доказательства того, что продукт “изготовлен непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение”.

Например, если речь идет о химическом веществе, представляются сведения, основанные на анализе этого продукта, например, данные о характерных примесях, являющихся “отпечатками пальцев” используемых реагентов, химической реакции и др. Закон “поддерживает” владельца патента в этих случаях через норму о повороте бремени доказывания с истца на ответчика в случаях, когда продукт является новым.

В связи с этим интересно обратить внимание на одно обстоятельство. Поскольку новый продукт сам может быть объектом изобретения (и в этом случае правило поворота бремени доказывания не применяется), то как быть в случае, если патент выдан на новый продукт и способ его изготовления (именно так в настоящее время и происходит)? Поскольку в этом случае формула изобретения содержит независимые пункты и на продукт, и на способ его изготовления, применимы правила, относящиеся как к продукту, так и к способу, в том числе правило о повороте бремени доказывания (поскольку продукт является новым, что подтверждается признанием его изобретением). Однако требовать применения этого правила можно, если в качестве правонарушающих выступают действия, указанные в законе именно для косвенной охраны продукта, т.е. введение его в хозяйственный оборот или хранение с этой целью. Если же основанием для предъявления исковых требований послужил факт ввоза продукта, апеллировать к норме о бремени доказывания у владельца патента нет правовых оснований.


[1] Дементьев В.Н. Об исчерпании патентных прав//Патенты и лицензии. 1997. № 5. С. 17.