Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Сублицензия?

Очевидно, что реализация организацией-разработчиком, не имеющей собственной производственной базы, принадлежащей ей интеллектуальной собственности возможна лишь посредством лицензионной торговли. Лицензиат в большинстве случаев заинтересован в приобретении исключительных прав, поскольку монополия позволяет владельцу определять политику введения объекта в хозяйственный оборот. На следующей стадии возможна продажа неисключительных лицензий (или сублицензий) третьим лицам.

Международный опыт лицензионной торговли свидетельствует, что продвижению на рынок объекта способствует возможность передачи неисключительных прав на его использование владельцем исключительных прав, полученных по лицензионному договору. В отдельных случаях продажа сублицензии обусловлена недостаточными производственными мощностями, не позволяющими лицу, получившему по лицензионному договору исключительное право на использование объекта, полностью насытить рынок.

В продаже сублицензии заинтересованы как правообладатель разработки, так и владелец исключительных прав, полученных по лицензионному договору, поскольку каждый из них будет иметь дополнительный доход в виде определенного процента от лицензионных платежей.

Продажа сублицензий способствует, на наш взгляд, и дальнейшему совершенствованию передаваемой разработки, что обусловлено необходимостью ее адаптации к новым технологическим условиям. В перспективе это ведет к созданию новых, более совершенных решений на основе запатентованного изобретения.

За рубежом продажа сублицензий при передаче технологий в силу отмеченных обстоятельств весьма активно используется как в отношении объектов, имеющих патентную защиту, так и не имеющих таковой и охраняемых в режиме ноу-хау. Подобный подход ряд специалистов рекомендует применять и в России.

Естественно, зарубежный опыт лицензионной торговли должен адаптироваться к российским условиям. Необходимо всесторонне анализировать любую доступную информацию, вырабатывая оптимальные рекомендации и схемы взаимоотношений для участников лицензионной торговли.

В этой связи прецедент, имевший место в 1999 г. в Санкт-Петербурге, позволил обратить внимание на привычные и кажущиеся очевидными аспекты лицензионной торговли.

Лицензиату по зарегистрированному в установленном порядке лицензионному договору предоставлялось право заключать с третьими лицами договоры на использование запатентованного объекта в режиме неисключительной лицензии. Однако реализация этого права, несмотря на регистрацию соответствующего договора в Роспатенте, была признана налоговыми органами противоречащей Патентному закону Российской Федерации. Они буквально трактовали п. 1 ст. 13 Закона, согласно которому любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованный объект лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора. Из ее текста также следует, что права лицензиату по лицензионному договору предоставляются патентообладателем. Третье лицо (лицензиат или принимающая сторона) обязано вносить патентообладателю плату за передачу прав на использование данного объекта и вправе осуществлять действия, обусловленные лицензионным договором.

Данный пункт Закона также регламентирует ограничения, накладываемые на стороны лицензионного договора, в зависимости от передаваемого объема прав (исключительного или неисключительного), где отмечается, что при неисключительной лицензии лицензиар (выше по тексту Закона в качестве лицензиара указывался патентообладатель) сохраняет за собой определенные права, подтверждаемые патентом. На этом основании налоговые органы делали вывод, что схема взаимоотношений в рассмотренном случае не соответствует российскому законодательству.

Оценка обоснованности претензий налоговых органов в представленной ситуации, равно как и анализ норм российского патентного законодательства, не входят в задачу данной статьи. Однако, поскольку существует реальная возможность повторения описанной коллизии, представляется целесообразным разработать меры, направленные на ее предотвращение.

Вероятность неоднозначного толкования патентного законодательства в отношении принятых в практике приемов и методов лицензионной торговли, чреватая наложением штрафных санкций, предопределяет необходимость самого пристального внимания к определению надежных схем взаимоотношений сторон при передаче научно-технических разработок, в том числе и имеющих патентную защиту.

Кардинальное решение данной проблемы связано с внесением соответствующих изменений в Патентный закон РФ, которые бы привели его в соответствие с мировой практикой и практикой Роспатента. Аналогичные изменения следует внести и в Закон о товарных знаках, содержащий аналогичную норму, в соответствии с которой право на использование товарного знака предоставляется по лицензионному договору между его владельцем и лицензиатом. Однако это весьма длительный путь.

Вполне закономерен вопрос: каким образом следует строить отношения сторон сейчас и имеется ли альтернатива схеме взаимоотношений сторон: патентообладатель – владелец исключительной лицензии – владелец неисключительной лицензии (сублицензии)?

Практика свидетельствует, что существует ряд ситуаций, когда целесообразно отказаться от описанной выше громоздкой схемы взаимоотношений при передаче технологий. В значительной степени это касается венчурных фирм. Действительно, таким фирмам нет необходимости приобретать исключительную лицензию, так как они не обладают необходимыми (а чаще всего какими-либо вообще) производственными мощностями для выпуска продукции по лицензии. Тем не менее на практике они нередко заключают с патентообладателем лицензионный договор на использование исключительных прав, по которому получают право заключения простых (неисключительных) лицензионных договоров с третьими лицами.

Представляется, что в подобной ситуации агентский договор или договор комиссии более отвечает реальному характеру взаимоотношений сторон, однако по ряду причин они недостаточно активно используются в практике предприятий, связанных с внедрением новых разработок. По агентскому договору (глава 52 ГК РФ) агент (венчурная фирма) обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала (патентообладателя, разработчика научно-технической продукции и др.) юридические и иные действия от своего либо от его имени. Агентский договор может предусматривать обязательство принципала не заключать аналогичные агентские договоры с другими агентами, действующими на определенной территории, что удачно сочетается с практикой лицензионной торговли, когда принимающей стороне (лицензиату) передаются исключительные права. Сам же лицензионный договор может быть заключен непосредственно между патентообладателем и предприятием, использующим запатентованное решение. В этом случае стороны получают возможность передачи исключительных прав в полном соответствии с требованиями патентного законодательства.

Договор комиссии (глава 51 ГК РФ) предполагает, что комиссионер (венчурная фирма) обязуется по поручению комитента (например, патентообладателя) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Другой перспективной формой договорных взаимоотношений при передаче технологий представляется договор доверительного управления (глава 53 ГК РФ). По договору доверительного управления одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок (до пяти лет) имущество в доверительное управление. Исключительные права в числе прочих в соответствии со ст. 1013 ГК РФ могут быть объектом доверительного управления. Доверительный управляющий управляет этим имуществом в интересах учредителя управления (ст. 1012 ГК) или иного указанного им лица (выгодоприобретателя). В качестве доверительного управляющего может выступать коммерческая организация (за исключением унитарного предприятия) или индивидуальный предприниматель. Доверительный управляющий по результатам своей деятельности получает вознаграждение и не может являться выгодоприобретателем.

Данный вид договора, на наш взгляд, наиболее перспективен, поскольку в его рамках возможен полный комплекс работ, присущих венчурной фирме. Так, в ходе коммерциализации разработки необходим ряд работ по приданию ей товарного вида, оплатить которые отечественный владелец в современных условиях не всегда в состоянии. Прежде всего это расходы на разработку технологической документации, зарубежное патентование, рекламу, участие в выставках и др. В ряде случаев венчурная фирма готова взять эти расходы на себя, что вполне укладывается в рамки договора доверительного управления.

Серьезным достоинством перечисленных выше договоров (комиссии, агентского, доверительного управления) является отсутствие требования об обязательной их регистрации в Роспатенте, что позволяет устанавливать срок их действия, а следовательно, и осуществлять необходимые действия в соответствии с предметом договора не с даты его регистрации, а с даты подписания.

Как показывает практика, в ряде случаев описание взаимоотношений сторон при передаче технологии может быть изложено с привлечением норм ст.421 ГК РФ “Свобода договора”, в соответствии с которой стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны также могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). Таким образом, возможно заключение договора, содержащего элементы, например, агентского договора, договора подряда и договора на передачу права использования научно-технической продукции.

В этой связи следует рекомендовать более активно привлекать к их заключению отечественных патентоведов, занимающихся внедрением результатов интеллектуальной деятельности, находить более гибкие пути введения научно-технических разработок в хозяйственный оборот. А специалистам, тяготеющим к привычным, апробированным схемам продажи простой лицензии владельцем исключительной, целесообразно предусмотреть согласование условий договора на передачу неисключительных прав с патентообладателем.