Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Теория эквивалентов и ее использование

Под теорией эквивалентов понимают совокупность определенных правил, используемых для установления идентичности сопоставляемых технических решений. Сравниваемые технические решения могут различаться как одним, так и несколькими признаками. Однако технические решения, различающиеся лишь эквивалентными признаками, можно называть идентичными вследствие использования теории эквивалентов, позволяющей обобщить различающиеся, но эквивалентные признаки до родового понятия.

До введения в действие Патентного закона Российской Федерации теория эквивалентов использовалась в практике экспертизы при оценке технических решений на предмет признания их изобретениями. Оценка же патентоспособности не предполагает возможность использования этой теории при установлении новизны изобретений. Однако ее роль остается весомой при решении вопросов, связанных с установлением соответствия изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень” и нарушениями патента.

С тех пор, как в начале ХХ в. немецкий патентовед Г. Изаи[1] придал разный смысл понятиям “предмет изобретения” и “реальный объем охраны”, термин “эквивалент” стал обязательным инструментом при толковании формулы изобретения.

Применение теории эквивалентов ограничивается в основном двумя случаями, один из которых характеризует рассмотрение эквивалентных решений, а второй касается использования эквивалентных признаков.

Обратимся к определению термина “эквивалент”, используемому в патентной практике. Наиболее употребительными являются два определения эквивалентных признаков: “эквивалентными считаются признаки, совпадающие по выполняемой функции и обеспечивающие достижение одинакового технического результата” и “эквивалентными признаками считаются признаки, совпадающие по выполняемой функции, достигаемому техническому результату и пути достижения этого результата”. Дальнейший анализ будет основан на использовании первого из приведенных определений.

Теория эквивалентов применяется при рассмотрении вопросов, связанных с нарушением патента, а также при установлении соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”. Ведь считается, что патент нарушен, если использован каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или эквивалентный ему признак. Таким образом, речь идет о расширительном толковании формулы изобретения при рассмотрении вопроса о нарушении патента на изобретение, отраженного в этой формуле. То есть предполагается более широкое понимание изобретения за счет включения в его характеристику также и признаков, эквивалентных тем, которые содержатся в формуле.

Почему такой подход необходим? Изобретатель должен быть уверен, что выданный ему патент защищен от всякого рода случайностей, неточностей и иных обстоятельств, прямым образом не связанных с существом его идеи, воплощенной в объекте изобретения. Формула, как правило, выражает не саму идею изобретения, а ее конкретное воплощение в техническом объекте. Для изобретателя же ценным является владение монополией на саму идею и, естественно, на то, как ее можно реализовать.

С другой стороны, было бы несправедливым предоставлять права патентовладельцу конкретного изобретения на владение монополией на иные инновации, хотя и основанные на этом изобретении, но также характеризующиеся наличием технического творчества и изобретательского замысла. Поэтому условно полагается, что верхняя граница, на которую нужно ориентироваться при решении вопроса о нарушении патента, пролегает по всем признакам, являющимся эквивалентными признакам, содержащимся в формуле изобретения. Ведь замена признака на эквивалентный считается не связанной с изобретательским творчеством, очевидной и не изменяющей сущности запатентованного изобретения.

При экспертизе изобретений на предмет их патентоспособности вопрос о том, является ли очевидной замена одного признака другим, решается “специалистом” не только путем установления эквивалентности или неэквивалентности этих признаков, но также с учетом соответствия нового признака уровню техники на момент создания изобретения. Если усовершенствование изобретения сводится к эквивалентной замене известных средств, “специалист” такое усовершенствование скорее всего признает очевидным. Однако это может произойти и в случае неэквивалентной замены средств, если с учетом уровня техники такая замена также покажется “специалисту” очевидной.

Таким образом, не все объекты, являющиеся модификацией какого-либо изобретения и не признанные как нарушающие патент с учетом теории эквивалентов, сами могли быть признаны патентоспособными. И, на первый взгляд, это логично, поскольку оценка патентоспособности в известной мере –субъективный процесс. Установление же факта эквивалентности признака не кажется сложным делом.

В то же время при оценке новизны изобретения теория эквивалентов не используется. То есть изобретение признается новым, даже если известен объект, характеризующийся эквивалентными признаками.

Таким образом, “объем изобретения” и реальный “объем охраны” охватываются различными совокупностями объектов. Однако здесь нет противоречия, поскольку первое из этих понятий относится к предметам факта, второе – к предмету права, и суть его определяется спецификой местного законодательства, а не объективными фактами.

К чему же в таком случае относится выяснение вопроса о нарушении патента, если речь идет об установлении эквивалентности отдельных признаков? Должен ли отвечающий на этот вопрос досконально разбираться в техническом существе дела?

Если речь идет о замене болта на шуруп, принято считать, что в этом разберется и не специалист, а любой человек, обладающий минимальным жизненным опытом. Однако реальные дела связаны с нарушением патентов, в которых воплощены последние технические достижения, и первое препятствие связано с выяснением, одинаковая ли функция у сравниваемых объектов, будь-то часть какого-либо устройства или операция способа. Для ответа на этот вопрос придется досконально освоить функционирование устройства, хотя бы в определенной его части, или понять процесс, в котором произошла замена операции. При этом необходимо оценить не только ту роль (функцию), которую играют рассматриваемые известный и новый объекты, но и посмотреть, не выполняет ли этот объект какую-либо новую функцию, не присущую ему при использовании в изобретении, защищенном патентом.

Обращаясь ко второму критерию эквивалентности –схожести технического результата, можно прежде всего отметить его условность. Схожесть (идентичность) технического результата может быть установлена лишь в самых простейших случаях. Даже в примере с болтом и шурупом схожесть технического результата (и то, и другое средство используют для скрепления каких-либо объектов) весьма условна. Ведь само скрепление характеризуется не идентичными параметрами (прочность, надежность и т.п.).

Или если речь идет о замене одного катализатора другим известным, но обладающим отличной от первого каталитической активностью, в процессе, где техническим результатом является повышение выхода готового продукта, определяемое активностью катализатора, можно ли говорить об эквивалентной замене? Ведь технический результат, обусловленный такой заменой, претерпел изменения. Используя общепринятое определение эквивалентных признаков, нужно сделать вывод об отсутствии эквивалентности в этих предложениях. Сравнение же только функций приведет к обратному выводу.

Надо ли учитывать уровень техники при оценке технического результата в том смысле, что следует ли считать технический результат тем же, если он обусловлен известными свойствами используемого средства, хотя и не совпадает в количественном отношении с техническим результатом, обусловленным известным использованием этого средства?

Совпадение технических результатов практически никогда не имеет места. Можно лишь говорить о совпадении функций сравниваемых средств, и этого, видимо, достаточно для оценки их эквивалентности. Технический же результат является следствием реализации изобретения, т.е. он обусловлен и, как правило, предсказуем изначально при задании самих средств, с помощью которых реализуется изобретение.

Может ли использование средств (устройств, операций и т.д.) с одинаковыми функциями привести к достижению качественно иного технического результата? Вероятно, нет. Если этот результат обнаружен, он будет следствием реализации новых функций этого средства, о которых не было упомянуто, проявляемых им самим, либо в сочетании с другими признаками, характеризующими изобретение.

Далее, технический результат рассматривается на фоне конкретного аналога. Однако не всегда в описании изобретения содержатся сведения о прототипе и указание на технический результат, который обеспечивается изобретением в сравнении с прототипом. Этим результатом может быть просто расширение арсенала средств, используемых при решении той или иной задачи. В таких ситуациях говорить о сходстве технического результата вообще бесперспективно.

Эквиваленты и альтернативы

Оба термина определяют объекты, сходные по функции и достигаемому техническому результату.

Термины “эквивалент” или “альтернатива” обычно используют, если речь идет о замене какого-либо отдельного признака, характеризующего объект изобретения. Это может быть тот же катализатор, средство крепления и т.п. Если речь идет о сравнении изобретений в целом, используют термин “эквивалентное решение”. К нему можно прийти путем эквивалентной замены нескольких отдельных средств (операций, узлов, режимов и т. д.). При этом, естественно, не должны меняться ни функция заменяемых средств, ни достигаемый технический результат, ни существо самого подхода к решению поставленной задачи.

Однако термины “эквивалент” и “альтернатива” нельзя назвать синонимами. “Альтернатива”, как правило, используется при характеристике изобретения, когда несколько эквивалентных признаков (объектов), с помощью которых оно реализуется, не могут быть объединены одним родовым понятием и формула изобретения дает перечисление этих признаков (объектов) (например, формула Маркуша). Однако в этом случае к данным признакам (объектам), помимо того, что они должны быть эквивалентами, применяется и иное требование, вытекающее из условия соблюдения требования единства изобретения. Так, если речь идет о химических или биотехнологических веществах, то они должны иметь сходную природу. Очевидно, что вещества, имеющие сходную природу, не всегда исчерпывают перечень эквивалентных веществ.

Изобретения с альтернативными признаками могут быть описаны как в зависимых, так и в отдельных независимых пунктах формулы (как варианты). Хотя варианты обычно не характеризуются изменением какого-либо одного признака, а представляют собой решения с сохранением единого изобретательского замысла. То есть решения, характеризующиеся более существенными различиями, в том числе и изменением числа признаков, с помощью которых описывается объект изобретения, что уже никак нельзя отнести к альтернативному решению.

Таким образом, эквивалентами могут быть признаны такие варианты, которые отличаются друг от друга заменой одного или нескольких эквивалентных признаков. Исключение составляет случай, когда предложение сводится к исключению признака с потерей соответствующих свойств объекта, не относящихся к техническому результату, который обеспечивается изобретением.

Эквиваленты и альтернативы при рассмотрении вопроса о нарушении патента

Было бы естественным при рассмотрении вопроса о нарушении патента относить к нарушающим данный патент все те решения, которые могут быть получены на основе известного, без изобретательского творчества. То есть чтобы условный объем охраны распространялся как на объект, описанный в формуле изобретения, так и на все объекты, полученные на его основе “неизобретательским” путем.

Этот, казалось бы, естественный тезис сформулирован в некоторых патентных законодательствах при разъяснении ситуации, свидетельствующей о факте нарушения патента, и по существу сводится к указанию на то, что патент считается нарушенным, если использован каждый признак охарактеризованного в формуле изобретения объекта или эквивалентный ему признак. Полагается, что эквивалентная замена признака не может быть связана с изобретательством и инициировать создание нового патентоспособного изобретения.

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Условия, определяющие эквивалентность средств и патентоспособность изобретений, относятся к разным сторонам характеристики объекта. С одной стороны, это функция, выполняемая данным средством (эквивалентность), с другой, – его новизна (патентоспособность). Короче говоря, средства могут быть функционально идентичными и обеспечивать достижение одного и того же технического результата (т.е. быть эквивалентными), и в то же время быть новыми и обеспечивать соответствие изобретения условиям патентоспособности “новизна” и “изобретательский уровень”.

Но если понятия “эквивалентность” недостаточно для формирования той верхней границы, определяющей (в отличие от номинальной, определяемой формулой изобретения) реальную сферу охраны, то что необходимо к нему добавить? Если, как уже говорилось, естественным представляется ограничить сферу охраны объектами, созданными на основе охраняемого объекта без использования изобретательского творчества, то это будет неизбежно связано с решением вопросов, находящихся в компетенции патентной экспертизы –органа, правомочного дать оценку патентоспособности изобретения.

Однако этот критерий не является в принципе единственным. Его, во-первых, может просто не быть. Во-вторых, поскольку вопрос относится к предмету права, формулировка этого критерия определяется соображениями текущей целесообразности, учитывающей существующие экономические, психологические и другие условия. С одной стороны, естественно, этот критерий не может быть сведен к выражению общей идеи, положенной в основу изобретения, что имело место в германском судопроизводстве. А с другой, было бы нерациональным ограничивать реальную сферу охраны номинальной, определяемой дословно формулой изобретения.

Рассмотрим использование теории эквивалентов на примере изобретений из области биотехнологии. Часто возникает вопрос об эквивалентности изобретений, относящихся к полипептидам (белкам) и нуклеиновым кислотам с установленной структурой, а именно: с заданной последовательностью аминокислот и нуклеотидов. Традиционно такие соединения характеризуются в формуле изобретения в числе других признаков указанием на установленную последовательность, например, следующим образом:

1. Молекула ДНК, кодирующая белок Х, обладающий активностью фактора роста фибробластов, имеющая следующую последовательность нуклеотидов:
   AUG ACG AAG GCU UGC UAU AGU AGG CUG….

2. Белок Х, обладающий активностью фактора роста фибробластов, имеющий следующую последовательность аминокислот:
   Ser – Val – Thr – Glu – Arg – Ser – Val – Val…
(пример условный).

Однако при такой защите у заявителя справедливо возникает вопрос: если любое третье лицо, ознакомившись с опубликованной в заявке или патенте последовательностью, синтезирует ее и заменит один или более нуклеотидов или одну или более аминокислот с получением “другого” продукта и будет использовать такое изобретение, нарушит он патент или нет? Мы специально взяли в кавычки определение “другого”, поскольку вопрос, который необходимо решить в данном случае, как раз и заключается в том, что хотя этот продукт будет формально другим (из-за отличий в структуре), будет ли он не эквивалентен первому продукту по активности или иным свойствам, связанным с техническим результатом?

Замена оснований или аминокислот, не связанная с изменением активности, приведет к продукту, эквивалентному исходному. Можно ли на этом основании утверждать, что патент нарушен? Ответ однозначный – нет. Эквивалентная замена всегда должна быть очевидной, т.е., во-первых, само заменяющее средство должно быть известным из уровня техники и, во-вторых, сама возможность использования этого нового средства вместо известного должна быть очевидной для специалиста. Таким образом, для установления факта нарушения патента должна быть проведена экспертиза на соответствие “нарушающего” изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Это очень хорошо видно из следующего примера. Имеется исходная аминокислотная последовательность белка Х с активностью фактора роста фибробластов:
   Ser – Val – Thr – Glu – Arg – Ala – Val – Val … .

Очевидно ли то, что замена валина (Val) на аланин (Ala) в положении 2 изменит или не изменит свойства этого полипептида? Если это очевидно, то любое лицо, произведшее такую замену, не создаст другого патентоспособного изобретения и при использовании полученного им таким образом продукта в случаях, оговоренных законодательством, будет нарушать патент.

Если обратиться к специальной литературе, то однозначного ответа на поставленный вопрос мы не найдем. Известно, что незначительные модификации аминокислотной последовательности часто не влияют на активность белка, особенно если они сделаны в неконсервативных областях. Как указывается в заявке WO 98/10085, это, в частности, относится к замене аминокислот, обладающих аналогичными боковыми цепями. Например, к группе аминокислот, обладающих алифатическими боковыми цепями, относятся глицин, аланин, валин, лейцин и изолейцин. Таким образом, получается, что замена Val на Ala в положении 2 приведенной выше последовательности является очевидной, не влияющей на активность белка Х и приводящей к созданию эквивалентного изобретения, нарушающего первый патент.

Однако в заявке WО 98/22595 отмечается, что при выполнении аминокислотных замен принимается во внимание, например, индекс гидропатичности аминокислот, т.е. если заменяются аминокислоты, различия между индексами гидропатичности которых находятся в пределах ± 2, предпочтительно в пределах ± 1 и наиболее предпочтительно в пределах ± 0,5, то полученный в результате белок будет эквивалентен по своим функциям исходному.

Согласно тексту описания указанной заявки, валин имеет индекс гидропатичности +4, 2, а аланин – +1, 8, т. е. различие в индексах гидропатичности между данными аминокислотами составляет 2,4. Таким образом, в этом случае замена валина на аланин должна изменить свойства белка, и это также является очевидным.

Если проанализировать описание указанной заявки далее, то мы обнаружим сведения об индексах гидрофильности аминокислот, которые у валина и аланина соответственно составляют –1, 5 и –0, 5. Таким образом, если заменить валин на аланин с учетом индекса гидрофильности, то замена очевидным образом не приведет к получению белка с новыми свойствами (различия в указанных индексах составляют 1).

И в заключение в цитируемой заявке отмечается, что если учитывать гидрофобность, гидрофильность, размер, заряд и т. д. аминокислот, то примерами хорошо известных взаимозаменяемых групп аминокислот являются следующие: аргинин и лизин; глутаминовая кислота и аспарагиновая кислота; серин и треонин; глутамин и аспарагин; валин, лейцин и изолейцин. Валин и аланин вместе не входят ни в одну из указанных групп, т. е. замена Val на Ala в конечном итоге должна очевидным образом изменить свойства конечного продукта.

Возникает вопрос: какие же данные из приведенных выше должны быть взяты за основу при оценке патентоспособности созданного изобретения и нарушении исходного патента? Наверное те, которые указаны самим заявителем в тексте описания поданной заявки. Если согласиться с этим, то согласно заявке WO 98/10085 и указаниям на индекс гидрофильности в заявке WO 98/22595, замена валина на аланин очевидна с точки зрения неизменности свойств белка и соответствующее изобретение эквивалентно исходному.

Если следовать указаниям на индекс гидропатичности и на известные группы аминокислот, в пределах которых могут быть сделаны эквивалентные замены (заявка WO 98/22595), то такая замена очевидна с точки зрения изменения свойств белка, но может быть и не эквивалентна, поскольку свойства белка изменятся, но каким именно образом, не ясно (известно, например, что замена “кислой” глутаминовой кислоты в молекуле гемоглобина на нейтральный валин приводит к тому, что содержащие такой гемоглобин эритроциты разрушаются, т. е. развивается смертельное для человека заболевание, а можно ли предсказать именно такой исход?!).

Но даже при очевидности неизменности или изменения свойств белка можно ли считать очевидными их изменение и, соответственно, неизменность, сделанные третьим лицом? Например, если третье лицо “использовало” опубликованную и не “созданную” им аминокислотную последовательность, заменив в ней одну (а может быть и несколько аминокислот, о которых известно, что такие замены не эквивалентны) и получив соединение с той же самой активностью, что и исходное, то может ли оно утверждать, что полученный результат неочевиден, поскольку такая замена могла изменить свойства белка, чего, однако, не произошло? Ответ на этот вопрос утвердительный. Следовательно, в данном случае исходный патент не будет нарушен. И, наоборот, если замена не должна изменять свойства белка, а она их изменяет, то такое изобретение очевидным образом не следует из уровня техники и опять-таки не происходит нарушения исходного патента.

Поскольку любая аминокислотная последовательность кодируется определенной последовательностью нуклеотидов, то все сказанное выше в определенной степени относится и к изобретениям, предметом которых являются молекулы нуклеиновых кислот. Замена одного основания может изменить кодон, в котором находится это основание, а в белке изменится всего одна аминокислота. Что при этом произойдет с белком, рассмотрено выше. Соответственно, аналогичным образом будет оцениваться и эквивалентность изобретения, относящегося к такого рода нуклеиновой кислоте. Замены в последовательности нуклеотидов, сделанные в соответствии с вырожденностью генетического кода, т.е. не приводящие к заменам аминокислот в кодируемом такой последовательностью нуклеотидов белке, будут всегда очевидными эквивалентами со всеми вытекающими отсюда последствиями, касающимися соответствия такого изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень” и нарушения действующего патента, выданного на исходную нуклеотидную последовательность.

Таким образом, можно отметить, что применение теории эквивалентов к таким объектам, как нуклеиновые кислоты и полипептиды (белки), имеет свои особенности ввиду непредсказуемости и неочевидности тех или иных биологических процессов (за исключением, пожалуй, ситуации с вырожденностью генетического кода) и, как и в других случаях, непосредственно связано с оценкой изобретения на его соответствие условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В принципе, чтобы избежать любой неопределенности при оценке эквивалентности изобретений, относящихся к нуклеиновым кислотам и белкам с установленной структурой, оградить себя от конкурентов и необходимости доказывать в суде эквивалентность и неочевидность при заменах в последовательности аминокислот и нуклеотидов, заявитель предпочитает излагать формулу соответствующего изобретения, например, в следующей редакции:

1. “ Молекула ДНК, кодирующая белок Х, обладающий активностью фактора роста фибробластов, имеющая структуру:
   AUG ACG AAG GCU UGC UAU AGU AGG CUG …, а также ее возможные модификации, не приводящие к изменению активности указанного белка”.

3. “Белок Х, обладающий активностью фактора роста фибробластов, имеющий следующую последовательность аминокислот:
   Ser – Val – Thr – Glu – Arg – Ser – Val – Val –…, а также его аналоги, обладающие той же самой активностью”.

Очевидно, что в первом случае формула охватывает не только модификации, связанные с вырожденностью генетического кода, но и любые другие, приводящие к “нейтральным” заменам, вставкам или делециям аминокислот. Такие модификации включают и замены триплетов нуклеотидов, и возможные делеции, и вставки триплетов, а также могут относиться к последовательностям, которые в определенной степени комплементарны или гомологичны приведенной в формуле.

Во втором случае в объем формулы изобретения входит как сам белок Х с конкретной аминокислотной последовательностью, так и любые его модифицированные формы, обусловленные заменой, вставкой или делецией аминокислотных остатков, независимо от их числа. Главное, чтобы это не приводило к изменению свойств белка Х. При этом в описании изобретения не оговаривается, какие замены считаются взаимозаменяемыми, а подразумевается, что любая замена оснований или аминокислот известных последовательностей, сделанная третьим лицом, которая не привела к изменению свойств полученного соединения по сравнению с исходным, эквивалентна.

Однако по приведенным выше причинам ввиду неоднозначности и непредсказуемости биохимических модификаций и противоречивости научных данных оценка эквивалентности в каждом конкретном случае будет различной. Поэтому приведенная редакция формулы изобретения не может не вызвать вопроса, связанного с правомерностью представления изобретения в таком широком объеме, тогда как описание изобретения, как правило, содержит примеры, подтверждающие возможность осуществления изобретения лишь в конкретной форме (т.е. получения нуклеиновой кислоты и белка только с указанными выше последовательностями). Такая формула изобретения относится ко всем известным и неизвестным эквивалентным решениям.

В данном случае термином “эквивалентный” охватываются не варианты представления какого-либо отдельного признака заявленного объекта, а весь объект в целом. По аналогии с каким-либо механическим устройством, например, средством для выдергивания гвоздей, принцип действия которого основан на использовании свойств рычага и представленном как (пример условный):

“Гвоздодер, представляющий собой два шарнирно соединенных элемента, захватывающих головку гвоздя, при этом один из этих элементов снабжен упором в объект, из которого выдергивается гвоздь, а также все возможные модификации этого гвоздодера, обладающие теми же свойствами”.

Здесь, как и в примере с белком Х, нарушено основное требование, которому должна удовлетворять формула изобретения. То есть она должна отражать объем испрашиваемой охраны, подкрепленный описанием. Ясно, что ни одно описание не способно содержать всех эквивалентов заявленного объекта. С другой стороны, можно сказать, что заявитель таким путем стремится защитить саму идею, которая может быть реализована во многих вариантах (эквивалентах), полагая, что он должен являться соавтором всех этих мыслимых и немыслимых вариантов.

Ведомство по патентам и товарным знакам США и федеральный окружной суд имеют достаточно “мрачный” взгляд на такое стремление, полагая, что пункты формулы, ограниченные только активностью или функцией, неприемлемы. Позиция суда исходит из давно существующего принципа: заявитель должен характеризовать изобретение признаками, отражающими то, что изобретение представляет само по себе, а не то, что оно делает (т.е. патентоспособна структура, а не функция). Такая концепция стала знаменитой благодаря делу “О’ Рейлли против Морзе”[2]. Пункт 8 формулы изобретения на телеграф Морзе был функциональным: в нем заявитель пытался монополизировать все формы электромагнитной связи (независимо от происхождения) и не ограничивался каким-либо конкретным устройством или аппаратом, например телеграфом. Оценивая этот пункт, верховный суд США констатировал, что его объем намного выходит за рамки патента. Заявка Морзе не раскрывала всех способов электромагнитной связи вне зависимости от используемого устройства. При подготовке решения основная концепция суда заключалась в том, что такая широкая патентная защита будет создавать привилегии для целой отрасли знаний и препятствовать инновациям.

Намного позднее ведомство по патентам и товарным знакам и федеральный суд заняли сходную позицию в отношении изобретений, относящихся к ДНК и белкам. При рассмотрении дела “Амджин, инк. против Чугай Фармасьютикал К°”[3]. федеральный суд отклонил некоторые пункты формулы патента “Амджин, инк.”, касающиеся нативной ДНК-последовательности гена эритропоэтина (ЭПО) человека. Такие пункты охватывали все ДНК-последовательности, кодирующие ЭПО, и его модификации, которые в достаточной степени соответствовали нативной аминокислотной последовательности ЭПО, чтобы иметь с ним сходную биологическую активность. При отклонении указанных пунктов формулы федеральный суд в основном аргументировал свою точку зрения тем, что область молекулярной биологии непредсказуема. На основании описания изобретения в заявке “Амджин, инк.” суд не был убежден в том, что средний специалист по молекулярной биологии может точно предсказать, какие модификации белка сохранят биологическую активность, а какие нет.

Однако следует иметь в виду, что такая формулировка пункта формулы, как “…а также его модификации, обладающие той же самой активностью…”, ровным счетом ничего не прибавляет к объему испрашиваемой охраны. Эта запись не является основанием для отказа в выдаче патента другому заявителю, предложившему одну из возможных модификаций, обладающих той же активностью, как являющейся частным случаем реализации общего принципа, отраженного в вышеприведенной формуле изобретения (если такие модификации конкретным образом не оговорены в описании к исходному патенту или не являются однозначно очевидными, например, в случае вырожденности генетического кода). А значит, не может гарантировать от использования этого аналога без признания факта нарушения патента, если учитывать то положение, что в круг охраняемых патентом объектов не может быть включен объект, на который может быть получен другой патент. Не влияет эта запись и на оценку нарушения патента, поскольку при настоящем положении вещей указанные там аналоги и без этого будут учитываться как эквиваленты, входящие в сферу защищенных объектов.


[1] Der Patentanspruch. Berlin. 1912. S. 103 – 116.
[2] 56 U.S. (15 How.) 62 (1854).
[3] 18 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1016 (Fed. Cir. 1991).