Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Изменение формулы изобретения и графические материалы заявки

В практике патентной экспертизы выделяется несколько случаев, вызывающих у заявителей наиболее частое непонимание ее доводов. Следствием этого являются продолжительные дискуссии заявителя с экспертом. В худшем случае, когда доводы эксперта исчерпаны, а понимание так и не достигнуто, заявка признается отозванной. В результате увеличиваются трудозатраты эксперта, что при постоянном росте числа заявок неприемлемо.

Наиболее часто подобное возникает при выходе за рамки первоначальных материалов заявки, т.е. когда в процессе экспертизы заявки по существу заявитель вносит в формулу изобретения признак, отсутствовавший в первичных материалах заявки, что квалифицируется как изменение сущности изобретения (ст. 20, п. 2 ст. 21 Патентного закона, п. 19.6(2), 20(4) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение).

Анализ ответов заявителей на претензии экспертизы к формуле изобретения в этом случае приводит к выводу, что данная ситуация, осложняющая как работу эксперта, так и получение патента заявителем, основана, в первую очередь, на несовершенстве нормативной базы, регулирующей указанную ситуацию.

Внесение изменений, направленных на расширение предмета изобретения и содержащих сведения, не отраженные в первичных материалах, не допускается во всех странах. Однако в вопросе дозволенных и недозволенных дополнений и изменений в патентных законодательствах различных стран применены различные подходы[1].

Подход к изменению сущности изобретения достаточно подробно рассматривался авторами в предыдущей статье[2]. Эта тема актуальна и сейчас. Не повторяя содержания указанной статьи, остановимся на одном из наиболее не понятных для заявителей положений патентного законодательства – невозможности внести в формулу изобретения признак, присутствовавший в первоначальном комплекте документов заявки только на чертеже, даже если он ясно и однозначно на нем отражен.

Такая невозможность основана на положении п. 20(4) Правил: «Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в Патентное ведомство поступили заявление на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи…».

Множество изобретений создается в ходе новых конструкторских разработок, и на первом этапе своего рождения они облечены в форму схемы, эскиза, чертежа. Только позднее, при подготовке изобретения к патентованию, признаки, отраженные на чертежах, переводятся в словесную форму, в формулу изобретения. Это трудный процесс, требующий не только внимания, но и определенных навыков и квалификации. Часто заявители пытаются решить эту задачу самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов – патентных поверенных. Практика показывает, что далеко не всегда они решают ее успешно. Даже помощь специалиста не дает полной гарантии, что в процессе экспертизы не возникнут определенные проблемы: словесное изложение может быть неясным, неполным или неправильным (не соответствующим графическим материалам).

Такая особенность формулы изобретения подмечена очень давно: «Описание изобретения и патентная формула, особенно когда изобретение является сложным по своему характеру, представляют собой один из наиболее трудных юридических документов, требующих особой точности при составлении; к тому же нередко ценные изобретения находятся у разных лиц, которые не обладают достаточным опытом в составлении подобных документов. Поэтому совершенно неудивительно, что описание изобретения и патентная формула во многих случаях не соответствуют тому, что было создано в процессе изобретательской деятельности, т.е. в патентных притязаниях ошибочно фигурируют ссылки на то, что изобретатель в действительности не изобрел, или, наоборот, в них опущены отдельные признаки, которые составляют наиболее ценные и существенные элементы созданного изобретения»[3].

Можно отметить, что на современном этапе развития техники в связи с возросшей сложностью технических решений проблема обострилась и ошибки заявителя стали еще более вероятны. Правовыми последствиями таких ошибок являются отказ в выдаче патента (как правило, из-за несоответствия условию промышленной применимости) или признание заявки отозванной. В любом случае это сопряжено с потерей приоритета.

Закон предоставляет возможность частично исправить ситуацию. Допустим, экспертиза установила, что в формуле изобретения отсутствуют признаки, без которых нельзя реализовать указанное заявителем назначение. Заявитель уточнил формулу изобретения, внеся эти признаки, но они признаны изменяющими сущность изобретения. Тогда он имеет право подать новую заявку с испрашиванием приоритета по дате поступления дополнительных материалов, в которых содержались указанные признаки (п. 3 ст. 19 Патентного закона). В этом случае утрата приоритета минимизирована, но все же есть.

Итак, за ошибки в изложении, даже при представлении в патентное ведомство подробных чертежей, однозначно характеризующих изобретение, заявитель будет «наказан». Не слишком ли сурово «наказание»?

С какими объективными предпосылками связано изложенное выше положение законодательства? Объективной предпосылкой обсуждаемой нормы закона – невозможности внести в формулу изобретения признак, отсутствовавший в первоначальных материалах заявки, – является необходимость воспрепятствовать заявителю «доизобретать», т.е. изменять сущность изобретения после подачи заявки. Эта мера необходима, в частности, для защиты интересов третьих лиц, которые могут вести параллельные разработки и также быть заинтересованными в патентовании аналогичного изобретения. Надо отметить, что данная ситуация не редкость, и не только из-за промышленного шпионажа, но и из-за аналогичной направленности разработок и поисков новых решений у разных разработчиков, учитывая, что изобретатели решают проблемы, поставленные обществом сегодня.

Но о каком изменении сущности может идти речь, если на дату приоритета представлены исчерпывающие чертежи?

Рассмотрим, насколько могут быть обоснованны признаки, взятые из чертежа. Безусловно, нельзя считать обоснованным признак «редуктор содержит нечетное число зубчатых колес», если на чертеже изображен редуктор с тремя зубчатыми колесами. Но при этом вполне обоснован признак «редуктор содержит три зубчатых колеса».

Если на чертеже изображено два редуктора, один из которых содержит три зубчатых колеса, а другой – шесть, нельзя считать обоснованным признак «второй редуктор содержит в два раза большее количество зубчатых колес, чем первый», но можно считать обоснованными признаки «первый редуктор содержит три зубчатых колеса, а второй – шесть».

Иными словами, в формулу изобретения можно вносить только тот признак, который ясно и однозначно отражен на чертеже, и нельзя вносить обобщающий признак, включающий не только вариант выполнения устройства, отраженный на чертеже, но и другие варианты. Здесь прослеживается полная аналогия с тем положением, которое действует для словесного выражения признака.

Конечно, эти условные примеры слишком просты. В действительности могут возникнуть более сложные моменты, когда в решении о том, считать ли признаки, взятые с чертежа, обоснованными, будет доля субъективизма. Во избежание этого необходимо разработать комментарии и рекомендации по данному вопросу.

Необходимость пересмотра указанной нормы патентного законодательства продиктована не только объективными предпосылками, но и тем, что при исключении в п. 20(4) Правил из «материалов заявки» чертежей российское патентное законодательство допускает некоторый «двойной стандарт». Признаки, представленные заявителем графически, не могут быть рассмотрены, но при этом признаки, представленные графически в общедоступном источнике информации, могут быть противопоставлены заявителю. Признак, представленный графически в известном источнике информации, может быть признан идентичным признаку формулы изобретения при экспертизе заявки по существу (Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, п. 1.5.4.2, с. 84).

Противоречивость законодательства проявляется и в том, что в принципе законодательство допускает в определенных случаях выражение признаков формулы изобретения с помощью отсылки к чертежам заявки (п. 3.3.1(5) Правил). Если предположить, что заявитель попытается в дополнительных материалах представить формулу изобретения с уточняющим признаком «пластина выполнена, как показано на фиг.1», то при экспертизе возникнет неразрешимое противоречие.

Особенно очевидна необходимость использования чертежей для уточнения формулы изобретения, представляющего собой электронную блок-схему. Современные электронные схемы достаточно сложны и многоэлементны даже при их блочном представлении. Формула изобретения представляет собой, по сложившейся в России традиции написания формул таких изобретений, скрупулезное перечисление блоков и связей между ними. Ее чтение с учетом значительного объема не дает никаких представлений об устройстве. Чтобы понять, что представляет собой данное устройство, необходимо посмотреть на чертеж, на котором изображена его блок-схема. При этом в формуле изобретения, как показывает практика, часто по ошибке не отражена какая-либо связь между блоками, без которой невозможно функционирование устройства, и та же ошибка повторяется в описании. Получение патента по такой заявке принципиально невозможно. Требуется подача новой, уточненной заявки, хотя есть документальное подтверждение того, что на дату приоритета изобретение было создано в виде, обеспечивающем работоспособность устройства.

При рассмотрении таких заявок напрашивается аналогия с топологией интегральных микросхем. В соответствии с законом РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем», топология интегральной микросхемы – зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними, а интегральная микросхема – изделие, предназначенное для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которой нераздельно сформированы в объеме и(или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие. «В силу специфики признаков, которыми характеризуются такие решения (как в качественном, так и, в особенности, в количественном отношении ввиду чрезвычайно большого числа элементов в современных интегральных микросхемах), традиционная патентная форма их правовой охраны оказалась неприемлемой, что и привело к разработке специальной формы охраны»[4]. Специальная форма охраны заключается в том, что для идентификации топологии используются визуально воспринимаемые материалы: фотошаблоны, сборный топологический чертеж или послойные технологические чертежи, фотографии каждого слоя топологии, зафиксированной в интегральной микросхеме.

Вполне логично то, что черта, разделяющая приемлемость и неприемлемость словесного описания электронной схемы проведена на уровне «интегральная микросхема – электронная схема». Это позволяет однозначно определиться с видом объекта промышленной собственности. Но при этом нарушается логика законодательства, в одном случае признающего визуально воспринимаемую информацию, а в другом (близком) – полностью ее отвергающего.

Российское патентное законодательства содержит еще один аспект рассматриваемого вопроса. В п. 19.5.1(2) Правил указано, что «при установлении возможности использования изобретения … проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства …, с помощью которых возможно осуществление изобретения…». Можно ли в этом случае относить графические материалы к материалам заявки?

Прежде всего отметим некоторую неопределенность терминологии в патентном законодательстве в отношении определения «материалы заявки». Весь комплект документов, который должна содержать заявка, определен как «состав заявки» (п. 2.4 Правил). Смысловое содержание термина «материалы заявки» раскрыто в п. 17.1 Правил «Регистрация поступивших материалов заявки на изобретение», из которого следует, что материалами заявки является «как минимум, заявление о выдаче патента на русском языке», а также все другие документы заявки, к которым относятся и чертежи в соответствии с п. 3.4 Правил. В п. 20(4) Правил указано, что «признаки признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или описании…».

Таким образом, налицо полное несовпадение смыслового содержания понятия «материалы заявки», вытекающего из п. 20(4) и 17.1 Правил.

Можно ли считать, что средство, с помощью которого возможно осуществление изобретения, раскрыто в первичных материалах заявки, если это средство отображено на чертеже?

По нашему мнению, следует пересмотреть патентное законодательство, касающееся возможности использования графических материалов при корректировке формулы изобретения. Можно надеяться, что при распространении в п. 20(4) Правил понятия «первоначальные материалы заявки» на графические материалы качество чертежей, представляемых заявителями (а следовательно, и содержащихся в описаниях к опубликованным патентам), значительно повысится. Пока же графические материалы, представляемые заявителем, часто оставляют желать лучшего. Кроме того, предложенные изменения будут способствовать снижению трудозатрат экспертов.


[1] Шестимиров А.А. и др. Патентная экспертиза за рубежом: Учебное пособие. М.: ВНИИПИ, 1996. С. 139 – 140.
[2] Никитин А.В., Киреева Н.В. Дополнения и изменения к заявке: нужен единый подход// Патенты и лицензии. 2000. № 10. С. 24.
[3] Brown, J.Topliff v.Topliff, 145 U.S., 156, 171(1892)/В книге: Розенберг П. Основы патентного права США. М.: Прогресс, 1979. С. 245.
[4] Как защитить интеллектуальную собственность в России/Под ред. А.Д.Корчагина. М.: Инфра-М, 1995. С. 121.