Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Что же такое новизна?

Одним из критериев охраноспособности результатов интеллектуальной собственности является оригинальность или новизна. Определения этого критерия даже для одного и того же объекта интеллектуальной собственности, относящегося к результатам научного творчества, принципиально различаются в зависимости от того, под действие норм какого права они подпадают.

Насколько это обоснованно? Рассмотрим заявочное описание. До выдачи охранного документа или в случае признания заявленного предложения неохраноспособным оно охраняется нормами авторского права. В процессе экспертизы описание трансформируется в патентное описание зачастую без каких-либо существенных изменений.

Прямыми нормами Закона об авторском праве патентные описания не выводятся из-под охраны авторским правом. Предположение о том, что наряду с патентными грамотами и патентные описания являются неохраняемыми авторским правом официальными документами (к ним Закон относит законодательные акты, судебные решения, иные тексты административного и судебного характера (ст. 8)), приводит к коллизии статусов практически идентичных патентного и заявочного описания. А последнее не может быть признано официальным документом. Кроме того, на патентном описании обязательно указывается имя составителя, что не присуще официальному документу. Отсюда следует интересный вывод: имущественные права патентного ведомства на заявочное (и патентное) описание могут возникнуть только на основании договора между ведомством и автором.

Произведениями науки являются, во-первых, результаты фундаментальных исследований, направленных на изучение явлений и закономерностей окружающего мира и непосредственно не решающих конкретных технических задач (хотя непатентоспособные, как правило, впервые обнаруженные неочевидные явления и закономерности представляют основу высоких технологий). Во-вторых, это различные отчетные документы о таких исследованиях. В-третьих, результаты прикладных исследований, решающих конкретные задачи, относящаяся к ним техническая и технологическая документация. В-четвертых, это ноу-хау. И, наконец, в-пятых, профессиональный опыт и интуиция.

Новизна непатентоспособных фундаментальных исследований определяется оригинальностью задач, методов и полученных результатов исследований, фиксируется датой формулировки задач, описания методов и получения таких результатов, объективно зафиксированных в какой-либо форме. Именно с этого момента на них в соответствии с Законом об авторском праве возникают авторские права (хотя третьи лица получают возможность ознакомиться с этими результатами только с даты открытой публикации).

Для патентоспособных решений, направленных на создание новых технологий для решения конкретных технических задач, новизна в соответствии с Патентным законом определяется иным путем. А именно: в сравнении с так называемым уровнем техники, т.е. известной совокупностью научно-технических знаний (п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ).

В идеале известный уровень должен быть основан на общедоступности полной информации на определенную дату в любом месте любому человеку. Этот идеал (как и любой другой) практически недостижим. Поэтому определение известного уровня ограничивается имеющимися временными, территориальными, языковыми возможностями.

На практике новизна патентуемых объектов определяется только общедоступными опубликованными сведениями. Уровень техники включает в себя не только патентную информацию, но и любые опубликованные литературные источники: печатные издания, как научные, научно-технические, рекламные, так и сведения об открытом применении изобретений.

При этом, несомненно, что новизну будут порочить только те публикации, где раскрыта сущность изобретения в отношении всей совокупности существенных признаков независимых пунктов патентной формулы на дату подачи заявки. При этом раскрытие должно быть произведено с такой полнотой, которая обеспечивает возможность воспроизведения изобретения без дополнительного изобретательства. Сегодня уровень техники включает любую информацию: опубликованную традиционными способами, ксеро– и фотокопии, находящуюся в памяти вычислительных машин, к которым имеется неограниченный доступ, например в Интернете, а также сведения об открытом применении. В Патентном законе РФ (п. 1 ст. 4) специально отмечено, что такая информация должна быть общедоступной, т.е. с ней может ознакомиться неограниченное число лиц (при этом круг таких лиц строго ограничен их компетентностью и интересами).

Для публикации такой информации сначала не был установлен какой-либо определенный временной интервал: во второй половине XIX в. в России в постановлениях комитета, выдававшего патенты, встречались иногда ссылки на Плиния и других античных авторов. В Германии с 1891 г. было установлено, что по новизне могут противопоставляться издания, которые вышли в свет за последние 100 лет. Эта норма в Германии действует и по сей день. Если на изобретение в течение 100 лет никто не обратил внимания и не реализовал, то можно предположить, что идея была нежизнеспособной. Как говорили юристы в начале XX в.: «Was todt ist, soll nicht vom Juristen als lebend behandelt werden» (то, что умерло, не должно рассматриваться юристами как живое).

С течением времени, с развитием науки нарастает сложность понимания существа того, что было опубликовано много лет тому назад. Мало того, авторы в средние века зашифровывали содержание изобретений, чтобы защитить себя от любопытства третьих лиц. За 50 – 100 лет научные и технические термины, как правило, полностью выходят из употребления, либо изменяют свое значение. Поэтому нельзя исключить возможность утраты технологий, созданных много лет тому назад. Так, в практике выдачи авторских свидетельств СССР встречались изобретения, относящиеся к воссозданию технологий производства керамических материалов с небесно-голубым цветом глазури для реставрации древних мечетей Бухары и Самарканда или к способам обработки кожи, использовавшимся в петровское время.

Другим основанием, порочащим новизну изобретения, является информация об открытом применении изобретения. Применение изобретения (или, как говорили раньше, «приведение изобретения в исполнение») может быть открытым (публичным, когда информация об этом широко публикуется наряду с рекламой производимой продукции) и закрытым (секретным). Последнее не может порочить новизну заявки на то же изобретение, поданной позднее. Однако патент, полученный по такой заявке, не может препятствовать продолжению использования изобретения, если оно добросовестно использовалось и было сделано независимо от патентообладателя.

Для сохранения конфиденциальности необходимо, во-первых, чтобы она присутствовала и чтобы ее не так уж легко было раскрыть (в литературе встречаются указания на то, что в среднем промышленный секрет сохраняется не более четырех – пяти лет). Во-вторых, чтобы обладатель промышленного секрета предпринимал все меры по его сохранению и сам не стремился его раскрыть. В-третьих, чтобы действующее законодательство включало нормы, предусматривающие наказание за недобросовестное раскрытие таких секретов. В то же время добросовестное раскрытие, сделанное независимо, не может иметь каких-либо нежелательных правовых последствий.

Несомненно, что техническое решение, характеризующееся критерием «изобретательский уровень» («неочевидность»), не может не соответствовать одновременно критерию «новизна». Новое же решение не всегда неочевидно. Таким образом, соответствие критерию «изобретательский уровень» означает автоматически соответствие критерию «новизна».

Чем же оправдывается существование критерия «новизна» в патентном праве? Можно предположить, что удобством традиционного проведения экспертизы, начинающегося с установления новизны предложенного изобретения. Однако это не совсем так.

Необходимо учесть двойственный правовой характер заявочного описания. С одной стороны, в материалах заявки содержится описание предмета изобретения в предусмотренной правилами форме и с использованием принятой в соответствующей области науки терминологии.

С другой стороны, заявка, как и любое другое литературно-научное произведение (обнародованное или необнародованное), является объектом авторского права с момента ее создания в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации независимо от качества, гражданства авторов, а также правопреемников (п. 1 ст. 5 Закона об авторском праве). При этом в соответствии с п. 2 ст. 16 этого Закона автору в отношении его произведения принадлежат исключительные (имущественные) права, в частности право переделывать или другим образом перерабатывать произведение (право на переработку). В соответствии с этим правом заявочные материалы перерабатываются в патент. И таким образом авторские права на заявочное описание дополняются правами на патентное описание. При этом новизна патента является производной от оригинальности заявочного описания, т.е. от новизны заявочных материалов.

Это подтверждается п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ, где предусмотрено, что «не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации». Кроме того, по новизне заявке на выдачу патента с даты приоритета будет противопоставлен заявочный материал, поданный ранее и проходящий экспертизу. Хотя такой материал становится общедоступным только с даты публикации. Несомненно, что по новизне открыто поданным заявкам будут противопоставляться заявки на секретные изобретения с даты приоритета последних, как это было в соответствии с ранее действовавшим законодательством.

Чтобы Патентный закон стоял на страже интересов истинных авторов, при установлении авторства новизна должна определяться в соответствии с Законом об авторском праве, т.е. по оригинальности (первоначальной принадлежности) материалов научных исследований. Можно указать, что в спорах по установлению авторства в США патентное ведомство предпочитает проводить анализ рабочих журналов исследователей, т.е. документов, прямо с заявкой не связанных. В литературе есть информация о том, что зарубежные фирмы в некоторых случаях открыто публикуют материалы изобретений, чтобы не позволить конкурентам получить патенты.

Патентный закон и Закон об авторском праве формулируют определение «автор» идентично определению: «автор, физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение». То есть законодательство утверждает о наличии функциональной связи автор – новизна, презумпируя добрую волю лица, заявляющего о своем авторстве. В то же время определения критерия «новизна» в этих законах различны, потому что различны задачи, решаемые ученым и изобретателем. Охраноспособность результата творчества первого наступает в связи с фактом создания результата в какой-либо объективной форме по его оригинальности без какого-либо административного разрешения или регистрации и вне зависимости от качества. Охраноспособность результата творчества изобретателя признается официальным государственным органом при сравнении его с некоторой моделью по совокупности критериев.

Задача ученого – нахождение объективных закономерностей, взаимосвязей, явлений. Задача изобретателя – создание изобретения и переуступка прав на новые конкретные технические решения (технологии, материалы, вещества, устройства) государству в обмен на временное монопольное право на введение указанных новшеств в хозяйственный оборот. В первом случае устанавливается оригинальность (первенство) без обязательного условия публикации полученных результатов. Во втором – новизна опубликованных технических решений, т.е. доведенных до сведения неограниченного числа лиц.

Однако это требование Патентного закона справедливо только при одном условии: наличии доброй воли лица, заявляющего о своем авторстве. В противном случае Патентный закон начинает нарушать права истинного автора, открыто защищая интересы нарушителя.

Можно предполагать, что к заявочным материалам должны прилагаться доказательства доброй воли заявителя и авторов. Например, в виде письменной, заверяемой подписью клятвы, как это принято в практике США.

Необходимость совершенствования патентного законодательства и его трактовки подтверждается примерами.

Пример 1 (реальный). Сотрудники НИИ при выполнении служебного задания в 1996 – 1997 гг. создали патентоспособный производственный регламент на получение пищевого продукта, но заявку на патент не подали. Регламент в соответствии с существующим порядком переслали на подведомственные заводы. На одном из них учли, что хотя регламент и опубликован, но вследствие специфики информации патентная экспертиза с таким материалом ознакомиться не может. Была быстро оформлена заявка на выдачу патента. Заявка № 98106457/13 была подана 7 апреля 1998 г., опубликована 27 ноября 1998 г. (немногим более чем через семь месяцев), а к 1 марта 1999 г. был выдан патент № 2122459. Экспертиза завершилась за 11 месяцев.

Таким образом, прежде всего оказалась нарушена норма п. 6 ст. 21 Патентного закона. Она предусматривает, что Роспатент по истечении 18 месяцев с даты приоритета публикует сведения о заявке, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, для ознакомления третьих лиц. ФИПС, ускоряя (как правило, за деньги) делопроизводство по заявкам на выдачу патента, нарушает процессуальные нормы. Это способствует нарушению прав третьих лиц, лишая их возможности своевременно, до выдачи патента, подать протест.

Патентообладатель, получив патент, попытался продать лицензию НИИ, где был создан регламент. Разработчики, в число которых не входил ни один из соавторов патента, направили протест в Апелляционную палату на основании подпункта «в» п. 1 ст. 29 Патентного закона в связи с неправильным указанием в патенте авторов и патентообладателя. Сравнительный анализ текстов упомянутого патента и регламента подтвердил, что авторы патента при составлении описания уровня техники и примеров конкретного выполнения даже не потрудились каким-то образом изменить текст регламента, сохранив все его данные с точностью до последней цифры.

Апелляционная палата отложила рассмотрение дела при всей очевидности нарушения авторского права, потребовав от истинных авторов доказательств того, что регламент был общедоступен. По логике Апелляционной палаты, если библиотека, где находится регламент, ведомственная, то патент не может принадлежать истинным авторам.

Однако заявка, направляемая на экспертизу, всегда является итогом научных исследований – результатом интеллектуального творчества, и ее оригинальность должна устанавливаться по Закону об авторском праве. Можно утверждать, что при установлении авторства экспертиза на новизну должна проводиться по нормам авторского, а не патентного законодательства. Законодательство должно защищать слабого.

Пример 2 (чисто умозрительный). Два физических лица создают одно и то же изобретение. Но первое отказывается его патентовать, сохраняет в объективной форме (например, в виде отчета или научной статьи) и не публикует до того момента, когда второе лицо, создав изобретение независимо и добросовестно, подает заявку на патент. К моменту его выдачи статья первого лица может быть опубликована или нет. Кто же автор решения?

В соответствии с Патентным законом автором признается лицо, передавшее свое решение в достояние общества, если до даты приоритета материал не будет опубликован первым разработчиком. Однако в соответствии с Законом об авторском праве вне зависимости от факта публикации автором научно-технического произведения (статьи) является первое лицо, ведь оно первым создало свое произведение в объективной форме. Несомненно, что должна быть очевидна добрая воля обоих авторов. Любой иной подход наносит ущерб истинным авторам.