Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Толкование критерия патентоспособности «неочевидность»

Нет критерия патентоспособности более трудного для толкования, чем «неочевидность», интерпретация которого судами при рассмотрении патентных споров либо ведет к аннулированию оспариваемого патента, либо подтверждает правомерность предоставления правовой охраны. Отметим увеличение с годами как числа судебных споров, так и суммы денег на кону. В США в 2003 г. одним из судов первой инстанции было вынесено решение, в соответствии с которым компания «Майкрософт» должна выплатить фирме «Эолас текник» 500 млн. долл. за нарушение прав на ее патент.

Один правовед остроумно заметил, что большинство изобретений становится очевидным после того, как они объяснены. Простота концепции «неочевидность» обусловливает трудности ее толкования.

Для удовлетворения критерию «неочевидность» изобретение не обязательно должно отражать вспышку гениального озарения, которая составляла сущность провозглашенной в 1941 г. решением верховного суда США (дело «Куно инжиниринг корп. против Атэматик девайс корп.») концепции: изобретение, в котором воплощена вспышка гениального озарения, имеет более высокие шансы быть признанным патентоспособным по сравнению с простым усовершенствованием известного решения.

Установление критерия «неочевидность» в отношении изобретений, представляющих комбинацию двух и более известных элементов, – наиболее трудная проблема. В решении по одному из дел, рассмотренных апелляционной инстанцией ЕПВ, отмечено, что для оценки патентоспособности комбинационного изобретения необходимо получить ответ на вопрос: наводит ли предшествующий уровень техники среднего специалиста на рассматриваемую комбинацию известных признаков?

Правовые нормы

Критерий «неочевидность» был введен в патентное законодательство США в 1952 г. для оценки творческого характера изобретения. Синонимами этого критерия с некоторыми оговорками являются:
   изобретательский шаг (патентные законы Великобритании, Японии);
   изобретательский уровень (патентное законодательство России, Китая, Соглашение ТРИПС, Евразийская патентная конвенция);
   изобретательская деятельность (патентные законы Германии, Франции, Договор о патентной кооперации).

Критерий «неочевидность» раскрыт в ст. 103(а) действующего в настоящее время патентного закона США 1977 г.: патент на изобретение не может быть выдан, если разница между техническим решением, для которого испрашивается охрана, и существующим уровнем техники такова, что данное техническое решение в целом являлось очевидным на момент его разработки для среднего специалиста в той области техники, к которой оно относится. Возражение против патентоспособности не может быть связано с «методикой» создания изобретения.

Из анализа ст. 103(а) следует, что очевидность изобретения должна устанавливаться экспертом в зависимости от того, могло ли лицо, обладающее средними знаниями в области, к которой относится объект патентования, самостоятельно сформулировать на дату его приоритета совокупность существенных признаков, представленных в формуле.

В соответствии с патентным законом Великобритании 1977 г. одним из условий патентоспособности является удовлетворение критерию «изобретательский шаг», который определен в аспекте неочевидности. Изобретение удовлетворяет критерию «изобретательский шаг», когда оно неочевидно для лица, искушенного в соответствующей области техники и сведущего в любом вопросе, относящемся к той или иной части уровня техники, предшествующего дате приоритета изобретения.

Статус искушенного специалиста (далее – средний специалист) закреплен в ст. 3 патентного закона Великобритании. Патентное ведомство Великобритании в феврале 2007 г. опубликовало документ, обобщающий результаты обсуждения заинтересованными сторонами темы «Условия для удовлетворения критерию «изобретательский шаг» в патентном законодательстве Великобритании и практика их толкования». В нем закреплена следующая позиция ведомства: сущность концепции «изобретательский шаг» должна толковаться не только в правовом, но и коммерческом аспекте, так как усовершенствование патентной системы способствует инновациям и развитию конкуренции, обеспечивающей экономический рост.

Ст. 56 Европейской патентной конвенции устанавливает наличие у изобретения изобретательского шага, если оно, по мнению среднего специалиста, не вытекает очевидным образом из предшествующего уровня техники. Тест Европейского патентного ведомства для установления изобретательского шага (тест ЕПО) состоит из трех этапов:
   определение ближайшего к изобретению прототипа;
   формулирование задачи;
   получение ответа на вопрос, является ли исходящее из ближайшего прототипа решение задачи, которое охарактеризовано в патентной формуле, очевидным среднему специалисту.

В руководстве ЕПВ по экспертизе заявок на выдачу европейского патента дано следующее толкование: понятие «очевидное» означает то, что логически вытекает из известного уровня техники, то есть не требует каких-либо способностей сверх тех, которые можно предполагать у специалиста в данной области техники.

В соответствии с законодательством Японии патент не выдается на изобретение, которое мог бы легко создать средний специалист в данной области до даты подачи заявки. Положения этой статьи ориентируют экспертов на оценку легкости пути, пройденного изобретателем. Чем труднее было создать изобретение, тем больше вероятность, что оно удовлетворяет критерию «изобретательский шаг».

Концепция среднего специалиста

Из анализа приведенных правовых норм следует вывод о том, что законодатели разных стран ввели правовую фикцию в лице вымышленного среднего специалиста для преодоления концептуальных препятствий при установлении очевидности/неочевидности изобретений.

Суды моделируют мыслительный процесс среднего специалиста, заслушивая мнения независимых технических экспертов. При рассмотрении дела «Поззоли против БДМО» английский судья Левайсон принял решение об очевидности рассматриваемого изобретения, вдохновленный следующим обстоятельством: независимому эксперту, приглашенному в суд, понадобилось всего 45 минут для «рождения» изобретения, аналогичного рассматриваемому.

Мнение каждого технического эксперта об очевидности/неочевидности изобретения основывается на его собственной точке зрения на решенную изобретателем задачу. В большинстве случаев приглашенных экспертов нельзя упрекнуть в недобросовестности. Иногда судьям не составляет труда однозначно отдать предпочтение основанным на мнениях экспертов аргументам одной из спорящих сторон, однако большинство дел характеризуется равной степенью весомости доводов истца и ответчика.

Концепция среднего специалиста, обладающего неограниченной способностью анализировать факты, но лишенного способности творчески мыслить, уязвима для критики. Некоторые правоведы предлагают рассматривать среднего специалиста как человека, обладающего помимо способности к анализу средним уровнем творческой фантазии. Другие считают неправомерным формулирование судьями вывода о неочевидности/очевидности изобретения на основании мнения несуществующего технического специалиста с совершенной памятью, который якобы знаком со всеми источниками информации, характеризующими уровень техники, и способен творчески их анализировать.

Многие правоведы считают, что тест для установления неочевидности изобретения должен постоянно пересматриваться в связи с испрашиванием правовой охраны нетрадиционных объектов, порожденных новыми технологиями. В этих случаях уместнее говорить не об одном, а о группе специалистов, каждый из которых искушен в своей узкой области.

Практика судов США

Первое решение верховного суда США по вопросу очевидности восходит к 1850 г., когда он аннулировал патент на керамическую дверную ручку, форма которой была тождественна форме известной дверной ручки на основании очевидности замены дерева на керамику. В 1875 г. верховный суд, ориентируясь на критерий «неочевидность», вынес решение по делу, которое не относится к изобретению, характеризующемуся заменой материала.

В 1966 г. толкование понятия «неочевидность» было отражено верховным судом в тесте «Грэхэм» при рассмотрении дела «Грэхэм против Джон Диэри». Этот тест по установлению различий между известным уровнем техники и патентной формулой и их оценке «прожил» 40 лет.

Практика рассмотрения патентных споров федеральным апелляционным судом (далее – апелляционный суд) характеризуется вынесением решений, противоречащих друг другу, в связи с чем растет число обжалований. В 2002 – 2006 гг. верховный суд пересмотрел все восемь обжалованных решений апелляционного суда, вынесенных им в этот период.

В 2007 г. верховный суд рассмотрел жалобу на решение апелляционного суда по делу «КСР против Телефекс». Фирма «Телефекс» – производитель запчастей для автомобилей, в том числе педалей газа, приобретшая по лицензионному договору права на патент США № 6237566 по заявке, поданной в 1999 г., предъявила иск к своему конкуренту – фирме «КСР» (Канада), утверждая, что последняя нарушила ее права на этот патент по п. 4 формулы изобретения.

Фирма «КСР» подала встречный иск о признании патента США № 6237566 недействительным, так как техническое решение не удовлетворяет критерию «неочевидность». Изобретение по оспоренному патенту относится к снабженной электронным датчиком автомобильной педали с программным управлением. Притязания, изложенные в п. 4 формулы, характеризуют размещение электронного датчика в конкретной точке, а именно: на шарнире педали.

Суд, применив тест «Грэхэм», установил весьма небольшие различия между решением, охарактеризованным в п. 4 формулы оспоренного патента, и решением по противопоставленному ответчиком патенту США «Асано» с более ранним приоритетом. В решении суда, удовлетворившего встречный иск, подчеркнуто, что в отчете о патентном поиске, приложенном к решению ведомства о выдаче патента США № 6237566, ни патент «Асано», ни другие противопоставленные ответчиком патенты не упомянуты.

Апелляционный суд, рассмотрев апелляцию фирмы «Телефекс», пересмотрел решение суда первой инстанции. Фирма «КСР» подала жалобу, при рассмотрении которой верховный суд спустя более 40 лет после дела «Грэхэм» вновь обратился к толкованию понятия «неочевидность». Верховный суд на основании разработанного им теста для установления неочевидности изобретения (далее – тест «КСР») аннулировал оспоренный патент. В решении верховного суда этот тест сформулирован следующим образом.

Вывод об очевидности (неочевидности) изобретения, в том числе изобретения представляющего комбинацию двух известных элементов, должен формулироваться с учетом анализа ответа на вопрос: превосходит ли, по мнению среднего специалиста, степень усовершенствования технического объекта предсказуемую степень его усовершенствования вследствие использования ранее известных элементов, функции которых известны?

Очевидное предложение об объединении двух известных элементов в комбинацию, обеспечивающую предсказуемый результат, означает в большинстве случаев очевидность такой комбинации в свете положений ст. 103(а) патентного закона США.

При экспертизе изобретений, представляющих комбинацию известных элементов, решения об отказе в выдаче патента на основании ст. 103(а) должны выноситься ведомством с учетом анализа мотивов, которыми руководствовался изобретатель, задумав объединить известные элементы способом, изложенным в патентных притязаниях.

В решении верховного суда отмечено, в частности, следующее. Используемый долгие годы апелляционным судом тест «TСM» для установления неочевидности изобретения следует пересмотреть для более гибкого его применения. Апелляционный суд применил тест «TСM» в манере, несовместимой со здравым смыслом, прецедентными решениями и законодательством. Посылка апелляционного суда о том, что средний специалист, оценивающий очевидность изобретения, должен быть ограничен выбором элементов и методов, известных только в той же самой области техники, неправомерна.

Из предшествующего уровня техники известны различные педали газа с расположенными на них датчиками, например, патент США «Асано», на основе которого проектировались автомобильные педали в 70-х гг. ХХ в. Из патентов США по заявкам, поданным соответственно в 1991 и 1990 гг., известен электронный датчик, расположенный на шарнире педали, а в описаниях многих других патентов, выданных ранее 1999 г., имеется информация о том, что шарнир педали является идеальным местом для размещения датчика. Из анализа этих источников следует, что изобретение по оспоренному патенту представляет непатентоспособную комбинацию известных элементов.

Патентное ведомство отреагировало на решение верховного суда через 4 дня после его оглашения: вице-президент патентного ведомства 3 мая 2007 г. направил в технологический центр США меморандум, в котором сообщил, что ведомство после тщательного изучения решения верховного суда разработает новые рекомендации по экспертизе заявок на выдачу патентов. В частности, они будут ориентировать экспертов на тщательный анализ мотивов, которые побудили изобретателя объединить в своем изобретении известные элементы, и на объективную оценку возможностей среднего специалиста повторить путь, пройденный изобретателем.

На решение верховного суда отреагировал и апелляционный суд, который спустя девять дней после его вынесения, ориентируясь на тест «KСР», признал правомерным решение суда первой инстанции об аннулировании патента «Липфрог» на обучающее устройство, в котором ребенок, нажав на клавишу с изображением той или иной буквы, слышит ее произношение.

Вышеприведенное решение верховного суда от 30 апреля 2007 г. (дело «KСР») незамедлительно вызвало большой резонанс в прессе. В газете «Нью-Йорк таймс» от 1 мая 2007 г. была опубликована статья «Верховный суд устанавливает преграды на пути патентования», в которой отмечено: верховный суд вынес самое важное решение в отношении патентоспособности изобретений, запретив предоставление патентной охраны новым объектам, представляющим собой комбинацию известных элементов, если такая комбинация характеризуется предсказуемым результатом. Эксперты патентного ведомства считают, что решение верховного суда окажет громадное воздействие на развитие патентной системы в будущем.

Практика английских судов

В 1890 г. в решении по делу «Вискерз против Сиддел» была закреплена следующая посылка: очевидность изобретения – это его очевидность для каждого, кто знаком с той областью техники, к которой оно относится.

Спустя 70 лет судья Сакс при рассмотрении дела «Дженерал тайэ против Файэсторн» (1972 г.) ориентировался при толковании слова «очевидное» на его словарное определение: «очень явное». Со временем такое простое толкование понятия «очевидность» не изменилось из-за упорного нежелания английских судов дать собственную интерпретацию этого понятия. По мнению лорда Диплока, зафиксированному в решении по одному из дел (1967 г.), правомерность решения суда, выносимого по вопросу неочевидности, не может зависеть от того или иного толкования этого понятия. Можно, однако, констатировать, что при рассмотрении некоторых дел суды отходят от позиции толкования понятия «неочевидность» в словарном аспекте.

В решении по делу «Бритиш селензе, лтд. против Котчаулдз, лтд.» (1935 г.) отмечено: общепризнано, что расположение рядом двух известных элементов не является охраноспособным изобретением, однако в тех случаях, когда взаимодействие старых элементов обусловило новый или усовершенствованный результат, возникает основание для патентования замысла, характеризующего особый способ их объединения.

При рассмотрении в 1985 г. дела «Виндсерфинг интернешнэл инк. против Фэбур марин, лтд.» для проверки соответствия изобретения критерию «изобретательский шаг» был выработан тест, названный впоследствии «Виндсерфинг». Он состоит из четырех этапов:

выявление изобретательской концепции;

идентификация знаний обыкновенного (лишенного воображения) специалиста в соответствующей области техники;

выявление различий между предшествующим уровнем техники и патентными притязаниями, и если они есть, то определение их существенности;

установление ответа на вопрос: означают ли выявленные различия изобретательский шаг, который очевиден обыкновенному специалисту, или этот шаг очевиден только лицу с некоторой степенью сообразительности.

В 2006 г. апелляционный суд после рассмотрения дела «Поззоли против ВДМО» пришел к выводу о целесообразности изложить тест «Виндсерфинг» в следующей редакции:

идентифицировать специалиста, искушенного в соответствующей области техники, оценить его знания;

идентифицировать изобретательскую концепцию, выраженную в четко сформулированных патентных притязаниях или дать их толкование в случае, когда эта концепция идентифицируется с большими трудностями;

выявить различия между решениями, известными из источников, относящихся к той или иной части уровня техники, и изобретательской концепции, отраженной в формуле изобретения (при неоднозначности патентных притязаний дать их толкование);

получить ответ на вопрос: обусловливают ли выявленные отличия изобретательский шаг, очевидный обыкновенному специалисту, и в случае отрицательного ответа понять, характеризуются ли выявленные отличия некой степенью изобретательности, которая представляется неочевидной обыкновенному специалисту?

Дело «Сабаф спа против МФИ фурнитур сентре, лтд.» (2004 г.) дошло до палаты лордов. Решение апелляционного суда, пересмотревшего решение суда первой инстанции, который, применив тест «Виндсерфинг», установил очевидность изобретения по известности совокупности его признаков из предшествующего уровня техники, было признано палатой лордов неправомерным. В решении палаты лордов отмечено, в частности, следующее. Простая комбинация не взаимодействующих друг с другом элементов, известных из предшествующего уровня техники, является непатентоспособной в отличие от комбинации двух элементов, объединенных неизвестным ранее способом. Суд первой инстанции на основании анализа результатов теста «Виндсерфинг» пришел к правомерному выводу о непатентоспособности рассматриваемого изобретения.

В контексте рассматриваемой темы интересны три судебных решения.

1. Фирма «В энд A», изготавливающая на основе патента Великобритании № 2266045, выданного на имя миссис Хаберман, сосуды для кормления младенцев, подала иск в патентный суд о нарушении ее прав фирмой «Джакел интернэшнл, лтд.», которая подала встречный иск о признании патента № 2266045 недействительным.

Несоответствие изобретения, защищенного оспоренным патентом, критерию «изобретательский шаг», было мотивировано ответчиком на основании следующих ссылок:
   патенты (один из которых – патент США, выданный в 1845 г., а другой – на несколько месяцев ранее даты приоритета оспоренного патента 7 апреля 1992 г.);
   брошюры, опубликованные в 1990 – 1991 гг.;
   материалы, свидетельствующие об использовании в 1987 г. сосудов, аналогичных тем, в которых воплощен оспоренный патент.

Сосуд по оспоренному патенту представляет собой сосуд с имеющей носик в форме жесткого или полужесткого мундштука крышкой, в которой расположены два самозакрывающихся клапана (впускной и выпускной) щелевидной формы для предотвращения вытекания жидкости из сосуда. Ответчик утверждал, что бутылочки для кормления младенцев, снабженные эластичными сосками с щелевидным клапаном, были широко известны из противопоставленных источников до даты приоритета оспоренного патента.

Истец доказывал, что сосуд по патенту № 2266045 не является детской бутылочкой, а представляет собой усовершенствованный вариант одной из известных чашек для обучения младенцев питью, техника которого отличается от сосания. Парируя этот довод, ответчик для усиления убедительности своего аргумента утверждал: осуществленный миссис Хаберман перенос широко известных щелевидных клапанов из детских бутылочек в обучающую питью чашку очевиден даже незрячему специалисту.

В решении патентного суда от 15 января 1999 г., отклонившего встречный иск, отмечено, в частности, следующее. Приглашенные в суд технические эксперты формулируют выводы об очевидности или неочевидности изобретения, опираясь на принципы физики, химии и других наук, воплощенные в большинстве изобретений. При установлении очевидности/неочевидности изобретения следует анализировать ответы на следующие вопросы:

какая задача (проблема) была решена изобретателем;

как долго она оставалась нерешенной;

насколько значительна задача;

как широко была известна ее постановка и как широк круг лиц, пытавшихся ее решить;

каков предшествующий уровень техники, известный лицам, искавшим решение задачи;

какие были альтернативные варианты решения задачи до даты приоритета рассматриваемого изобретения;

каковы факторы, сдерживавшие распространение очевидного технического решения;

каким спросом на рынке пользуется изделие, изготовленное на основе изобретения;

в какой степени коммерческий успех изделия обусловлен техническими достоинствами изобретения, воплощенного в нем?

Идентифицированная в соответствии с тестом «Виндсерфинг» изобретательская концепция, реализованная в оспоренном патенте, заключается в использовании простого щелевидного клапана для нерешенной на дату приоритета этого патента задачи: предотвращение утечки жидкости из обучающей питью чашки.

Ни один из противопоставленных источников информации не является основанием для вывода об очевидности изобретения, защищенного оспоренным патентом. Коммерческий успех сосудов, изготовляемых истцом, обусловлен применением простых по конструкции щелевидных клапанов. Чем проще техническое решение, тем легче объяснить его сущность и доказать очевидность. Такая позиция отражает иногда несправедливость в отношении изобретателя простого устройства.

Степень изобретательского шага в патенте № 2266045 низка и характеризуется простотой решения. Такой шаг мог совершить любой из конструкторов посуды того же назначения, по крайней мере в течение 10 лет до даты приоритета оспоренного патента, но тем не менее ни один из них его не совершил. Это доказывает неочевидность изобретения по оспоренному патенту, несмотря на то, что его сущность состоит в применении известного устройства по известному назначению.

В связи с изложенным отсутствуют основания признать патент № 2266045 недействительным.

2. Дело «Аэротел, лтд. против Телко холдинг, лтд.» характеризуется следующими обстоятельствами. Истец обвинил ответчика в нарушении прав на патент Великобритании № 2178171B1, а ответчик подал встречный иск о признании этого патента недействительным в отношении п. 9 формулы, притязания по которому сформулированы следующим образом: система для осуществления телефонных разговоров с любой доступной телефонной станции, включающая:

средства соединения телефонных станций, с которых ведутся разговоры, с особым коммутатором;

запоминающие устройства в особом коммутаторе, хранящие информацию о кодах, идентифицирующих абонентов, и сведения о предоплате услуг связи;

средства сверки кода звонящего лица с кодами абонентов, хранящимися в коммутаторе;

средства проверки факта неисчерпания предоплатного аванса;

средства для соединения станций с исходящими звонками со станциями с входящими звонками.

По мнению ответчика, оспоренный патент характеризует объект, представляющий собой один из методов предпринимательства, неохраняемых в соответствии с Европейской патентной конвенцией (положения которой инкорпорированы в патентное законодательство Великобритании). Истец утверждал, что охраноспособность решения, защищенного оспоренным патентом, обусловлена новым способом взаимодействия известных элементов.

Суд первой инстанции аннулировал оспоренный патент, которым защищен особый способ оплаты телефонных разговоров, на основании отнесения рассмотренного объекта к категории неохраноспособных, перечисленных в п. 2 ст. 52 ЕПК, а именно: к категории методов предпринимательства.

Это решение было пересмотрено 27 октября 2006 г. апелляционным судом, который оставил действие оспоренного патента в силе.

Апелляционный суд, проанализировав четыре разных подхода к решению вопроса об отнесении объекта к категории неохраноспособных в аспекте положений п. 2 ст. 52, остановился на подходе под названием «добавление». Здесь необходимо ответить на вопрос: заключается ли шаг, предпринятый изобретателем, лишь в добавлении к известному объекту непатентоспособного элемента? При положительном ответе рассматриваемый объект подпадает под действие положений п. 2 ст. 52.

На момент рассмотрения дела апелляционным судом патентное ведомство опубликовало тест, который необходимо применять в рамках подхода «добавление».

Этот тест изложен в следующей редакции:

дать тщательное толкование патентных притязаний;

идентифицировать действительное добавление;

ответить на вопрос, характеризуется ли добавление лишь неохраноспособным элементом;

проверить ту часть добавления, которая не подпадает под действие положений п. 2 ст. 52, на соответствие ее сущности природе технических решений.

Применив этот тест, апелляционный суд установил следующее. Изобретение, защищенное оспоренным патентом, характеризуется не только использованием частей известного коммуникационного оборудования, которые взаимодействуют между собой по-новому, в комбинации с добавленным элементом, который не подпадает под действие положений п. 2 ст. 52, но и техническим характером добавленного элемента, что исключает отнесение рассматриваемого изобретения к категории методов предпринимательства.

3. Фирма «Анджиотек» подала встречный иск о признании недействительным принадлежащего фирме «Конор» европейского патента на основании того, что патентные притязания не отличаются от предшествующего уровня техники: патент «Вулф» (1) и патент «Копиа» (2). Аналогичный иск был подан в суд г. Гаага.

Из патента (1) известен стент (эндопротезы , вводимые в кровеносные сосуды для предупреждения их непроходимости) с полимерным покрытием и пять входящих в его состав лекарственных средств, каждое из которых включает сотни ингредиентов. Из перечисленных альтернативных ингредиентов в патенте (1) упомянут наряду с другими таксол. Патент (2) раскрывает наряду с субстанциями, известными из патента (1) (к примеру, таксол), и дополнительные лекарственные средства.

Апелляционный суд Великобритании, охарактеризовав изобретательскую концепцию оспоренного патента как стент, покрытый полимером, из которого выделяется лекарственное средство – таксол, предотвращающее рестеноз (повторное сужение кровеносных сосудов), пришел к следующему заключению. Выбор таксола из множества альтернативных компонентов с целью исследования его потенциального влияния на рестеноз очевиден среднему специалисту, что является основанием для признания оспоренного патента недействительным.

Решение нидерландского суда

Суд в г. Гаага на следующий день после вынесения апелляционным судом Великобритании решения по делу «Конор против Анджиотек» вынес в отношении того же патента противоположное решение. Нидерландский суд, руководствуясь тестом «ЕПО», так определил насущную проблему: введение стента с полимерным покрытием в сосуд для его расширения не предотвращает повторный рост ткани, блокирующий проход жидкости по сосуду. В решении этого суда, в частности, отмечено следующее.

В патентах (1) и (2) отсутствуют конкретные указания на возможность использования на наружной поверхности стента таксола именно для предотвращения рестеноза. Из свидетельских показаний следует, что свойство таксола предотвращать рестеноз не прогнозировалось учеными. Фирма «Анджиотек» не представила каких-либо убедительных доказательств того, что использование таксола для лечения суженных сосудов является очевидным среднему специалисту. Рассматриваемое изобретение можно было бы признать очевидным только в том случае, если средний специалист в качестве лекарственного средства, предотвращающего рестеноз, выбрал бы таксол из ряда других веществ.

Изобретение, защищенное оспоренным патентом, удовлетворяет критерию «неочевидность», так как среднему специалисту, который может исследовать лишь ограниченное число ингредиентов, не под силу исследование совокупности нескольких сотен субстанций для выявления таксола в качестве наиболее эффективного лекарственного средства, предотвращающего рестеноз.

Заключение

Представляется заслуживающим внимания взгляд английского судьи Памфрэй на толкование понятия «средний специалист», который при рассмотрении дела «Конор», исходя из своего опыта, заявил: неуловимому (мифическому) среднему специалисту может казаться очевидным как все, так и ничего.

Суды США и Австралии, в отличие от судов Великобритании, склонны рассматривать наряду с основными источниками информации сведения из другой области техники. Суды США часто дополняют разработанный при рассмотрении дела «Грэхэм» тест не предусмотренной законодателем оценкой (на основе анализа свидетельских показаний) коммерческого контекста объекта патентования.

Под коммерческими обстоятельствами подразумеваются:
   коммерческий успех изобретения;
   давно назревшая потребность в устройстве, в котором воплощено рассматриваемое изобретение;

   неудачные в течение многих лет попытки изобретателей решить востребованную обществом задачу.

Английские суды не склонны рассматривать коммерческий контекст изобретения. По их мнению, трудно отделить степень влияния изобретательской концепции, воплощенной в товаре, на его коммерческий успех от эффекта рекламной кампании.

Юрист Харрис, автор статьи «Почему очевидность так не очевидна», считает: если решение суда о непатентоспособности изобретения, принятое без его оценки в коммерческом контексте, не способствует развитию экономики, то такое положение должно быть устранено законодательными органами путем изменения патентного закона, а не судами, которые, рассматривая коммерческий контекст объекта патентования, вторгаются в правовое поле законодателя.

Анализ судебной практики в Старом и Новом Свете показывает, что решения английских судов об очевидности рассматриваемого объекта патентования соответствуют решению верховного суда США по делу «KСР» при оценке предсказуемости средним специалистом результата, достигнутого изобретателем. Противоположные (в зависимости от широты толкования патентной формулы) решения судов разных стран по вопросу недействительности/действительности одного и того же патента с учетом анализа одних и тех же источников информации, характеризующих предшествующий уровень техники (например, дело «Импрувер», рассмотренное английским, а затем немецким судом), приводят адвокатов в замешательство при прогнозировании исхода судебного разбирательства в связи с подачей иска о нарушении прав патентообладателя. Ведь существует риск лишиться прав при удовлетворении встречного иска ответчика о признании патента истца недействительным.

По мнению некоторых правоведов, привлечение ведомством технических экспертов при проверке соответствия заявленного изобретения критерию «неочевидность» повысило бы качество экспертизы. Однако при этом увеличивается срок рассмотрения заявок, что снижает стремление инвесторов спонсировать разработку новых изделий.

В 2006 г. в Вашингтоне состоялась конференция, посвященная предупреждению глобального кризиса патентной системы, обусловленного обвальным ростом числа заявок на изобретения. (Например, в США за последние 15 лет было выдано 2 млн. патентов по сравнению с 5 млн. патентов, выданных в течение 200 лет, начиная с 1790 г.). По этой причине вследствие дефицита времени ведомства стали выдавать патенты на очевидные технические решения. Это означает превращение патентной системы, призванной способствовать техническому прогрессу, в систему, препятствующую его развитию вследствие предоставления правовой охраны решениям, монополия использования которых не может быть предоставлена ни одному из производителей.