Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Обязательное использование товарного знака

Гаврилов Эдуард Петрович

Э.П.ГАВРИЛОВ – докт. юрид. наук

Комментируется ст. 1486 ГК РФ, предусматривающая, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае его неиспользования.

Норма, на которой базируется комментируемая статья, может быть сформулирована следующим образом: владелец товарного знака обязан использовать товарный знак. Если товарный знак не используется в течение трех лет, то его правовая охрана досрочно прекращается в случае поступления соответствующего заявления (ходатайства) заинтересованного лица.

К сожалению, эта норма прямо в ГК не сформулирована, хотя ст. 1486 именно из нее и исходит. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием подается в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом. Так как понятие «заинтересованное лицо» не поясняется, следует считать, что таковым может быть юридическое лицо или гражданин-предприниматель, права или интересы которого затрагивает оспариваемый товарный знак.

В заявлении должно содержаться ходатайство о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. На основе заявления правовая охрана товарного знака должна быть прекращена, если будет установлено, что он не использовался в течение трех лет после государственной регистрации или после окончания предшествующего его использования. Любое использование товарного знака прерывает этот срок. Под государственной регистрацией подразумевается регистрация товарного знака как национальным, так и международным регистрирующим органом (на основе международных договоров России).

Имеется, однако, еще одно дополнительное условие для того, чтобы на основе поступившего заявления правовая охрана товарного знака была досрочно прекращена: заявление должно поступить в Палату по патентным спорам по истечении указанного трехлетнего периода неиспользования, причем на дату, предшествующую поступлению заявления, товарный знак продолжает не использоваться.

П. 2 ст. 1486 ГК определяет понятие использования товарного знака, которое подлежит применению при рассмотрении поступившего заявления, то есть использование в смысле комментируемой статьи. По своему объему это использование не совпадает с тем «использованием» товарного знака, которое составляет содержание исключительного права на использование. Кроме того, это использование должно осуществляться определенным лицом. Любое иное использование не считается использованием в контексте ст. 1486 ГК и ведет к прекращению правовой охраны товарного знака.

При определении объема (содержания) использования комментируемая статья отсылает к п. 2 ст. 1484 ГК: по общему правилу лишь то использование, которое указано в этом пункте, считается использованием товарного знака по ст. 1486, исключающим досрочное прекращение его правовой охраны.

Следует обратить внимание, что учитываются узкие и конкретные понятия использования, содержащиеся в п. 2 ст. 1484 ГК, а не широкие и абстрактные, имеющиеся в п. 1 ст. 1484 (а также и в ст. 1229). Нельзя не отметить, что такое решение (а оно является правильным) свидетельствует о несостоятельности концепции «безбрежного» исключительного права, что не может не учитывать практика[1].

Таким образом, поскольку в соответствии с первым абзацем п. 3. ст. 1486 ГК установлено, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе, он и должен доказать, что использован товарный знак был способом, который указан хотя бы в одном подпункте п. 2 ст. 1484 ГК. Кроме того, правообладатель должен доказать, что осуществлявшееся использование товарного знака было «непосредственно связано с введением товара в гражданский оборот».

Действия, указанные в подпунктах 2 – 5 п. 2 ст. 1484 ГК, следует считать «непосредственно связанными с введением товара в гражданский оборот»: эти действия всегда становятся известны третьим лицам (покупателям, потребителям), они свидетельствуют о намерении пустить товары, маркированные товарным знаком, в гражданский оборот, даже если фактически они еще не находятся в гражданском обороте.

Отметим, что для признания товарного знака использованным, закон не требует фактического нахождения товаров в гражданском обороте. Однако некоторые действия, указанные в подпункте 1 п. 1 ст. 1484 ГК, а именно: производство товаров с товарным знаком, их хранение и транспортировка (перевозка), не должны считаться «непосредственно связанными с введением товаров в гражданский оборот», поскольку они не становятся известны третьим лицам.

Теперь рассмотрим случаи использования товарного знака с некоторыми изменениями. Соответствующая норма п. 2 ст. 1486 читается следующим образом:

«Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается … также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющих на его различительную способность, и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку».

Анализ этой нормы приводит к выводу, что речь идет об использовании обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Никакого иного смысла она не имеет. Вместе с тем нельзя не отметить нечеткость этой нормы: в частности, невозможно понять, как и почему изменение отдельных элементов товарного знака может ограничить предоставленную ему охрану.

В целом рассматриваемая норма, в соответствии с которой использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, признается использованием товарного знака, соответствует общей концепции исключительного права на товарный знак: последнее дает исключительное право правообладателю использовать такое сходное обозначение, а также право запрещать другим лицам такое использование (см. п. 3 ст. 1484 ГК).

В п. 2 ст. 1486 также решен вопрос о том, кто именно, какой субъект должен использовать товарный знак, чтобы такое использование было учтено и правовая охрана товарного знака не была прекращена в связи с его неиспользованием. ГК называет трех таких субъектов: правообладатель; лицензиат; другое лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя. Использование товарного знака иными лицами (например, правонарушителем) не должно учитываться.

Правообладателем должно считаться лицо, которое является или являлось владельцем товарного знака, хотя бы часть того трехлетнего периода, в течение которого должно иметь место использование.

Лицензиатом считается лицо, которое имеет договор с правообладателем, зарегистрированный надлежащим образом. Только с момента такой регистрации использование товарного знака лицензиатом имеет правовое значение. Однако, если использование осуществлялось будущим лицензиатом в тот период, когда Роспатент должен был зарегистрировать лицензионный договор, но не сделал этого, такое использование должно считаться использованием, осуществляемым лицензиатом.

Под «другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя», следует понимать лицо, которое использует товар, маркированный товарным знаком, после того, как исключительное право на товарный знак считается исчерпанным (ст. 1487 ГК). Но под это понятие других лиц подпадают и некоторые иные лица.

В споре, касающемся комбинированного товарного знака со словесным элементом «JB», зарегистрированного для ликеров, владелец товарного знака (чешская фирма) изготовлял продукцию (ликер «Бехеровка»), маркированную товарным знаком, на территории Чехии и там продавал ее покупателям, в частности, оптовому покупателю. Последний ввозил готовую продукцию на территорию России и продавал в России (перепродавал), не видоизменяя упаковку и маркировку ликера. Никаких правонарушений при этом оптовый покупатель не совершал.

Президиум Высшего арбитражного суда заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака на территории России в связи с его неиспользованием отклонил, указав, что в данном случае фирма Чехии «сама использовала на территории России свой товарный знак»[2]. Следует полагать, что в данном случае использование товарного знака осуществляло «другое лицо», находящееся «под контролем правообладателя».

Норма, содержащаяся в первом абзаце п. 3 ст. 1486, возлагает бремя доказывания фактов использования товарного знака на правообладателя. Он имеет право требовать от своего правопредшественника и лицензиата сообщить ему такие факты. Податель заявления не обязан представлять доказательств того, что товарный знак не использовался.

В соответствии с нормой, содержащейся во втором абзаце п. 3 ст. 1486, Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может принять во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам. Данная норма предусматривает право Палаты по патентным спорам оценить такие доказательства и либо согласиться с правообладателем, либо отвергнуть его доводы.

Следующие гипотетические примеры иллюстрируют эту норму. Неиспользование товарного знака в случае, если налоговая инспекция арестовала все счета организации, что впоследствии было признано незаконным, является извинительным доводом для неиспользования. Напротив, если правообладатель выдал исключительную лицензию лицензиату, который взял на себя обязательство использовать товарный знак, но не использовал его, не должно считаться извинительным доводом для неиспользования.

В п. 4 ст. 1486 указывается, что прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования означает прекращение действия исключительного права на товарный знак. Оно действует с даты подачи соответствующего заявления.

Из п. 1 ст. 1486 вытекает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно лишь в отношении части товаров, для которых товарный знак не использовался. Правовая охрана товарного знака сохраняет свою силу в отношении тех товаров, для которых он использовался.

Таким образом, возможно частичное прекращение правовой охраны товарного знака. В этих случаях она будет действовать в более узких рамках.


[1] Гаврилов Э. Общие положения права интеллектуальной собственности: краткий комментарий к главе 69 ГК//Хозяйство и право. 2007. № 9. С. 26 – 28.
[2] Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 13 апреля 2004 г. № 1164/04//Патенты и лицензии. 2004. № 9. С. 80.