Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 


Федерация Защиты Правообладателей

Российский или евразийский патент: сомнения в процессе выбора

В.Н.ДЕМЕНТЬЕВ – евразийский и российский патентный поверенный, канд. юрид. наук

На переговорах обсуждался вопрос о возможном изменении стратегии патентования, а именно: целесообразности перехода с использовавшейся клиентом исключительно российской национальной процедуры приобретения патентных прав на евразийскую. Сразу оговорюсь, что из-за характера производимой и экспортируемой продукции клиента не интересует приобретение патентных прав в иных странах – участницах Евразийской патентной конвенции (ЕАПК), кроме России, поэтому финансовые вопросы не обсуждались. Совершенно очевидно, что евразийская процедура приобретения прав, ограниченных территорией одного государства, заведомо более затратна, чем национальная.

Клиента интересовали следующие вопросы, положительный ответ на которые мог бы подвигнуть его на выбор евразийской процедуры даже при более высоких затратах. Не является ли евразийский патент более сильным, нежели российский? Не получит ли заявитель дополнительные преимущества в процессе рассмотрения евразийской заявки?

Мой ответ на первый вопрос был отрицательным: не является. Более того, евразийский патент более слабый, поскольку предоставляет патентообладателю меньший объем прав, чем российский.

Дело в следующем. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ внес изменения в ст. 10 Патентного закона России от 23 сентября 1992 г., установив, что при определении, является ли изобретение использованным (а патент нарушенным, если использование изобретения осуществляется без разрешения патентообладателя), учитываются признаки, эквивалентные приведенным в независимом пункте формулы изобретения, ставшие известными в качестве таковых в данной области техники до совершения действий, которые закон относит к нарушающим исключительное право патентообладателя. Данная норма сохранена и в четвертой части ГК РФ (ст. 1358).

В то же время правило 12 Патентной инструкции к ЕАПК в качестве эквивалентных признаков, принимаемых во внимание при толковании формулы изобретения в случае его использования, рассматривает лишь известные в качестве таковых «до даты подачи евразийской заявки, а если установлен приоритет – до даты приоритета изобретения».

Не нужно доказывать, что чем шире круг эквивалентных признаков, тем шире границы и больше объем исключительных прав патентообладателя. К тому же следует иметь в виду, что нарушение патентов происходит, как правило, по истечении значительного времени их действия. В области же фармацевтики, например, оно вообще сдвигается к концу срока действия патентов, когда начинается регистрация «производных» лекарственных средств, так называемых «дженериков». Практически два десятка лет, а с возможностью продления срока действия таких патентов и больше, – громадный срок для возможности появления технически эквивалентных средств, которые не были известны в качестве таковых на дату приоритета изобретения, но стали таковыми к моменту нарушения патента.

Рассмотрим пример. Синтезировано новое химическое соединение, проявившее значимую терапевтическую эффективность. Само соединение оказалось физически и химически неустойчивым, и патент был выдан на химически устойчивую форму соли этого соединения, которая успешно прошла стадию клинических испытаний.

После выдачи патента начались интенсивные поиски (в том числе и конкурентами) другого вида соли того же соединения, которая также могла бы использоваться в терапевтической практике. И такая соль была найдена и описана. В последующем она была зарегистрирована (получила разрешение на медицинское применение) в России, после чего конкурент начал ее ввоз и продажу.

В ситуации выдачи российского патента конкурент окажется его нарушителем, поскольку на дату совершения действий по ввозу и продаже продукта используемая соль стала известной в качестве эквивалентной запатентованной. Но поскольку данная известность наступила после даты приоритета запатентованного изобретения, она не могла считаться эквивалентной соли по евразийскому патенту.

Следует заметить, что в биологии, медицине, то есть в области живой природы, практически не существует априори эквивалентных признаков, в отличие от «мертвой» техники. Ситуацию в рассматриваемом примере не изменило бы даже и такое обстоятельство, как получение конкурентом собственного патента на «свою» соль (что не исключено, поскольку ее «выбор» являлся и новым, и неочевидным). В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ российский патент первого патентообладателя считался бы нарушенным и в этом случае.

Ситуация, когда патенты, действующие на территории одного и того же государства, оказываются в разных правовых режимах, создает дополнительные сложности для судов, рассматривающих споры о нарушении патентных прав, особенно учитывая такие обстоятельства, как рассредоточенность этих дел по множеству судов (в отличие от споров о действительности выданных патентов) и сложность применения норм о технических эквивалентах.

Каков выход? Естественно, что таковым не является копирование российского законодательства. Выход видится в отказе в евразийском законодательстве от увлеченности детализацией норм материального права, относящихся к действию уже выданного патента. В связи с этим интересно отметить, что условие известности эквивалентных признаков на дату подачи евразийской заявки отсутствовало в первоначальной редакции Патентной инструкции. Тем самым данный вопрос относился к национальной юрисдикции, и данное условие появилось только в последующих ее изменениях. Представляется целесообразным вернуться к «базовой» редакции правила 12 этой Инструкции.

Увлеченность нормотворчеством привела к появлению документа, который, на мой взгляд, в последнее время у экспертов евразийского ведомства вытесняет, подменяет Патентную инструкцию. Речь идет о Правилах составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в евразийском патентном ведомстве (далее – Правила).

Легитимность данного документа вызывает лично у меня большие сомнения. По своему названию (Правила) и содержанию (см. далее) они претендуют на роль нормативно-правового акта, обязательного для использования, в том числе и заявителями. Однако договаривающиеся государства, заключая Евразийскую конвенцию, наделили (ст. 3) Евразийскую патентную организацию компетенцией на принятие лишь одного нормативного акта, регулирующего процедуру прохождения евразийской заявки и некоторые вопросы, касающиеся материальных норм патентного права, – Патентной инструкции. При этом полномочия на принятие инструкции были предоставлены не патентному ведомству, а Административному совету Евразийской патентной организации, да еще при условии одобрения квалифицированным большинством. Указанные же Правила, насколько мне известно, Административным советом не рассматривались.

Данный документ может быть полезен и для экспертов, и для заявителей и их представителей, но при условии, если будет иметь методический, а не нормативный характер. Те положения документа, которые не помогают сторонам процесса, а обязывают их к чему-то, должны быть перенесены в Патентную инструкцию, причем с критической оценкой необходимости той или иной нормы, анализом ее не только с позиции интересов ведомства, но и с учетом того, как то или иное изменение повлияет на заинтересованность заявителя в использовании евразийской процедуры.

И здесь приходится констатировать, что развитие евразийского законодательства и практики идут по пути постепенного и существенного их осложнения для заявителя, утрачивая при этом привлекательность.

В доказательство этого тезиса отмечу ряд моментов.

   Обязанность представлять доверенность при подаче заявки, распространяющаяся и на зарегистрированных евразийских патентных поверенных, которые по определению имеют право на представительство перед евразийским ведомством.
   Избыточные ограничения возможностей объединения в одной заявке нескольких объектов изобретения («требование единства изобретения»).
   Необходимость переработки описания изобретения при выдаче патента с измененной формулой изобретения.

Доверенность

Крайняя жесткость подхода Евразийского патентного ведомства в вопросе представительства проявляется, в частности, в дополнении упомянутых Правил (заметим, не Патентной инструкции) следующим положением (правило 1.3.1): «действия представителя, не основанные на доверенности,... считаются несовершенными, представленные... документы к рассмотрению не принимаются,... евразийская заявка считается отозванной»(!).

Сравним цитируемое правило, например, с российским гражданским законодательством, которое для данной ситуации предусматривает более либеральный подход: представительство и при отсутствии доверенности считается правомерным, за исключением случаев, когда представляемое лицо «впоследствии прямо не одобрит» его (ст. 183 ГК РФ). Основываясь на этом положении, Роспатент вообще отказался от обязательного представления доверенности, допуская необходимость в ней лишь в случаях обоснованных сомнений ведомства в полномочиях представителя.

Требование единства изобретения

Сомнения не в пользу выбора евразийской процедуры вызывают и более жесткие (и все более ужесточающиеся) по сравнению с российской условия единства изобретения. Наглядно различия в этом вопросе иллюстрирует полемика на страницах журнала «Патенты и лицензии» между одним из ведущих специалистов Евразийского патентного ведомства М.А.Серовой[1] и В.Ю.Джермакяном[2].

Дискуссия возникла в связи с введением в евразийские Правила (опять-таки в Правила, а не в Патентную инструкцию) следующего условия: «Если заявлена группа изобретений, включающая композицию, способ ее получения и применение, и в ходе экспертизы будет установлено несоответствие композиции требованиям новизны или изобретательского уровня, то... не допускается (выделено мною. – В.Д.) изменение формулы изобретения таким образом, чтобы в измененной ее редакции остались только пункты, относящиеся к способу получения и ее применению».

В.Ю.Джермакян недоумевает, почему при исчезновении из числа объектов композиции исчезает взаимосвязь способа ее получения и применения. Мое солидарное с В.Ю.Джермакяном недоумение по поводу исчезновения «единого изобретательского замысла» в процессе экспертизы основано на следующем.

Требование единства изобретения, как оно определено легитимным нормативно-правовым актом – Патентной инструкцией, – это требование к заявке, а не к охраняемому изобретению. Правило 4 Инструкции гласит: «Евразийская заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательный замысел».

Если заявка на момент ее подачи удовлетворяла этому условию, то есть между изобретениями заявленной группы имелась техническая взаимосвязь, выражаемая одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками (в сравнении с уровнем техники, известным заявителю), то отрицать наличие этой связи по результатам экспертизы означает проверку соответствия требования единства изобретения не заявки, не заявленного, а уже преобразованного экспертом предмета. Однако Инструкция однозначно связывает единство изобретения с «изобретательским замыслом», то есть с группой изобретений в представлении изобретателя, а не эксперта.

Не существует общепринятого понимания и тем более определения «единого изобретательского замысла». В этой ситуации возможен и формализованный подход (по совпадению каких-либо отличительных признаков у заявленной группы изобретений), закрепленный в евразийских правилах, и подход, основанный на «ролевой» взаимосвязи заявленных изобретений, присущий российской практике (допускающей защиту в рамках одного патента, например, целого объекта и его части).

Переработка заявки

В ноябре 2007 г. внесены изменения в п. 3 правила 47 Патентной инструкции, которые дополнительно осложнили процедуру получения евразийского патента. Речь идет о ситуации, когда формула изобретения принимается в иной редакции, нежели заявленная. Заявителю предлагается описание изобретения привести в соответствие с уточненной формулой под угрозой невыдачи патента: «Решение о выдаче евразийского патента принимается после представления заявителем уточненного или исправленного описания изобретения». При этом эксперты не ограничиваются требованием уточнения раздела «Сущность изобретения», а предлагают переработать и подробное описание изобретения, что оборачивается для заявителя не только дополнительными затратами, соизмеримыми иногда с подготовкой новой заявки, но и с утратой информации, которая может оказаться крайне полезной в случае спора о нарушении патента, когда некоторые примеры, исключенные из описания как не входящие в объем изобретения, могли бы служить доказательством эквивалентности признаков.


[1] Серова М.А. И снова о единстве изобретения//Патенты и лицензии. 2009. № 5. С. 9.
[2] Джермакян В.Ю. Нарушение единства изобретения по новым правилам ЕАПВ и четвертой части ГК РФ// Там же. 2008. № 10. С. 6.